김정현 변호사

1. 상표 유사를 다투는 설문조사에 법원이 요구하는 기준

상표 출원이 먼저 등록된 상표와 유사하다는 이유로 거절되면, 출원인이 소비자들이 두 상표를 구별한다는 점을 보이려고 수요자 인식 설문조사 결과를 제출하는 경우가 있습니다. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결은 이러한 설문조사 결과의 증명력을 법관이 어떤 사항을 살펴 판단하는지 구체적으로 제시하였습니다.

판결은 설문조사 결과에 실제 수요자의 인식을 완벽하게 반영할 수 없다는 한계가 있음을 인정하면서도, 객관적 절차와 기준에 맞게 수행된 조사라면 신뢰성 자체를 부정하는 것에는 신중해야 한다고 하였습니다. 동시에 두 상표를 나란히 보여 주고 유사 여부를 직접 묻는 문항은 이격적 관찰의 측면에서 적절하지 않다고 보았습니다. 설문조사를 증거로 내려는 출원인에게는 응답 결과뿐 아니라 조사 설계 자체가 심리 대상이 된다는 점을 보여 준 판결입니다.

2. 탄산수 상표의 거절결정부터 상고기각까지의 경과

원고인 회사는 흰색 영문 ‘VICTORIA’, 회색의 작은 한글 ‘빅토리아’, 물줄기나 폭포를 형상화한 도형으로 이루어진 상표를 탄산수를 지정상품으로 하여 출원하였습니다. 특허청 심사관은 탄산수 등을 지정상품으로 하는 선등록상표 1 등과 유사하다며 상표법 제34조 제1항 제7호를 이유로 등록을 거절하였고, 특허심판원도 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하였습니다.

원고는 심결취소소송에서 2021년과 2022년의 수요자 인식 설문조사 결과를 증거로 제출하였습니다. 원심인 특허법원 2023. 8. 31. 선고 2022허6471 판결은 두 상표의 표장이 유사하고 지정상품도 동일·유사하여 출원상표가 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 보았습니다. 설문조사 결과에 대하여는 조사 대상자 선정과 문항의 상표 제시 방식 등에 문제가 있어 신뢰성이 떨어지므로 증거로 채용하기 어렵다고 판단하였습니다.

대법원은 원심이 문자상표의 유사 판단 기준에 관한 판례를 원용하는 등 이유 설시에 미흡한 부분이 있다고 지적하면서도, 출원상표가 상표등록을 받을 수 없다는 결론은 정당하다고 보았습니다. 설문조사에 관하여도 원심의 근거 일부는 적절해 보이지 않는다고 하면서, A2부터 A5까지 문항의 구성에 비추어 원심의 증명력 판단이 자유심증주의의 한계를 벗어나지 않았다고 보아 원고의 상고를 기각하였습니다.

3. 법무법인 창경 김정현 대표변호사가 짚는 설문조사 설계와 유사 판단의 기준

• Q: 설문조사 결과만 내면 상표가 유사하지 않다는 점이 인정됩니까?
  
  그렇지 않습니다. 설문조사 결과의 증명력은 법관이 자유심증으로 판단하며, 법관은 조사의 설계와 실시가 해당 분야의 객관적 절차와 기준에 맞는지를 살핍니다. 이 사건처럼 문항의 형태나 내용이 신뢰성을 높일 수 있도록 구성되지 않았다면 그 결과는 증거로 채용되지 않을 수 있습니다.

• 가. 요부 가운데 하나만 닮아도 표장이 유사하다고 평가될 수 있습니다
  
  이 사건에서 대법원은 법리와 기록에 비추어 영문 부분과 도형 부분을 모두 요부로 보았고, 그중 영문 부분과 선등록상표 1의 표장이 유사하다고 판단하였습니다. 도형과 색상이 달라 전체 인상이 다르다는 사정만으로 유사성이 부정되지는 않는다는 점을 보여 줍니다. 출원 전에는 요부가 될 만한 부분마다 선등록상표와 외관·호칭을 따로 견주어 보는 것이 좋습니다.

• 나. 설문조사 결과는 자유심증의 대상이어서 조사 절차부터 검증됩니다
  
  민사소송법 제202조에 따라 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실주장이 진실한지 아닌지를 판단합니다. 설문조사 결과도 이 틀 안에서 평가되므로, 조사가 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었다는 점을 자료로 보여 줄 필요가 있습니다. 대법원은 그런 조사라면 신뢰성 자체를 부정하는 데 신중해야 한다고 하였으므로, 조사 대상자 선정과 문항 설계의 과정을 기록으로 남겨 두는 것이 좋습니다.

• 다. 두 상표를 나란히 보여 주는 문항과 문항마다 같은 선택지는 피해야 합니다
  
  대법원은 두 상표를 동시에 제시하고 유사 여부를 직접 묻는 문항이 이격적 관찰의 측면에서 적절하지 않다고 보았습니다. 문항별로 선택지의 내용이나 순서에 차이를 두지 않아 응답이 특정 방향으로 유도될 수 있다는 점도 신뢰성을 인정하기 어려운 사정으로 들었습니다. 조사를 맡기기 전에 모집단과 표본 추출, 조사 장소와 시기, 질문 태도까지 판결이 든 고려사항에 맞추어 설계를 점검하는 편이 안전합니다.
   

4. 상표 출원 거절 단계에서 설문조사를 준비할 때 점검할 사항

설문조사 결과는 조사가 끝난 뒤에 문항 구성을 바꿀 수 없으므로, 설계 단계에서 판결이 든 고려사항을 반영해 두는 것이 중요합니다. 특히 두 상표를 함께 보여 주고 유사 여부를 묻는 방식은 이 사건에서 신뢰성을 낮춘 사정으로 평가되었으므로, 문항과 제시 방식을 다르게 설계할 필요가 있습니다.

현행 상표법 제34조 제1항 제7호 단서는 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우 등록을 받을 수 있게 하되, 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 경우는 제외합니다. 유사 여부를 다투는 것과 함께 이러한 동의를 받을 수 있는지도 출원 단계에서 검토해 볼 수 있습니다.

상표법 제116조에 따르면 거절결정을 받은 자는 그 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 거절결정된 지정상품의 전부 또는 일부에 관하여 심판을 청구할 수 있습니다. 그 기간 안에 유사 판단에 대한 주장과 증거 계획을 함께 세우는 것이 좋습니다. 법무법인 창경 김정현 대표변호사는 지식재산 분야의 자문 경험을 보유하고 있으며, 설문조사를 증거로 삼으려면 조사 기관을 정하기 전부터 문항과 제시 방식을 판결의 기준에 맞추어 검토해 두어야 한다고 조언합니다.

※ 이 주제에서 다루는 법리에 대한 더 자세한 법률지식은 네플라 법률위키 [판례분석] 수요자 인식 설문조사의 증명력과 상표 거절결정: 두 상표 동시 제시 문항을 배척한 기준(대법원 2023후11180) 페이지를 참고하십시오.