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[판례분석] 특허를 받을 수 있는 권리 공유자 일부만이 제기한 심결 취소소송의 적법성

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특허를 받을 수 있는 권리 공유자 일부만이 제기한 심결 취소소송의 적법성
- 대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 판결

특허법 제193조 제3항은 “특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.”고 규정하고 있다. 즉 특허권(특허를 받을 수 있는 권리)의 공유자들이 심판 청구를 하는 경우에는 모두 함께 청구하여야 한다(고유필수적 공동심판). 특허권을 A와 B가 공유하고 있는 경우 A 단독으로 그에 관한 심판청구를 할 수 없는 것이다.

그러나 위 규정은 심판에 대한 것이고 심결 취소소송에 대한 것은 아니어서, 심결 취소소송이 고유필수적 공동소송인지에 대한 견해의 대립이 있어 왔다. A와 B가 함께 심판청구를 하였다가 그 심판에 대한 불복으로 심결 취소소송을 제기하는 경우, 심판의 경우와 마찬가지로 A와 B가 함께 소를 제기해야 하는지, 아니면 A 혼자 청구할 수 있는지의 논의이다.

특허권의 공유자들이 특허권에 갖는 이해관계에 차이가 있는 경우 이는 특히 문제가 될 수 있다. 무효심판 청구가 인용된 경우를 예로 들어보자. 심판 단계에서 피신청인 지위의 특허권자 A와 B는 좋든 싫든 당사자로서 모두 심판에 관여해야 하나, 그 불복의 성격인 무효심결 취소소송은 특허권을 지키고자 하는 자만이 선택적으로 진행하려 할 것이다. 그런데 만약 심결 취소소송을 특허권자 모두가 반드시 함께 제기해야 한다고 보면, 그 특허권으로 사업을 하지 않는 공유자 B가 소송에 협력하지 않는 경우, 이를 주된 사업의 내용으로 하는 특허권자 A까지 취소소송을 제기할 수 없게 되는 것이다. 단독으로 할 수 있다고 보면 A 혼자서도 제기할 수 있게 되는 것이므로 중요한 쟁점이 될 수 있다.

이 논의는 주로 특허권 공동소유의 성격이 무엇인지에 관한 논의와 결부되어 논해져 왔다. 특허권의 공동소유를 민법상 합유 혹은 이와 유사한 성질의 것으로 보는 경우에는 심결취소소송 역시 다른 공유자들과 함께 청구해야 한다는 결론에, 공유 혹은 이와 유사한 성질의 것으로 보는 경우에는 단독으로 가능하다는 결론에 이르는 식이다.

우리 대법원은 과거 “특허의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라고 판시하였으나(대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결)”, 이후 “상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결)”, “일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 할 것이다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결)”고 판시하여, 공유설로 그 입장을 사실상 변경하였다고 이해되어 왔다.

공유설에 따라 대법원은 “상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다 할 것”이라 판시하였다(위 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결). 따라서 A는 단독으로 심결취소의 소를 제기할 수 있다.

그런데 그간 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 공유’하는 경우에 관하여 명시적인 대법원 판례는 없었다(특허법원 판례로는 2016허4160 등). 이에 대해서는 비단 공동소유의 성격이 합유이냐 공유이냐 뿐만 아니라 심결 취소소송의 성격이 당사자계인 특허권 공유의 경우와는 다른 결정계라는 점을 근거로 고유필수적 공동소송으로 보아야 한다는 견해가 있기도 하여 대법원 태도의 확인이 필요하였다.

대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 판결은 이에 관한 것이다. 대법원은 “특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 특허거절결정 등에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우에 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이라도 그 권리를 방해하는 심결이 있는 때에는 권리의 소멸을 방지하기 위해 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다.”고 판시하여, 이 경우에 역시 고유필수적 공동소송이 아님을 분명히 하였다.