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[사례분석] 바나나맛우유를 둘러싼 “단지” 전쟁의 결말(특허법원 2020허7494 판결) - 상표법 제34조 제1항 제7호의 무효사유(선등록상표와 동일ㆍ유사)

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상표법 제34조 제1항 제7호는 아래와 같이 타인의 선등록상표와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록을 할 수 없다고 규정하고 있다. 즉 이러한 경우에는 상표등록 무효사유가 발생하는 것이다.

그런데 그 유명한 바나나맛우유를 둘러싸고 이러한 상표등록 무효 분쟁이 있었다. 주식회사 빙그레(이하 ‘빙그레’)의 달콤한 바나나맛의 가공유로서 1974년 항아리 단지 형태의 용기에 담겨 출시된 후 수십 년 간 독보적인 사랑을 받아온 ‘바나나맛 우유’와, 2010년대 후반에 등장한 서울우유협동조합의 ‘바나나우유 맛단지’가 그 주인공이다.

빙그레는 가공유 자리에서 독보적인 브랜드 가치를 구축하기까지 많은 노력을 기울였고, 관련 지적재산권의 권리화 및 관리에도 적극적이었다. 바나나맛 우유의 별칭인 “빙그레 단지우유(1993. 10. 2. 상표 등록번호 제278262호로 등록)”나 “단지우유(2009. 8. 6. 상표 등록번호 제797248호로 등록)”를 상표로 등록하고, 항아리 단지 형태의 용기 디자인도 2017. 1. 3. 도형상표로 등록(상표 등록번호 제1225135호)해 두었다.

빙그레의 “단지우유” (선등록상표 1)	빙그레의 도형상표 (선등록상표 2)	빙그레의 제품 예시

그런데 서울우유협동조합(이하 ‘서울우유’)이 “맛단지”라는 제품명으로 바나나맛을 포함한 여러가지 맛의 가공유를 판매하며 전운이 감돌기 시작했다. 서울우유는 2017. 6. 23. “맛단지”라는 상표를 출원했고, 해당 상표는 2019. 3. 14. 등록되었다(상표 등록번호 제1458182호).

서울우유의 “맛단지” (이 사건 등록상표)	서울우유의 제품 예시

이에, 빙그레는 2020. 3. 5.경 서울유유의 위 “맛단지” 상표의 등록을 무효로 해달라는 심판을 특허심판원에 청구했다. 이로써 “단지” 전쟁이 개시된 것이다.

빙그레가 주장한 “맛단지” 상표의 등록무효 사유는 아래와 같다.

• 상표법 제34조 제1항 제7호의 무효사유가 있다는 주장 : 서울우유의 “맛단지” 상표는 빙그레의 선등록 된 “단지우유” 상표와 단지 형태 디자인의 도형상표(이하 “도형상표”)와 표장 및 지정상품이 유사하여 무효이다.
• 상표법 제34조 제1항 제12호의 무효사유가 있다는 주장 : 서울우유의 “맛단지” 상표는 빙그레의 선등록 된 “단지우유” 상표와 도형상표와 동일·유사한 상품에 사용될 경우, 상품출처의 혼동을 초래하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로 무효이다.
• 상표법 제34조 제1항 제13호의 무효사유가 있다는 주장 : 서울우유의 “맛단지” 상표는 빙그레의 선등록 된 “단지우유” 상표와 도형상표의 주지성(높은 인지도)에 편승하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 출원되어 등록받은 것이므로 무효이다.

그러나 특허심판원은 아래와 같이 빙그레의 주장을 받아들이지 않았다.

• 1차 전쟁(특허심판원 2020. 11. 12.자 2020당657 심결) : 서울우유의 승리
  
  특허심판원은 서울우유의 “맛단지” 상표가 “맛단지” 전체로 인식된다는 전제 하에, 빙그레의 “단지우유”및 도형상표와는 외관, 관념, 칭호가 모두 달라 표장이 유사하지 않다는 심결을 내려, 빙그레의 주장을 받아들이지 않았다.

하지만 위와 같은 특허심판원의 판단에 불복한 빙그레가 특허법원에 위 특허심판원의 심결을 취소해 달라고 청구하였고, 특허법원은 이를 받아들여 빙그레 승소 판결을 선고하였다.

• 2차 전쟁(특허법원 2021. 6. 25. 2020허7494 판결) : 빙그레의 승리
  
  특허법원은 서울우유의 “맛단지” 상표는 빙그레의 선등록 된 “단지우유” 상표와 도형상표가 표장 및 지정상품이 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호의 무효사유가 있다고 판단하여, 특허심판원의 심결을 뒤집었다.

즉, 특허법원은

1. ‘단지’는 우유 등 지정상품에 사용되었을 때 기술적 표장이 아닌 식별력이 있는 단어에 해당한다는 전제 하에,
2. 도형상표로도 등록되어 있는 빙그레의 항아리 단지 형태의 용기 디자인은 저명성이 존재하고, 이러한 용기 디자인의 저명성은 용기 디자인에서 착안한 것으로 알려진 호칭인 ‘단지’에도 상당 부분 전이되었으므로, 문자 ‘단지’는 빙그레의 “단지우유” 상표의 출처 표시로서 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 알려져 있는데,
3. 서울우유의 “맛단지” 상표 중 “단지”는 식별력 있는 요부에 해당하므로,
4. 서울우유의 “맛단지” 상표와 빙그레의 “단지우유”는 모두 요부가 “단지”이므로 호칭과 관념이 동일하여 그 표장이 유사하다고 판단했다.

이에 서울우유는 특허법원의 판단에 불복하여 대법원에 상고하였다가 상고를 취하했고, 그로써 위 특허법원의 판결은 확정되었다. 

그리고 이후 특허심판원은 위 특허법원 판결에 따른 환송사건에서 서울우유의 “맛단지” 상표 등록을 무효로 했다(특허심판원 2022. 1. 5.자 2021당(취소판결)119 심결).

이러한 선례를 볼 때, 새로운 브랜드 및 제품을 출시할 때에는 항상 기존 제품의 지식재산을 침해하는 것이 아닌지 보다 면밀한 검토가 필요하다.