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[사례분석] 기능적 형태와 디자인의 경계: 괄사 마사지기 디자인 분쟁

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미용에 대한 대중의 관심이 증대하고, 특히 홈케어 기기에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서 괄사와 같은 소형 마사지 도구가 큰 인기를 끌었다. 이러한 도구들은 인체를 문지르거나 지압하는 본질적 기능을 공유하기에, 필연적으로 형태적 공통점을 가질 수밖에 없다. 그 결과 시장에 유사한 제품이 난립함에 따라, 디자인권에 대한 법적 분쟁 역시 빈번하게 발생하고 있다.

이하에서는 특정 괄사 마사지 도구의 디자인권 무효 심판 사례를 통해, 기능적 형상이 디자인의 유사성 판단에 어떠한 영향을 미치는지 구체적으로 탐구하고자 한다.

#사건의 개요

2021년 6월, A는 '괄사 마사지 도구'라는 명칭으로 특정 디자인(이하 '이 사건 등록디자인')을 출원하여 같은 해 9월 등록을 마쳤다. 그러나 2021년 11월, B는 이 사건 등록디자인이 기존에 공개된 디자인들(이하 '선행디자인 1, 2')과 매우 유사하여 디자인보호법상의 등록 요건을 충족하지 못한다고 주장하며 특허심판원에 등록무효심판을 청구했다.

이 사건 등록디자인	선행디자인1	선행디자인2

특허심판원은 B의 주장을 받아들였다. 2022년 10월, 심판원은 이 사건 등록디자인이 선행디자인 1과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하고, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 디자인등록이 출원된 선행디자인 2와도 유사하여 디자인보호법 제46조 제1항에 위반하여 등록된 것이라며, 등록 무효 심결을 내렸다(특허심판원 2022. 10. 11. 2021당3308 심결). 이에 불복한 A는 특허심판원의 심결을 취소해달라는 소송을 특허법원에 제기했다.

#원고(A)의 반박 논리

특허법원에서 A는 자신의 등록디자인이 선행디자인들과 비교할 때 형상과 세부적인 디테일에서 명백한 차이가 존재하여, 소비자에게 전혀 다른 미적 감각을 전달하므로 서로 유사하지 않다고 항변했다.

특히 A는 양 디자인의 공통점으로 지적된 부분들이 이미 널리 알려진 형태이거나, 마사지 도구라는 물품의 용도와 기능을 구현하기 위한 기능적 형상에 불과하다고 주장했다. 따라서 이러한 기능적 요소의 중요도는 낮게 평가되어야 하며, 이를 제외한 나머지 창작적 부분들을 고려할 때 전체적인 심미감은 상이하다고 강조했다.

#특허법원의 판결 (특허법원 2023. 8. 17. 선고 2022허5645 판결)

1. 디자인 유사성 판단의 법리

법원은 디자인의 유사성을 판단하는 기준에 대한 대법원 판례를 먼저 언급했다.

이러한 법리를 바탕으로 특허법원은 A의 청구를 기각하고, 등록디자인이 무효라는 특허심판원의 심결을 유지했다.

2. 양 디자인의 구체적 비교 및 무효 사유의 존재

특허법원은 먼저 이 사건 등록디자인과 선행디자인 2 사이의 차이점을 인정했다. 구체적으로 ▲손잡이 형태(타원형 vs 나비형) ▲우측 모서리 돌기 모양(하트형 vs 원형) ▲좌측 모서리 돌기의 크기 비례 ▲돌기밀집부의 배열 방식(물결식 vs 지그재그) 등에서 차이가 존재한다고 보았다.

	이 사건 등록디자인	선행디자인 2
손잡이
우측 모서리 돌기
좌측 모서리 돌기
돌기밀집부
배면

그러나 법원은 위에서 살펴본 차이점은 세부적인 차이점에 불과하거나 공통점들로 인하여 형성된 지배적 심미감을 극복할 정도로 미감의 차이를 창출해 낸다고 보기도 어렵다고 판단했다.

나아가 아래와 같은 공통점들에 주목했다.

①   전체적으로 직사각형 형상의 몸체부와 그 내부에 뚫린 구멍인 손잡이부, 그리고 정면에 형성된 다수의 돌기들로 구성되어 있는 점

②   몸체부는 정면에서 보았을 때, 상변은 울퉁불퉁하게 굴곡진 물결과 같은 형상으로 형성되어 있고, 

하변은 부드러운 곡선 형상으로 형성되어 있으며, 

좌변은 가운데 부분이 움푹하게 들어간 ‘>’와 같은 형상으로 형성되어 있고, 

우변은 알파벳 ‘C‘와 같은 형상으로 형성되어 있는 점

③   손잡이부는 정면에서 보았을 때 몸체의 정중앙보다 약간 아래쪽, 즉 몸체 좌변의 ’>‘모양의 움푹 들어간 곳이 손잡이부의 가운데를 지나도록 위치해 있고, 가로로 긴 통공 형상인 점

④   정면에 형성된 돌기들은, 손잡이부의 바로 위쪽에 위치한 돌기밀집부와 직사각형의 네 꼭짓점 부분에 형성된 모서리 돌기로 구성되어 있는데, 돌기밀집부는 상대적으로 작은 원형의 돌기들이 2단으로 배열되어 형성되어 있고, 모서리 돌기는 상대적으로 큰 크기로서, 좌측에 형성된 돌기 2개는 원 모양으로 되어 있고 몸체부의 좌변과 접하지 않도록 일정한 공간을 두고 형성되어 있으며, 우측에 형성된 돌기 2개는 몸체부 우변의 꼭짓점에 맞물리도록 형성되어 있는 점

위와 같은 공통점에 관하여 특허법원은, 손잡이부에 손을 넣어 몸체의 네 변을 활용하여 얼굴, 목 등 신체 부위를 문지르거나 정면의 돌기들로 지압하는 양 디자인의 대상 물품의 각 용도와 그 사용 상태 등을 고려해 볼 때, 위 물품은 정면 내지 전체적 형상이 디자인의 요부에 해당하고, 이러한 공통점들은 양 디자인에서 차지하는 비중이 상당하고 그 구조적 특징을 잘 드러내는 부분이라고 판단했다. 그리고 이러한 공통점들은 다른 기존에 공지된 디자인들에도 개시되어 있다고 보기 어렵다고도 보았다.

특허법원은, 양 디자인의 위 공통점 ① 내지 ④의 각 구성의 형상 및 그 위치는 기존 공지디자인들에서 개시되었다고 하더라도, ▲디자인의 등록요건 시에는 공지된 부분까지 포함한 전체로서 느껴지는 장식적 심미감에 의하여야 한다는 점, ▲공통점 ①은 기능과 관련된 것으로 볼 여지는 있으나 해당 기능을 수행하기 위해 반드시 채택되는 형상이라고 단정하기 어려운 점, ▲이 사건 등록디자인과 선행디자인 2 사이에 존재하는 차이점들은 해당 디자인 분야에서 최초로 채택된 것으로서 독창적 디자인이라고 볼 만한 객관적 증거도 부족하다는 점을 들어 받아들이지 않았다.

결론적으로 이 사건 등록디자인은 그보다 먼저 출원된 선행디자인 2와 유사한 디자인에 해당하므로, 디자인보호법 제46조 제1항에 위반하여 등록된 것으로서, 그 등록은 무효가 되어야 한다는 것이었다.

#시사점

본 판결은 디자인의 유사성을 판단할 때, 공통점과 차이점이 혼재하는 경우 법원이 어떠한 관점을 취하는지 명확히 보여준다. 특히 물품의 '기능적 형상'이라는 주장이 어떻게 받아들여지는지에 대한 중요한 기준을 제시한다.

핵심은, 특정 기능을 구현할 수 있는 다양한 형태적 선택지가 존재한다면, 그중 하나를 선택하여 구현한 형상은 단지 기능적이라는 이유만으로 디자인 심사에서 낮게 평가되지 않는다는 점이다. 이는 디자이너가 기능 구현 방식에 있어 창작의 자유를 발휘한 부분 역시 디자인의 중요한 요소로 보호받아야 함을 의미한다. 기능과 디자인의 경계에서 고민하는 창작자 및 기업은 이 점을 명확히 인지해야 할 것이다.