19.

사용에 의한 식별력 취득 (2차적 의미)

• 새 탭 열기
• 작성 이력 보기

1. 의의

원래 식별력이 없는 상표라도 특정인이 계속하여 사용한 결과 식별력을 취득한 경우 이미 상표로서 기능하고 있을 뿐 아니라 더 이상 당해 상표의 자유사용을 보장할 공익상의 필요성이 사라졌다고 본다. 오히려 상표사용자의 신용을 보호하고 경쟁자의 부정경쟁을 방지하며 소비자의 품질 오인이나 출처 오인을 방지하는 것이 상표법의 본래 취지에 부합한다. 

통상 Secondary Meaning (이차적 의미)이라고 하는데, 처음에는 식별력이 부족했던 상표가 시간이 지남에 따라 소비자들 사이에서 특정 상품이나 서비스와 연결된 것으로 인식되게 되는 경우를 말한다. 

2. 요건 

가. 상표법 제1항 제3호 내지 제7호에 해당되는 상표

상표법 제1항 제3호 내지 제7호에 해당되는 상표만 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다. 

나. 상표등록출원 전부터 상표를 사용하였을 것 

사용에 의한 식별력을 주장하기 위해서는 상표등록출원 전부터 상표를 계속적으로 사용해야 한다. 여기서의 사용은 상표적 사용을 의미한다. 상표 사용기간은 장기간이면 바람직하지만 원칙적으로 5년 이상 실질적으로 비경합적이고 계속적으로 상표를 사용한 경우 중요한 판단근거로 고려한다. 다만 사용기간이 그에 미치지 않더라도 매출액, 인지도 등이 크게 상승한 경우에는 이를 고려할 수 있다. 

다. 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우

수요자란 해당 상품의 수요자를 의미한다. 특정인의 상품에 관한 출처란, 구체적인 명칭까지 인식해야 하는 것은 아니고 구체적인 명칭을 모르더라도 수용자가 그 출처를 인식할 수 있을 정도면 해당한다. 식별할 수 있다는 의미는 상표법 제34조 제1항 제13호의 인식보다는 높되 상표법 제34조 제1항 제9호의 주지보다는 낮은 정도를 의미한다. 

수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별했는지 여부는, 소비자 조사 등을 통해서 입증하기도 한다. 

과거 '현저하게 인식된 경우'였으나, 2014. 6. 11.부터는 그 수준을 낮추어 '식별하게 된  경우' 정도면 이에 해당한다. 따라서 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 인식의 정도는 과거와 달리 ‘현저한 인식'까지는 필요하지 않다. 

그러나 이 규정은 원래 식별력이 없거나 미약하여 등록을 받을 수 없는 상표여서 특정인에게 독점 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 일반 수요자나 거래자에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표 등록을 인정하여 대세적 권리를 부여하는 것이다. 따라서 상표가 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우라고 인정하기 위해서는, 상표가 품질‧효능 등을 직접적으로 표시하는 강도, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다는 점이 증거에 의하여 명확히 인정되어야 한다(특허법원 2016. 8. 19. 선고 2016허2508 판결).

라. 그 상표를 사용한 상품에 한정

실제로 사용한 상표를 출원해야 등록을 할 수 있고, 이에 유사한 상표 또는 유사한 지정상품 등은 등록될 수 없다. 대법원 역시 "사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다."라고 판시하였다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결). 다만 여기서의 동일성은 형식적 동일성이 아니라 실질적 동일성을 의미한다. (아래는 특허청, 상표심사기준 40904쪽)

마. 판단 시점 등

사용에 의한 식별력 취득 여부는 등록결정시 기준으로 판단하며, 인적 범위는해당 상품의 수요자가 거래자를 기준으로 해야 하며, 지역적 범위는 원칙적으로 전국이지만 지정상품의 특성상 일정지역에 알려져 있는 경우도 인정 가능하다. 

3. 효과 

사후적 식별력에 의하여 상표로서의 효력이 인정되어도 그 효력은 일반적인 등록상표와 차이가 없다. 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 식별되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고, 그러한 부분은 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2011후774 판결, '현저하게 인식'을 '식별'로 수정함).

사용에 의한 식별력을 주장하는 자가 입증책임을 진다. 상표 등록 절차에서 심사관은 사용에 의한 식별력 취득을 인정하기 위해서 상표팀장을 포함한 3인의 심사관에 의하여 협의심사를 해야 하며, 심사위원회에 상정하여 최종 결정해야 한다. 출원 공고시 '사용에 의한 식별력 상표'를 선택하여 등록원부 등에 표시해야 한다.