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이혼 시 재산분할과 상표권

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삼성전자의 상표가치가 99조에 이른다고 한다. 사업 운영은 물론 상품, 서비스에 있어 상표는 중요하고, 그 가치는 상표가 사용된 사업, 상품, 서비스의 가치 증대에 따라 함께 높아진다.

많은 부부들이 혼인관계가 유지되는 동안에는 훗날 어떤 일이 일어날지 모른 채 서로의 명의를 이용하는 일이 비일비재하다. 상표 등록에 있어서도 예외는 아니다.

때문에 신혼 초와는 달리 가치가 증대된 상표가 '상표를 직접 사용하지 않는 배우자'의 명의로 되어 있는 상황에서 부부가 이혼하게 되는 경우, 부부간 상표권을 어떻게 정리할 것인지가 문제된다.  

1. 상표권도 이혼 시 재산분할 대상인가?

부부 중 일방의 명의로 등록된 상표권도 재산분할청구의 대상이 될까?

상표권 역시 당사자 쌍방의 협력으로 이룩한 공동재산에 해당할 수 있으므로 재산분할의 대상이 된다. 

따라서 이혼 소송에서 재산분할을 주장하면 분할 받을 수 있고, 만일 이혼 소송 당시 분할대상 재산에서 누락된 경우라고 하더라도 이혼한 날로부터 2년 내에 추가로 재산분할심판을 청구하면 분할 받을 수 있다(민법 제839조의2 제3항). 

이 경우 부부가 공동재산 형성에 기여한 정도에 따라 상표권을 공유하게 되거나 또는 타방 배우자에게 배우자의 기여도에 상응하는 상표권의 가치를 현금으로 청산하는 방식으로 정리될 수 있다.

2. 이혼 시 상표권을 재산분할하지 않은 경우에는?

이혼 소송 또는 조정 진행 시 상표권이 재산분할대상으로 분할되지 못하고, 2년의 추가재산분할심판 청구기간까지 도과한 경우라면? 결국 해당 상표권은 등록명의자의 재산으로 귀속된다. 

이때 재산분할 되지 않은 상표의 '등록명의자'는, '상표를 이용해 온 이전 배우자' 또는 '이전 배우자가 운영하는 사업체'를 상대로 상표사용금지 및 손해배상 소송을 제기하곤 한다. 전(前) 배우자 명의로 등록된 상표를 혼인 기간 동안 이용해온 타방 배우자는 상표권자가 아니기에 상표를 계속 사용할 수 없게 되는 난처한 상황이 되는 것이다.

가. 전 배우자인 '등록명의자'가 상표를 사용하는 경우

이 때, 등록명의자 역시 상표를 사용하고 있는 상황이라면 등록명의자가 전 배우자를 상대로 제기하는 상표사용금지나 손해배상에는 문제가 없다. 손해가 얼마나 발생했는지 손해액수의 다과가 문제되고, 결국 손해배상금액을 줄이는 것 외에는 큰 방어책이랄 것이 없다.

나. 전 배우자인 '등록명의자'가 상표를 사용하지 않는 경우

1)  상표권 침해를 원인으로 한 손해배상청구, 방어가 가능할까

그런데 등록명의자가 실제 상표를 사용하지 않고 있는 상황이라면? 우선, 손해배상청구는 방어해 볼 수 있다. 

판례는 침해자도 '권리자가 동종의 영업에 종사하지 않는다는 등으로 손해의 발생이 있을 수 없다는 것'을 주장입증하여 손해배상책임을 면하거나, 또는 '적어도 그와 같은 금액을 얻을 수 없었음'을 주장입증하여 손해배상 규정의 적용으로부터 벗어날 수 있도록 하는 ‘상표 불사용의 항변’을 허용하고 있기 때문이다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등). 

이는 특허발명을 실시하지 않아 현실적인 손해가 없더라도 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액(실시료 상당액 등)의 손해배상을 인정하고 있는 특허권 규정(특허법 제128조 제5항) 등과는 다르다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등 참조). 

이렇게 상표의 경우 실제 사용하고 있어야 손해가 인정되고 손해배상을 받을 수 있기 때문에 실시하지 않는 등록명의자가 손해배상청구를 해오더라도 방어할 수 있다.

2) 상표권 침해를 원인으로 한 상표사용금지청구, 방어가 가능할까

금지청구는 방어하지 못할까? 상표법은 3년간 사용하지 않으면 그 등록을 취소할 수 있도록 정하고 있다(상표법 제119조 제1항 제3호). 따라서 등록명의자의 불사용기간이 얼마인지를 따져보아 3년이 되었다면 등록명의자를 상대로 불사용취소심판을 제기하여 등록명의자의 사용금지 청구를 무력화시킬 수 있다.

한편, 이러한 불사용취소심판청구에 대해 등록명의자는 배우자를 통해 사용해온 것이라는 항변을 하기도 한다. 혼인기간 동안에는 등록명의자가 상표 사용하는 배우자에게 통상실시를 허락했었고, 이후 특별히 해지의사를 표시하지 않는 한 사용을 허락하고 있는 것이라는 주장이다. 

이혼 이후의 구체적인 상황에 따라 판례가 엇갈리고 있기는 하나, '이혼'으로써 '등록명의자가 배우자로 하여금 실시하게 하려는 의사는 종료했다'고 보는 판례들이 다수 존재하는 상황이다. 때문에, 전(前) 배우자의 통상실시를 통해 상표를 사용해왔다고 주장하는 등록명의자가 주장하더라도 (이혼 이후에도 허락이 유지되고 있었다고 볼만한 사정이 없는 한) 해당 항변으로 등록명의자의 (이혼 이후) 불사용 사실을 뒤집기는 쉽지 않다.

3. 결론

사업에 필요한 상표를 혼인 기간 동안 배우자 명의로 등록해둔 경우, 이혼 이후 사업에 상표를 사업에 무리 없이 사용하기 위해 상표권이 재산분할되어야 하며, 더 나아가서는 모든 지식재산권들이 재산분할되어야 한다는 점에 유의하여야 한다. 

그리고 혹여 실제 상표를 사용해왔으나 전 배우자에게 그 명의가 잔존하는 경우, 명의만 갖고 있을 뿐 실제 상표를 사용하지 않는 전 배우자의 상표권 주장을 전혀 방어할 수 없는 것은 아니므로, 실제 등록명의자로부터 소송이 제기되었다고 하더라도 당황하지 말고 대응해 나가야 할 것이다.