특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결

○○○ 말레띠에(영문명 생략) (소송대리인 법무법인 김장리 외 1인)

피고 (소송대리인 법무법인 봄 담당변호사 김철식 외 1인)

서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결

2024. 9. 2.

1. 피고의 항소를 기각한다.

2. 항소비용은 피고가 부담한다.

3. 제1심판결의 주문 제1항은 이 법원에서의 청구의 감축에 따라 다음과 같이 변경되었다. 피고는 별지 1 기재 각 상표가 표시되어 있는 가방의 원단을 사용해 별지 2, 3 기재 각 가방 및 지갑을 제조하여서는 아니 된다.

[청구취지]

주문 제3항의 금지를 명한 부분 및 피고는 원고에게 30,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에서 상표사용 금지 부분에 대한 청구취지를 감축하였다). [항소취지]

제1심판결 중 피고의 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다(원고가 청구취지를 감축함에 따라 그 범위 내에서 항소취지도 감축되었다).

가.  원고 보유 이 사건 상표들

1) 이 사건 상표 1(갑 제1호증의 1)(별지 1 ‘이 사건 상표들’ 중 제1항 기재 상표와 같다)

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1994. 7. 1./ 1995. 12. 26./ (등록번호 1 생략)

나) 표장: (표장 1 생략)

다) 지정상품: 제18류 숄더백, 핸드백, 비귀금속제 지갑 등

2) 이 사건 상표 2(갑 제1호증의 2)(별지 1 ‘이 사건 상표들’ 중 제2항 기재 상표와 같다)

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1983. 8. 5./ 1985. 1. 17./ (등록번호 2 생략)

나) 표장: (표장 2 생략)

다) 지정상품: 제25류 지갑, 핸드백 등

나.  이 사건 상표들의 저명성 원고는 이 사건 상표 1, 2(이하 통틀어 ‘이 사건 상표들’이라 한다)의 상표권자로서, 이 사건 상표들이 표시된 가방들(이하 통틀어 ‘원고 가방’이라 한다)과 지갑들(이하 통틀어 ‘원고 지갑’이라 한다)을 제조·판매하고 있다. 원고 가방과 원고 지갑 제품들의 일부를 예시하면 아래와 같다. (예시 사진 각 생략) 이 사건 상표들의 표장은 1896년경 창안된 이래 원고의 가방, 지갑 등 상품에 사용되어 국내외에 널리 알려지게 되었다. 대한민국 소재 원고 관련 회사인 ○○○코리아 유한회사의 2020년 매출액은 약 1조 467억 원에 이른다.

다.  피고의 이 사건 리폼

1) 피고는 ‘△△△’라는 상호로 사업자등록을 하고 가방, 지갑 등의 수선 및 제작업을 영위하고 있다. 피고는 2017년경부터 2021년경까지 소유자들의 주문에 따라 일정한 대가를 받고 이 사건 상표들이 외부에 표시되어 있는 별지 2, 3의 ‘리폼 전 제품 형태’ 기재 각 가방(이하 ‘이 사건 리폼 전 제품’이라 한다)을 그 소유자들로부터 건네받아 그 원단, 금속부품 등을 원자재로 이용하여 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 다른 별지 2, 3의 ‘리폼 후 제품 형태’ 기재 각 가방과 지갑을 제작하여(이하 이러한 행위들을 통틀어 ‘이 사건 리폼’이라고 하고, 별지 2, 3의 ‘리폼 후 제품 형태’ 기재 각 가방과 지갑을 ‘이 사건 리폼 후 제품’이라고 한다) 주문자에게 인도하였다(당사자 사이에 다툼이 없다). 이 사건 리폼 후 제품의 일부를 예시하면 다음과 같다. 〈별지 2 순번 1, 2: 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 형태의 가방을 만든 사례〉 ?리폼 전 제품 형태리폼 후 제품 형태 1(사진 생략)(사진 생략) 2(사진 생략)(사진 생략) 〈별지 3 순번 1, 2: 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 지갑을 만든 사례〉 ?리폼 전 제품 형태리폼 후 제품 형태 1(사진 생략)(사진 생략) 2(사진 생략)(사진 생략)

2) 이 사건 리폼 후 제품이 만들어지는 구체적인 과정을 예시하면 아래와 같다. 〈별지 2 순번 13: 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 형태의 가방을 만드는 과정〉 소비자로부터 중고 가방 제공받음중고 가방을 분해하여 원단을 재단원단을 이용하여 새로운 가방 제작 (사진 생략) 〈별지 3 순번 1: 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 지갑을 만드는 과정〉 소비자로부터 중고 가방 제공받음중고 가방을 분해하여 원단을 재단원단을 이용하여 새로운 지갑 제작 (사진 생략)

3) 이 사건 리폼 후 제품은 별지 4, 5와 같이 원고가 실제로 제조, 판매하고 있는 다른 원고 가방 및 원고 지갑과 그 형태가 매우 유사한 경우가 많은데 몇 가지 사례를 예시하면 아래와 같다. 〈별지 2 순번 2: 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 원고 가방과 유사한 형태의 가방을 만든 사례〉 리폼 전 제품리폼 후 제품원고 가방 (사진 생략)(사진 생략)(사진 생략) 〈별지 3 순번 2: 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 원고 지갑과 유사한 형태의 지갑을 만든 사례〉 리폼 전 제품리폼 후 제품원고 지갑 (사진 생략)(사진 생략)(사진 생략)

라.  관계 법령 이 사건에 관한 법령은 별지 6의 ‘관계 법령’ 기재와 같다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 13, 15, 17, 29 내지 31호증(가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

가.  주위적 청구원인 : 상표권 침해 피고는 2017년경부터 2021년경까지 이 사건 리폼을 하여 이 사건 상표들을 표시한 새로운 가방 및 지갑을 생산하였다. 이러한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다. 피고가 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 말하는 상품의 인도에 해당한다. 따라서 피고의 위 행위는 상표법 제89조 위반 및 제108조 제1항 소정의 행위로서 이 사건 상표들에 대한 원고의 상표권을 침해하는 것이다(별지 2의 1, 3 내지 16, 18 내지 23번의 각 리폼 후 제품, 별지 2의 24번의 리폼 후 제품 3개 중 오른쪽 1개 제품, 별지 3의 각 리폼 후 제품은 이 사건 상표 1의 상표권 침해, 별지 2의 2, 17번의 각 리폼 후 제품, 별지 2의 24번의 리폼 후 제품 3개 중 왼쪽으로부터 2개 제품은 이 사건 상표 2의 상표권 침해에 해당한다).

나.  예비적 청구원인 : 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목 소정의 부정경쟁행위 이 사건 상표들은 원고의 상품임을 표시한 국내에 널리 인식된 표지인데, 피고가 이 사건 상표들을 표시한 이 사건 리폼 후 제품을 제작·판매함에 따라 이 사건 상표들의 식별력이나 명성이 손상되었다. 따라서 피고가 이 사건 리폼 후 제품을 제작·판매한 행위는 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다) 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

다.  주위적 및 예비적 청구 : 금지 및 손해배상 청구 피고는 이와 같이 이 사건 상표들에 대한 각 상표권을 침해하거나 부정경쟁행위를 저질렀으므로, 원고는 피고에 대하여 ① 이 사건 각 상표가 표시된 가방의 원단을 사용하여 이 사건 리폼 후 제품을 제조하지 않을 것과 ② 상표권 침해 또는 부정경쟁행위에 따른 손해배상으로 상표법 제110조 제6항, 부정경쟁방지법 제14조 제5항에 따른 상당한 손해액 합계 30,000,000원(=이 사건 상표 1 침해 손해액 27,000,000원 + 이 사건 상표 2 침해 손해액 3,000,000원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 것을 구한다.

가.  인정사실 앞서 인정한 사실에 갑 제10, 11, 21, 22, 27, 29호증의 각 기재, 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래 사실을 인정할 수 있다.

① 피고는 ‘△△△’라는 상호로 사업자등록을 하고 가방, 지갑 등의 수선 및 제작업을 영위하면서, 2017년경부터 2021년경까지 이 사건 리폼 전 제품 등 중고 가방을 그 소유자들로부터 인도받아 이를 가방을 해체한 다음 그 원단 등을 이용하여 크기, 용적, 형태, 모양, 기능 등이 다른 가방 또는 지갑들을 제작하는 이른바 ‘리폼 서비스’를 제공하고 있다.

② 피고는 아래와 같이 피고가 운영하는 ‘△△△’의 홈페이지에 ‘□□□ 리폼’, ‘◇◇◇ 스타일 리폼’, ‘○○○ ☆☆☆’ 등 이 사건 상표들을 포함하여 원고 상표가 표시된 여러 리폼 제품과 관련한 정보를 제공하고 있다. 〈갑 제11호증〉 (사진 생략)

③ 피고와 사이에 이 사건 리폼 전 제품에 관하여 리폼계약을 체결하는 리폼주문자는, 피고가 운영하는 ‘△△△’ 매장에 전시된 리폼 후 제품의 샘플 또는 피고가 운영하는 ‘△△△’ 인터넷 홈페이지에 게시된 리폼 후 제품의 사진 중에서 자신이 원하는 제품을 선택하는 등의 방법으로 리폼 후 제품의 디자인을 선택하게 되는데, 그 과정에서 피고로부터 리폼 전 제품의 크기 등의 한도 내에서 제작이 가능한 디자인이 무엇인지 설명을 듣는다. 〈갑 제27호증의1 : 피고가 미리 제작하여 비치해 둔 리폼 제품 샘플〉 (사진 생략)

④ 원고는 2021. 4. 2.경 제3자(이하 ‘원고측 주문자’라 한다)를 통하여 피고에게 원고 가방을 리폼할 것을 주문하여 리폼비용 450,000원을 지급하고 아래와 같이 리폼 후 제품을 인도받은 후 이 사건 소를 제기하였다. ㉮ 원고측 주문자는 피고에게, 자신이 제공한 중고 원고 가방을 원고가 현재 판매중인 ‘◇◇◇’라는 상품으로 리폼할 것을 주문하였고, 피고는 그 주문대로 아래와 같이 리폼 후 제품을 제작하여 원고측 주문자에게 인도하였다. 피고에게 리폼 주문한 원고의 중고 가방 (사진 생략) 피고에 의해 리폼된 가방 (사진 생략) ㉯ 위 리폼 후 제품에는 아래와 같이 리폼 전 제품에는 없었던 원고의 로고 (로고 생략)가 표시된 여러 부품들이 사용되었고, 리폼 전에는 없었던 원고의 명칭이 표시된 가죽 라벨이 가방 내부에 부착되어 있었다. 리폼된 가방에 사용된 부품들 (사진 생략) 리폼된 가방 내부에 부착된 가죽 라벨 (가죽 라벨 사진 생략) ㉰ 피고는 아래와 같이 리폼을 마친 후 남은 원단 등을 원고측 주문자에게 반환하였다. 리폼 후 돌려받은 원단 등 (사진 생략)

나.  이 사건 리폼 후 제품의 상품성 (긍정)

1) 관련 법리 상표의 사용에서 말하는 ‘상품’은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결, 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결 등 참조).

2) 판단 앞서 든 증거들에 갑 제14, 24호증의 각 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하면, 이 사건 리폼 후 제품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 리폼 후 제품은 지갑 및 가방으로서 그 자체로 교환가치가 있다. 나아가 앞서 본 바와 같이 이 사건 상표들이 원고 가방 또는 지갑의 출처표시로서 널리 알려져 있다는 점에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품은 상당한 교환가치가 있다.

② 저명한 상표가 표시된 고가의 상품(이른바 ‘명품’)은 리폼한 후에도 중고시장에서 거래되고 있으므로, 이 사건 리폼 후 제품도 중고시장에서 유통될 가능성이 충분하다. 실제로 원고 가방을 리폼한 제품을 판매한다는 글이 인터넷 중고거래 사이트에 게시된 예는 아래와 같다. (사진 각 생략)

③ 이 사건 리폼 후 제품이 중고시장에서 거래되었다는 직접적인 증거는 없으나, 상표법 제2조 제1항 제11호의 규정에 의하면, 상품을 양도하거나 인도하지 않더라도 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’만 하더라도 ‘상표의 사용’에 해당하므로, 상표법 제2조 소정의 상품에 해당하려면 그 물품 자체가 객관적으로 교환가치를 가지고 장차 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있으면 충분하고, 실제로 상거래가 이루어져 그것의 점유 또는 소유권이 타인에게 이전된 후에 비로소 상품에 해당하는 것은 아니다.

④ 상표가 표시된 상품이 대량으로 생산되었는지(양산성) 여부와 상관없이 상표의 출처표시기능은 보호되어야 하므로, 상표법에서 말하는 상품에 해당하기 위하여 대량으로 생산되어야 하는 것은 아니고 계속성·반복가능성이 있는 경우 단지 1개만 생산되더라도 상품에 해당할 수 있다.

다.  피고가 이 사건 상표들을 사용하였는지 (긍정)

1) 관련 법리 상표법 제2조 제1항 제11호의 규정에 의하면, ‘상표의 사용’이란 ㉮ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목) ㉯ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위(나목) ㉰ 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 기존의 상품을 활용하여 새로운 상품을 생산하면서 새로 상표를 제작하여 부착하는 대신 기존 상품의 상표 부분을 새로운 상품에 그대로 사용할 경우(예, 원단에 상표가 표시되어 있는 기존의 가방을 원자재로 활용하여 새로운 가방을 생산하면서 기존 가방의 원단에 표시된 상표 부분을 그대로 사용하는 경우), 기존의 상표가 새로운 상품의 출처를 표시하는 이상 위 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다. 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결도 피고인이 직접 ‘(상표 생략)’이라는 상표를 1회용 카메라에 부착한 것이 아니라 이미 사용된 ‘(상표 생략)’이라는 상표가 표시되어 있는 1회용 카메라를 회수하여 위 ‘(상표 생략)’이라는 상표를 제거하거나 가리지 아니한 상태에서 새로운 1회용 카메라를 생산하여 판매하였는데, 대법원은 피고인의 이러한 행위를 ‘(상표 생략)’ 상표의 사용 행위로 판단한 바 있다.

2) 판단 물건의 소유자는 자신의 물건이 낡거나 고장이 났을 때 원래 모습이나 기능을 회복하도록 수선업자에게 주문하여 수선할 수 있고, 이러한 단순한 수선을 마친 상품의 경우 특별한 경우가 아닌 이상 수선목적물에 표시된 상표가 수선업자를 표시한 것으로 인식되지는 않는다. 그러나 낡거나 고장 난 상품을 원자재로 사용하여 원래의 상품과는 다른 새로운 상품을 생산하는 경우 그 신상품에 표시된 상표는 원래의 상품을 생산하거나 판매한 자가 아니라 그 신상품을 생산하거나 판매한 자를 표시한 것으로 인식될 수 있다. 이 사건의 경우, 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 무엇을 의미하는지 정확히 파악하려면, 먼저 피고가 이 사건 리폼에 의하여 이 사건 리폼 전 제품을 단순히 수선한 것에 불과한지 아니면 이 사건 리폼 후 제품을 새로 생산한 것인지 평가할 필요가 있다. 이 사건 리폼이 단순한 수선이라고 평가될 경우 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 상표는 이 사건 리폼 전 제품을 생산하거나 판매한 자를 표시하는 것으로 인식되고, 이 사건 리폼이 새로운 상품의 생산이라고 평가될 경우 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 상표는 이 사건 리폼 후 제품을 생산하거나 판매한 자를 표시하는 것으로 인식될 것이다. 그런데 위 인정사실에서 알 수 있는 이 사건 리폼의 과정, 이 사건 리폼 전 제품과 리폼 후 제품의 차이점 등을 종합하면, 피고는 리폼 전 제품을 완전히 해체하여 그 부품을 절단한 다음 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 재활용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 상표의 부착 등의 공정을 거쳐, 리폼 전 제품과 비교할 때 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 심하게 다른 새로운 제품을 생산한 것으로 봄이 타당하다. 이 사건 리폼 제품의 경우 종전의 상태로 회복하는 것이 사실상 불가능한 반면, 단순한 수선 또는 장식의 경우 종전의 상태로 회복하는 것이 가능한 점에서 이 사건 리폼은 단순한 수선 또는 장식과 구별된다. 이 사건 리폼 전 제품의 외부 원단에는 이 사건 상표들이 표시되어 있었는데, 피고는 그 원단을 절단하여 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단으로 그대로 사용하여 결과적으로 이 사건 리폼 후 제품에 이 사건 상표들이 표시되도록 하였다. 이러한 행위는 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 마치 이 사건 상표들의 상표권자인 원고인 것처럼 표시한 것이므로, 피고는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 한 것이다. 또한 피고는 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 한 것이다.

라.  이 사건 리폼 후 제품에 표시된 상표들과 피고의 업무 간 관련성 (긍정)

1) 관련 법리 구 상표법 제2조 제1항(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)은 제1호에서 "상표란 상품을 생산· 가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것"이라고 ‘상표’를 정의하고, 제2호에서 "서비스표라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다"고 규정하여 ‘서비스표’를 정의하였다. 여기서 ‘서비스업’을 영위한다고 함은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 영위한다는 의미한다(대법원 2013. 7. 12. 선고 2012후3084 판결 등 참조). 현행 상표법 제2조 제1항 제1호(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정된 것)는 "상표란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장을 말한다"라고 규정하여 ‘상표’를 정의하고 있고, 구 상표법과 달리 별도로 ‘서비스표’를 정의하지 않고 있다 . 상표법 제33조 제1항 제7호는 상표등록을 받을 수 없는 상표로 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’를 규정하고 있다. 상법 제46조(기본적 상행위)의 규정에 의하면, 영업으로 하는 재산의 매매, 임대차, 제조, 가공 또는 수선, 작업, 운송 등의 행위는 ‘상행위’에 해당한다. 살피건대, 현행 상표법 제2조 제1항 제1호는 상표와 서비스표를 구분하지 않고 ‘상표’를 정의하면서 ‘자기의 상품(서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)을 타인의 상품과 구별하기 위하여 사용하는 표장’이라고 규정한 점, 상표법 제33조 제1항 제7호에 의하면 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’는 상표등록을 할 수 없는 점 등을 종합하면, 상표법 제2조 제1항 제1호 소정의 ‘상표’란 자기가 하는 ‘업무에 관련된’ 상품을 타인이 하는 ‘업무에 관련된 상품’과 식별하기 위하여 사용하는 표장을 의미하고, 여기서 ‘업무’라 함은 ‘독립하여 영업으로 하는 매매, 임대차, 제조, 가공 또는 수선, 운송 등의 상행위’를 의미한다고 해석함이 타당하다. 타인의 등록상표(이하 ‘당해상표’라 하고, 당해상표의 상표권자를 ‘당해상표권자’라 한다)가 표시된 상품(이하 ‘당해상품’이라 한다)을 구매하여 최종적으로 사용하는 자 (이하 ‘소비자’라 한다)를 두 부류로 나누면, 당해상품을 신상품의 생산에 필요한 원자재, 중간재 또는 자본재로 사용하여 제조업을 하거나 당해상품을 수입, 수출, 판매, 전시, 대여 등에 사용하여 서비스업을 하는 자(이하 통틀어 ‘업무용소비자’라 한다)와 당해상품을 제조업이나 서비스업에 사용하는 것이 아니라 개인적인 욕망을 충족하기 위하여 사용하는 자(이하 ‘비업무용소비자’라 한다)로 나눌 수 있다. 그런데 당해상품의 업무용소비자가 당해상품을 동일성을 해할 정도로 가공하여 신상품을 생산하고(이하 ‘당해상품가공방식 신상품생산’이라 한다) 그와 동시에 당해상표권자의 허락 없이 당해상표를 그 신상품에 표시하는(이하 ‘당해상표의 무단표시’라 한다) 경우, 특별한 사정이 없는 한 직접 그렇게 하는지 아니면 타인에게 주문하여 그렇게 하는지 불문하고 그 신상품은 자신의 ‘업무에 관련된’ 상품이므로 그 무단표시는 당해상표를 상표로 사용하는 것에 해당한다. 반면 당해상품의 비업무용소비자가 타인에게 주문하지 않고 직접 당해상품가공방식 신상품생산 및 당해상표의 무단표시 행위를 하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 신상품은 자신의 ‘업무에 관련된 상품’이 아니므로 그 무단표시는 당해상표를 상표로서 사용하는 것이라고 보기 어렵다. 상품의 가공을 업무로 하는 자(이하 ‘가공업자’라 한다)가 타인으로부터 주문을 받아 당해상품가공방식 신상품생산 및 당해상표의 무단표시 행위를 하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 신상품은 자신이 하는 ‘업무에 관련된 상품’이고 그 무단표시는 ‘업무와 관련한’ 상표의 사용에 해당하므로, 위와 같은 행위에는 상표법이 적용된다.

2) 판단 위 관련 법리에 비추어 볼 때, 이 사건 리폼 전 제품을 소유하는 자가 자신의 업무와 무관하게 개인적 욕망을 충족하기 위해 스스로 이 사건 리폼 후 제품을 제작하는 경우(당해상품가공방식 신상품생산 및 당해상표의 무단표시), 그의 신분은 비업무용소비자이므로 위 행위는 이 사건 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 상표로 사용’하는 것이 아니다. 이와 달리 앞서 본 바와 같이 피고는 가방의 수선, 가공을 업으로 하는 자로서 리폼주문자를 상대로 독립하여 영업으로 이 리폼 후 제품을 제작하는 서비스를 제공하였는데, 그의 신분은 비업무용소비자가 아니라 가공업자이므로, 위 행위는 이 사건 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 사용’한 것이라고 할 것이다.

마.  이 사건 리폼 후 제품 상의 이 사건 상표들이 상표의 기능을 하는지 (긍정)

1) 관련 법리 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것이고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조). 상표가 출처표시를 위해 상표적으로 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

2) 판단 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품에 부착된 이 사건 상표들은 출처표시 기능을 하므로, 피고는 이 사건 상표들을 상표로서 사용하였다고 봄이 타당하다.

① 이 사건 리폼 후 제품과 이 사건 상표들의 관계 이 사건 리폼 후 제품은 이 사건 상표들의 지정상품인 가방 또는 지갑에 해당하고, 도형 상표인 이 사건 상표들은 이 사건 리폼 후 제품과 관련하여 식별력이 크다고 할 수 있다.

② 피고가 이 사건 상표들을 사용한 태양 원고 가방과 마찬가지로 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에는 이 사건 상표들이 반복적으로 눈에 띄게 표시되어 있으므로, 일반수요자들은 이 사건 리폼 후 제품의 외관을 관찰하는 것만으로도 이 사건 상표들을 쉽게 인지할 수 있다.

③ 이 사건 상표들의 주지저명성 이 사건 상표들은 국내외의 수요자들에게 널리 알려진 저명상표에 해당한다. 원고는 원고 가방이나 지갑의 외부 원단에 이 사건 상표들을 반복적인 패턴으로 표시하는 방법으로 그 출처를 드러내는 기법을 사용하고 있고, 이러한 기법은 일반수요자들에게 잘 알려진 것으로 보인다.

④ 피고가 이 사건 상표들을 사용한 의도 이 사건 리폼 후 제품을 진품인 원고 가방 또는 지갑과 비교할 때 형태, 상표의 위치 등이 유사한 점, 리폼주문자의 주문 동기는 진품인 원고 가방 등을 새로 고가로 구입하는 대신 그보다 저렴한 이 사건 리폼 비용을 지출하여 그와 유사한 이 사건 리폼 후 제품을 보유하려는 것인 점, 피고는 주문자들의 요구를 만족시켜야 많은 수주를 할 수 있는 점 등을 종합하면, 피고는, 이 사건 리폼 후 제품이 마치 원고가 생산·판매하는 진품인 것처럼 가장하려는 의도로, 이 사건 리폼 후 제품에 이 사건 상표들을 표시하였다고 봄이 타당하다.

⑤ 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부 상표가 실제 거래계에서 식별표지로 사용되고 있는지와 관련하여서는 상표가 표시된 상품을 상표 사용자로부터 직접 구매하는 자와 같은 거래의 직접 당사자의 인식뿐만 아니라 그 구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자의 인식까지 모두 포함한 일반 수요자의 관점에서 판단하여야 한다. 만일 상표가 표시된 상품을 상표 사용자로부터 직접 구매하는 자와 같은 거래의 직접 당사자의 인식만을 기준으로 상표로서의 사용 여부를 판단한다면, 고가의 유명상표를 저가의 위조품에 그대로 부착하여 판매하는 행위에 대해서도 상표의 상표적 사용이 아니라고 판단해야 하는 불합리가 발생하기 때문이다. 따라서 상품의 가격, 판매장소, 판매방법이나 광고 등 판매 당시의 구체적 사정 때문에 그 당시 구매자는 상품의 출처를 혼동하지 아니하였다고 하더라도, 구매자로부터 상품을 양수하거나 구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자가 그 상품에 부착된 상표 때문에 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 수요자의 관점에서 상품의 출처에 관한 혼동의 우려가 있다면 그러한 상표를 상품에 표시하거나 상표가 표시된 상품을 판매하는 등의 행위는 상표를 출처표시를 위해 상표적으로 사용하는 행위라고 볼 수 있다(대법원 2003. 8. 22. 선고 2003도3277 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011도6797 판결 참조). 피고가 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자 외의 제3자에게 판매하지 않았고, 이 사건 리폼주문자는 이 사건 리폼 후 제품의 생산자는 원고가 아니라 피고임을 잘 알았을 것이므로, 리폼주문자가 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고라고 오인하였을 가능성은 거의 없다. 그러나 이 사건 리폼주문자는 이 사건 리폼 후 제품을 자신의 업무와 관련하여 양도, 인도 또는 이를 목적으로 전시 등을 할 수 있는 점, 그 상대방인 일반수요자들은 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고가 아니라 피고인 사실을 알기 어려운 점 등을 종합하면, 일반수요자는 이 사건 리폼 후 제품의 출처를 혼동할 우려가 있다. 따라서 일반 수요자의 관점에서 볼 때, 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 이 사건 상표들은 실제 거래계에서 식별표지로 사용되고 있다고 봄이 타당하다.

바.  표장 및 지정상품의 동일·유사 여부 (긍정)

1) 관련 법리 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하므로(상표법 제89조), 제3자가 등록상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위는 상표권의 침해에 해당한다. 나아가 상표법 제108조 제1항 제1호는 상표권의 배타적인 효력범위를 유사상표 및 유사상품까지 미치는 것으로 규정하고 있으므로, 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위 또한 상표권의 침해에 해당한다.

2) 판단

가) 별지 2의 리폼 후 제품 별지 2의 1, 3 내지 16, 18 내지 23번 기재 리폼 후 제품들 및 24번 기재 리폼 후 제품 3개 중 오른쪽 1개 제품에 표시된 각 표장은 이 사건 상표 1의 표장과 동일·유사하고, 해당 리폼 후 제품들은 이 사건 상표 1의 지정상품 중 ‘핸드백’과 동일·유사한 상품에 해당한다. 별지 2의 2, 17번 기재 리폼 후 제품들 및 24번 기재 리폼 후 제품 3개 중 왼쪽으로부터 2개 제품에 표시된 표장은 이 사건 상표 2의 표장과 동일·유사하고, 해당 리폼 후 제품들은 이 사건 상표 1의 지정상품 중 ‘핸드백’과 동일·유사한 상품에 해당한다.

나) 별지 3의 각 리폼 제품 별지 3의 리폼 후 제품들에 표시된 표장은 이 사건 상표 1의 표장과 동일·유사하고, 해당 리폼 후 제품들은 이 사건 상표 1의 지정상품 중 ‘비귀금속제 지갑’과 동일·유사한 상품에 해당한다.

사.  피고가 직접불법행위자인지(긍정)

1) 관련 법리 상품에 타인의 상표를 표시하는 행위는 ‘상표의 사용’에 해당하고(상표법 제2조 제1항 제11호 가목), 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용한 행위는 상표권 침해에 해당하며(상표법 제89조), 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권을 침해한 것으로 보고(상표법 제108조 제1항 제1호), 위와 같은 상표권의 침해행위를 한 자는 처벌한다(상표법 제230조). 앞서 본 바와 같이 상표법 제2조 제1항 제1호 소정의 ‘상표’란 자기가 하는 ‘업무에 관련된’ 상품에 사용하는 표장을 말하고, 여기서 ‘업무’라 함은 ‘독립하여 영업으로 하는 매매, 임대차, 제조, 가공, 운송 등의 상행위’을 의미하므로, 어떤 상품에 타인의 등록상표를 사용하는 행위가 상표법 제89조 위반 또는 제108조 제1항 소정의 상표권침해행위에 해당하려면, 그 행위의 주체가 자신이 하는 ‘업무’ 즉 ‘독립하여 영업으로 하는 매매, 임대차, 제조, 가공, 운송 등의 상행위’와 관련하여 그런 행위를 하였어야 하고, 따라서 상표법 제230조 소정의 상표권침해죄는 이러한 신분이 있어야 성립되는 신분범이다. 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다(민법 제750조). 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다(민법 제760조 제1항). 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다(민법 제760조 제3항). 2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌하고(형법 제30조), 타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌하며(형법 제31조 제3항), 타인의 범죄를 방조한 자는 정범의 형보다 감경하여 처벌한다(형법 제32조 제1항). 신분이 있어야 성립되는 범죄에 신분 없는 사람이 가담한 경우에는 그 신분 없는 사람에게도 제30조부터 제32조까지의 규정을 적용한다(형법 제33조). 따라서 신분관계가 없는 사람이더라도 신분관계로 인하여 성립될 범죄에 가공하거나 교사 또는 방조한 경우에는 처벌한다(대법원 2019. 8. 29. 선고 2018도13792 판결 등 참조). 주문계약에 따라 상품을 생산하거나 가공하는 과정에서 타인의 등록상표를 무단으로 상품에 표시하여 그 주문자에게 인도한 경우, 그 주문자가 그 등록상표의 보유자라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 생산자 또는 가공자가 직접 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다. 대법원도 주문자 상표 부착방식(이른바 OEM방식)에 의한 수출의 경우 실제 상표를 부착한 생산자가 상표를 사용한 것이라고 판단한 바 있다(대법원 1994. 2. 22. 선고 93도3227 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).

2) 판단 앞서 본 바와 같이, 피고는 ① 자신의 업무와 관련하여 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 이 사건 상표들이 표시되도록 함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하였고, ② 자신의 업무와 관련하여 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 하였다. 이 사건 리폼의 주문자는 이 사건 상표들의 보유자가 아니므로, 피고는 직접 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다.

아.  소결론 (상표권 침해 긍정) 따라서 피고는 가공업자라는 신분을 가지고 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 제조한 다음 이 사건 리폼 후 제품을 주문자들에게 인도함으로써 직접 이 사건 상표권을 침해하는 불법행위를 하였다. 구체적으로 보면, ① 피고가 별지 2의 1, 3 내지 16, 18 내지 23번 기재 각 리폼 후 제품, 별지 2의 24번 기재 리폼 후 제품 3개 중 오른쪽 1개 제품, 별지 3의 각 리폼 후 제품을 제조 및 인도한 행위는, 이 사건 상표 1의 상표권을 침해한 것이고, ② 피고가 별지 2의 2, 17번 기재 각 리폼 후 제품, 별지 2의 24번 기재 리폼 후 제품 3개 중 왼쪽으로부터 2개 제품을 제조 및 인도한 행위는 이 사건 상표 2의 상표권을 침해한 것이다.

가.  소비자는 리폼할 자유가 있으므로 피고의 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장 이 사건 리폼 전 제품의 소유자가 이를 어떻게 소비하더라도 원고에 대한 경업적 요소가 전혀 없고, 이 사건 리폼 전 제품에 대한 소유권을 자유롭게 행사하여 이 사건 리폼을 할 수 있으므로 이 사건 리폼은 상표법의 적용 대상이 아니다. 상표법은 ‘업으로’ 상표를 사용하는 행위를 규율하는 것인데 이 사건 리폼 전 제품 소유자인 리폼주문자는 ‘업으로서’ 이 사건 리폼을 한 것이 아니므로 ‘상표의 사용’으로 볼 수 없고, 피고는 위법하지 않은 리폼주문자의 행위에 가공· 방조하였을 뿐이므로 피고의 이 사건 리폼 행위는 비상업적, 개인적 행위로서 역시 위법하지 않다.

2) 판단 이 사건 리폼주문자가 업무용소비자라는 신분에 해당하지 않을 경우 즉 자신의 업무와 아무 관련 없이 이 사건 상표를 신상품에 표시하더라도 원고의 상표권을 침해하는 것이 아니다. 그러나 피고는 가공업자라는 신분을 가진 상태에서 자신의 고유한 업무와 관련하여 ① 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 이 사건 상표들이 표시되도록 함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하고, ② 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 직접 하였다. 따라서 피고는 이 사건 리폼주문자의 행위를 방조한 것이 아니라 직접불법행위자에 해당하므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 주장은 이유 없다.

나.  피고는 이 사건 상표들을 표시하지 않았다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목은, ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’를 상표의 사용으로 규정하고 있다. 여기서 상표를 ‘표시’한다 함은, 상품에 상표를 인쇄, 부착하는 등으로 외부에 나타내 보이는 것을 의미한다. 이와 관련하여, 원제품 생산 시 최초에 상표를 인쇄하거나 부착하는 등으로 1차적으로 표시 행위는 완료된다. 그 후 이를 구매한 소비자가 개인적으로 상품을 수선, 가공하는 경우, 동일한 상표를 재인쇄하거나 재부착하지 않는 이상 물리적으로 볼 때 이를 ‘상표를 인쇄하거나 부착하는 등으로 표시하는 행위’라고 볼 수는 없다. 원래의 상표가 인쇄 또는 부착된 표시에 어떠한 변경이나 행위를 가함이 없다면, 표시 ‘행위’라는 것이 있을 수 없기 때문이다. 따라서 이 사건 리폼은 ‘상표를 표시하는 행위’에 해당하지 않는다.

2) 판단 앞서 본 바와 같이 피고는 이 사건 리폼을 하면서 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 이 사건 상표들이 그대로 표시되도록 하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 한 것이니, 피고의 주장은 이유 없다.

다.  피고는 이 사건 상표들을 표시한 상품을 인도하지 않았다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목은, ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도· 인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출· 수입하는 행위’를 상표의 사용으로 규정하고 있다. 그런데 상표법의 취지나 상표의 기능의 관점에서 보아 양도 또는 인도 행위가 부정경쟁을 목적으로 하는 경업적인 것이 아니고 출처식별표시 기능 등을 이용하는 것이라 볼 수 없을 경우에는 위 규정에 따른 양도 또는 인도 행위에 해당하지 않는다. 따라서 이 사건에서 리폼 후 제품을 주문자에게 인도하는 행위는 위 규정상 ‘상표를 표시한 것을 양도· 인도하는 행위’에 해당하지 않는다.

2) 판단 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목의 규정에 의하면, 상품에 상표를 표시한 것을 ‘인도’하는 행위는 상표의 사용에 해당한다. ‘인도’는 물건에 대한 점유를 이전하는 것으로 반드시 소유권의 이전을 전제로 하는 것이 아니다. 이 사건 리폼의 주문자와 피고 사이의 계약은, 피고가 주문자 소유의 중고 이 사건 리폼 전 제품을 원자재로 이용하여 새로운 가방, 지갑 등을 제작하여 주문자에게 인도하는 일종의 도급계약으로, 그 완성품인 리폼 후 제품의 소유권은 재료의 주요 부분(원단)을 제공한 주문자(중고 가방 소유자)에게 원시적으로 귀속된다. 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼 후 제품은 상표법상의 상품에 해당하고, 피고는 자신의 영업과 관련하여 출처표시기능을 위하여 이 사건 상표들을 이 사건 리폼 후 제품에 표시하였으며, 피고가 리폼주문자에게 리폼 후 제품의 점유를 이전함으로써 이 사건 상표들을 표시한 상품을 타인에게 인도하였다고 할 것이니, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 규정하고 있는 ‘인도’ 행위를 한 것이다. 설령 인도의 상대방이 실제로 상품의 출처를 혼동하지 않은 경우라고 하더라도, 그러한 사정만으로 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목의 인도 행위가 아니라고 볼 수 없다. 피고의 위 주장은 이유 없다.

라.  피고가 업으로 이 사건 상표들을 사용하지 않았다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장 피고는 이 사건 리폼 전 제품 소유자로부터 리폼주문을 받아 이 사건 리폼 전 제품을 수선, 변형 가공한 후 반환하였을 뿐이다. 하나의 리폼수선 행위는 한 명의 의뢰인이 하나의 가방에 대해 하나의 수선업자에 개인적으로 의뢰하여 이루어지는 행위이므로, 모든 리폼수선 행위는 가방 소유자의 개인적 리폼과 동일한 성격의 각각의 독립된 비상업적·개인적 행위에 불과하다. 피고는 리폼 후 제품을 타인에게 판매하거나 유통하지 않았고, 피고 사업의 광고에 이용하지도 않았다. 따라서 피고는 이 사건 상표들을 업으로 사용하였다고 볼 수 없다.

2) 판단 앞서 본 바와 같이, 피고는 수요자의 리폼 의뢰에 따라 매번 새로운 디자인의 가방을 창작하였다기보다는 사실상 리폼 가능한 디자인의 종류에 관한 일정한 수의 샘플 디자인을 미리 준비하고, 주로 그 범위 내에서 반복적으로 대가를 받고 리폼을 수행하는 것으로 보이므로, 피고의 이 사건 리폼을 가방 소유자의 개인적 리폼과 동일한 성격의 행위로 볼 수 없다. 피고는 독립하여 가방 등을 수선하거나 가공하는 영업을 하는 자로서 다수의 리폼주문자로부터 대가를 받고 이 사건 리폼을 하였으므로, 피고는 가공업자라는 신분을 가지고 자신의 업무와 관련하여 이 사건 상표들을 사용하였다고 할 것이니, 피고의 주장은 이유 없다.

마.  피고가 이 사건 상표들을 상표의 기능을 위하여 사용하지 않았다는 주장 (배척)

1) 디자인적 사용에 불과하다는 주장 (배척)

가) 피고의 주장 이 사건 상표들은 이 사건 리폼 전 제품의 외부 원단 전체에 표시되어 디자인으로서의 기능하고 있으므로, 그 원단을 이용하여 이 사건 리폼 후 제품을 만드는 것은 출처표시로 사용한 것이 아니라 디자인으로서 사용한 것이다.

나) 관련 법리 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조). 다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등 참조). 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).

다) 판단 도형 상표인 이 사건 상표들이 가방이나 지갑의 원단에 반복적인 패턴으로 형성되어 있는 것은 해당 제품의 디자인이 될 수 있는 모양에도 해당할 수 있다. 원고는 상품의 출처를 표시할 목적으로 이 사건 상표들을 원고 가방이나 지갑의 원단에 패턴 형식으로 오랫동안 표시하여 왔고, 그 결과 일반수요자들은 이 사건 상표들이 표시된 원단의 패턴만으로도 그것이 원고의 가방 또는 지갑임을 쉽게 인식할 수 있게 되었으므로, 이와 같은 원단 패턴은 순전히 디자인적인 의미만 가지는 것이 아니라 자타상품의 출처표시로서 기능한다고 할 것이다. 따라서 상품과의 관계, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 볼 때, 피고가 이 사건 상표들을 패턴 형식으로 표시한 원단을 이 사건 리폼 후 제품에 그대로 사용한 것은 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 이 사건 상표들을 사용한 것이므로, 피고의 주장은 이유 없다.

2) 출처를 혼동할 가능성이 없다는 주장 (배척)

가) 피고의 주장 원고 가방이나 지갑은 소위 명품이라는 고급 물품으로 백화점, 판매점 등 특별히 정해진 유통망을 통해 유통되면서, 그 거래 시장은 상류층을 위한 시장으로 형성되어 있다. 이에 반해, 리폼 후 제품의 거래는 사인들 간에 온라인에서 일대일로 아주 적은 양만 이루어지고 있고 거래 시장 자체가 있다고 볼 수 없다. 원고 가방이나 지갑은 품질보증서에 의하여 진품임을 증명하는 방식으로 거래되며 희소성이 있는 중고품의 경우 신품보다 높은 가격으로 거래되는 속성이 있는 반면, 리폼 후 제품의 경우 일반인이 육안으로 볼 때 명품이 아니라는 것을 쉽게 알 수 있고 구매자도 명품과 같은 품질을 기대하거나 요구하지 않으며 ‘리폼’인 사정을 알고 거래한다. 중고 원고 가방이나 지갑과 같은 명품을 구매하려고 하는 사람은 신중하게 거래하므로, 리폼 후 제품을 명품인 것처럼 가장하여 판매하는 것은 불가능하다. 이러한 거래 실정을 볼 때, 리폼 후 제품은 명품과 명백히 구별되어 경쟁상품이 될 수 없어 양자 간에는 오인· 혼동의 염려가 없다. 판매 후 혼동 이론을 적용하려면 그 전제로 ‘판매’가 있어야 하는데, 이 사건 리폼의 경우 ‘판매’가 없었고 일반소비자들이 겪는 혼동으로부터 피고가 얻는 이익이 없다.

나) 판단 상표권에 대한 침해행위 여부에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결 등 참조). 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 피고임을 잘 아는 리폼주문자는 이 사건 상표들로 인하여 이 사건 리폼 후 제품의 출처를 오인할 가능성이 없지만, 리폼주문자를 제외한 일반수요자 즉 리폼주문자로부터 이 사건 리폼 후 제품을 매수하거나 임차하려는 자는 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 이 사건 상표들로 인하여 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고인 것으로 오인 또는 혼동할 우려가 있다. 중고 원고 가방 또는 지갑의 경우 거래시장이 상당히 활성화되어 있으므로, 장차 이 사건 리폼 후 제품이 그러한 중고시장에서 거래될 경우 상표의 출처표시기능을 해쳐 소비자들에게 현실적인 오인 또는 혼동을 발생시킬 우려가 있다. 이 사건 리폼을 주문한 자들이 자신은 이 사건 리폼 후 제품을 개인적으로 사용할 목적이었을 뿐 재판매할 목적이 없었다고 기재된 사실확인서(을 제16호증의1 내지 11)를 작성하여 이 법원에 제출하기는 하였다. 그러나 그들과 피고 사이의 리폼계약 과정에서 재판매 금지에 관한 약정이나 의사표시가 있었던 것이 아닌 점, 원고 가방을 리폼한 제품들이 실제로 중고시장에서 거래되고 있는 점 등에 비추어 볼 때(갑 제24호증의 1 내지 5), 위 사실확인서 등에도 불구하고 이 사건 리폼 후 제품은 매매, 임대 또는 전시의 목적물로 거래될 가능성이 있다고 할 것이므로, 피고의 주장은 이유 없다.

3) 품질보증기능을 해칠 우려가 없다는 주장 (배척)

가) 피고의 주장 이 사건 리폼의 대상인 이 사건 리폼 전 제품은 이미 대부분 A/S가 안되거나, 부모님께 물려받은 제품 등 이미 품질이 훼손되어 수선, 가공이 필요한 것이므로, 이 사건 리폼 후 제품을 이 사건 리폼 전 제품과 비교하여 품질보증기능 침해 여부를 따질 필요가 없다. ‘상품의 품질보증기능과 관련하여 제품 품질의 균일성은 동일 시장 내에서의 균일성을 의미한다.’고 보아야 하는데, 이 사건 리폼 전 제품이 거래되는 시장과 이 사건 리폼 후 제품이 거래되는 시장은 전혀 다른 시장이므로, 같은 시장에서 품질의 균일성을 논할 수가 없다. 따라서 상표의 품질보증기능 측면에서 보아도 이 사건 리폼을 상표적 사용이라고 보기 어렵다.

나) 판단 앞서 본 증거들에 의하여 인정되는 아래 사정을 종합하면, 이 사건 리폼 행위는 이 사건 상표들의 출처표시기능 뿐만 아니라 품질보증기능도 해칠 우려가 있으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

① 피고는 이 사건 리폼 과정에서 이 사건 리폼 후 제품의 원단이 마치 새 원단인 것처럼 보이기 위하여 화학적·물리적 처리 및 박음질, 부품들과 내부 라벨의 부착 등의 행위를 하였다.

② 피고는 이러한 화학적·물리적 처리와 박음질에 있어서 원고의 엄격한 품질관리기준을 준수하지 않았다.

③ 이 사건 리폼 후 제품을 원고가 만든 것이라고 오인하고 중고시장에서 이를 매수하거나 임차한 소비자들은 그것이 중고품이라는 점을 감안하더라도 원고 가방의 품질에 대해 잘못된 인식을 가지게 될 가능성이 있다.

바.  상표권이 소진되었으므로 이 사건 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척)

가) 피고의 주장 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다. 이 사건 리폼의 주문자가 원고 가방을 구매하였을 때 이미 이 사건 리폼 전 제품에 대한 이 사건 상표권은 소진되었으므로, 이 사건 리폼은 상표권 침해에 해당할 수 없다. 상표권이 소진된 상품에 관하여도, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하여 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 볼 수 있는 경우에는 소진론의 예외가 적용되어 상표 침해에 해당할 여지가 있으나, 소진론의 예외는 변형된 물건을 다시 시장에 출시하는 상업적 거래가 있는 경우에 적용되는 것인데, 피고가 이 사건 리폼 후 제품을 다시 시장에 출시한 것이 아니므로, 소진론의 예외가 적용될 여지가 없다. 이 사건 리폼 후 제품은 이 사건 리폼 전 제품과 성능이나 품질을 비교할 때 동일성을 상실하지도 않았다. 즉 가방의 경우 성능이나 품질을 비교할 때 중요하고 본질적인 부분은 가방의 원단인데, 이 사건 리폼 후 제품은 이 사건 리폼 전 제품의 원단을 그대로 사용하였으므로, 상품의 본질적인 부분의 교체나 변경이 없었고, 따라서 이 사건 리폼 후 제품은 이 사건 리폼 전 제품과 동일하다고 평가되므로, 소진론의 예외가 적용될 여지가 없다.

나) 관련 법리 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이다. 그러나 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이고, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참조).

다) 판단 설령 이 사건 리폼 전 제품에 표시된 이 사건 상표들의 상표권이 소진되었다고 가정하더라도, ① 이 사건 리폼 전 제품은 해체 후 원단 등이 절단되어 원상복구가 불가능하게 되는 순간 종전의 상품 가치는 없게 되는 점 ② 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼은, 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 사용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 내부 라벨의 부착 등의 공정을 거쳐 리폼 전 제품과는 완전히 다른 새로운 제품을 만드는 행위인 점, ③ 별지 7, 8에서 보는 바와 같이 이 사건 리폼 전 제품과 이 사건 리폼 후 제품을 비교하면, 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 현저하게 차이가 나는 점 등을 종합하면, 이 사건 리폼은 동일성을 해할 정도의 가공을 통해 실질적으로 새로운 상품을 생산한 것이라고 봄이 타당하므로, 동일성을 해하지 않는다는 피고의 주장은 이유 없다[나아가 피고는 이 사건 리폼을 하기 전에 리폼주문자가 제공한 이 사건 리폼 전 제품이 실제로 원고의 의사에 의해 적법하게 판매된 제품인지를 확인하는 절차를 거치지 않았고(피고는 2024. 5. 30.자 준비서면에서 ‘이 사건 리폼수선은 고객의 요청에 따라 진행되는 것이므로 해당 제품이 원고가 실제로 판매한 제품인지 여부는 피고가 판단할 사항이 아닙니다.’라고 주장하였다), 을 제16호증의 1 내지 11의 각 기재만으로는 이 사건 리폼 전 제품이 원고의 의사에 의해 판매되어 상표권이 소진된 제품이라는 점을 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다는 점에서, 이 사건 리폼 전 제품에 대하여 이 사건 상표들의 상표권이 소진되었음을 전제로 한 피고의 주장은 리폼 전 제품과 리폼 후 제품의 동일성 여부를 따져볼 필요 없이 받아들이기 어려운 측면도 있다.. 따라서 원고는 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 이 사건 상표들에 대하여 여전히 상표권의 효력을 주장할 수 있으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

사.  표현의 자유에 기하여 이 사건 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장 피고가 원고의 가방을 어떻게 변형 가공하는가, 어떤 재료로 어떤 모양을 만들어내는가 하는 것은 헌법상 예술적 표현의 자유에 속한다. 헌법상 기본권인 표현의 자유가 상표법에 의해 예외적으로 부여된 상표권보다 우위에 있으므로, 이 사건 리폼은 위법하지 않다.

2) 판단 물건에 상표를 부착하는 행위 또는 상표가 부착된 물건을 변형·가공하는 행위가 외견상 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 상표의 표시처럼 보인다고 하더라도, 그와 같은 상표의 부착 또는 상표가 부착된 물건의 변형·가공이 순수한 예술적 표현에 해당된다면 그것은 업으로 사용한 것이 아니라는 측면 또는 제품의 출처를 표시하는 것이 아니라는 측면에서 상표적 사용이 아니라고 보아야 한다. 그러나 앞서 본 사실 또는 사정을 종합하면, 이 사건 리폼은 피고가 영리를 목적으로 계속적·반복적으로 수행하여 이 사건 상표를 상표적으로 사용한 것일 뿐 순수한 예술적 표현을 한 것이라고 볼 수 없고, 일반수요자들이 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고인 것으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

아.  지속가능성(sustainability)을 이유로 이 사건 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장 상품을 구매한 소비자가 수리(repair), 업사이클링(upcycling), 리퍼비시(refurbishing) 등으로 상품의 수명을 늘리거나 이미 수명을 다한 상품을 재활용하여 새로운 상품을 생산하는 일은 지속가능한 미래를 만들어나가기 위하여 필요할 것이다. 이 사건 리폼 전 제품의 소유자들은 중고가 된 이 사건 리폼 전 제품의 수명을 늘리거나 이미 수명을 다한 이 사건 리폼 전 제품을 재활용하기 위하여 이 사건 리폼을 한 것이므로, 이 사건 리폼은 지속가능성의 관점에서 위법하다고 볼 수 없다.

2) 판단 수리(repair), 업사이클링(upcycling), 리퍼비시(refurbishing) 등 중고 제품의 수명을 늘리고 수명을 다한 제품에 새로운 생명을 불어넣는 서비스는 지속가능성의 관점에서 장려되어야 한다. 그러나 위와 같은 서비스에 공익적 측면이 있다고 하더라도 상표권을 침해하지 않는 범위 내에서 할 수도 있으므로, 위 서비스를 하기만 하면 타인의 상표권을 침해하지 않는다고 할 수 없다. 특히 위와 같은 서비스를 통해 원래 제품과 동일성이 없는 다른 제품을 만들어 낼 경우, 위 서비스를 거친 상품에 기존의 상표가 그대로 남아 있는 경우 일반수요자는 위 서비스를 거친 상품의 출처를 오인·혼동할 우려가 있으므로, 위 서비스를 하는 자는 오인·혼동을 방지할 의무가 있다. 위 서비스를 통하여 기존의 상품과 동일성이 없는 다른 상품을 새로 생산하는 자는, 기존의 상표를 제거하는 방법, 기존 상품을 제거하는 것이 곤란할 경우 위 서비스를 마친 제품이라는 점을 표시하거나 위 서비스의 출처를 새로 표시하는 방법 등을 사용함으로써 일반수요자가 위 서비스를 거친 상품의 출처를 오인·혼동하는 것을 방지하는 것이 가능하다. 피고가 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 표시된 이 사건 상표들을 모두 제거하는 것이 사실상 불가능한 것으로 보이기는 하나, 다른 한편 피고는 일반수요자의 출처오인·혼동 가능성을 방지하기 위하여 이 사건 리폼 후 제품에 ‘리폼하였음, 재생품임, 재활용품임, 리사클제품임’ 등의 취지를 표시하는 것이 불가능하였다고는 할 수 없으므로, 이 사건 리폼이 위법하지 않다고 볼 수 없으니, 피고의 주장은 이유 없다.

자.  법익균형 등을 이유로 이 사건 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장 이 사건 리폼 전 제품 소유자가 리폼에 관한 기술 또는 이에 준하는 능력을 갖춘 자가 아닌 이상 이 사건 리폼 전 제품을 직접 리폼을 하기 어려우므로, 수선업자에게 주문하여 리폼할 수밖에 없다. 이 사건 리폼 전 제품 소유자가 직접 리폼하는 행위는 상표권 침해가 아님에도 불구하고, 피고가 이 사건 리폼 전 제품 소유자로부터 주문받아 리폼하는 것은 상표권 침해라고 하면, 스스로 리폼을 할 능력이 없는 이 사건 리폼 전 제품 소유자가 리폼하는 것을 금지하는 결과가 된다. 피고의 이 사건 리폼이 상표권 침해라면 리폼주문자는 피고와 공동으로 상표권을 침해한 것이 되므로, 이 사건 리폼 전 제품 소유자의 상품사용의 자유를 심대하게 침해하게 되어 부당하다.

2) 관련 법리 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가지고 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다(헌법 제10조). 모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다(헌법 제23조 제1항). 법령에 의한 행위 또는 업무로 인한 행위 기타 사회상규에 위배되지 아니하는 행위는 벌하지 아니한다(형법 제20조). 형법 제20조의 ‘사회상규에 위배되지 아니하는 행위’는 우리 형법의 독특한 규정으로, 구성요건에 해당하는 행위가 형식적으로 위법하더라도 사회가 내리는 공적 평가에 의하여 용인될 수 있다면 그 행위를 실질적으로 위법한 것으로는 평가할 수 없다는 취지에서 도입된 일반적 위법성 조각사유이다. 어떠한 행위가 정당행위에 해당하는지는 구체적인 사정 아래서 합목적적, 합리적으로 고찰하여 개별적으로 판단되어야 한다. ‘목적의 정당성’과 ‘수단의 상당성’ 요건은 행위의 측면에서 사회상규의 판단 기준이 된다. 사회상규에 위배되지 아니하는 행위로 평가되려면 행위의 동기와 목적을 고려하여 그것이 법질서의 정신이나 사회윤리에 비추어 용인될 수 있어야 한다. 수단의 상당성·적합성도 고려되어야 한다. 또한 보호이익과 침해이익 사이의 법익균형은 결과의 측면에서 사회상규에 위배되는지를 판단하기 위한 기준이다. 이에 비하여 행위의 긴급성과 보충성은 수단의 상당성을 판단할 때 고려요소의 하나로 참작하여야 하고 이를 넘어 독립적인 요건으로 요구할 것은 아니다. 또한 그 내용 역시 다른 실효성 있는 적법한 수단이 없는 경우를 의미하고 ‘일체의 법률적인 적법한 수단이 존재하지 않을 것’을 의미하는 것은 아니라고 보아야 할 것이나, 정당행위로 인정되기 위하여 요구되는 긴급성이나 보충성의 정도는 개별 사안에 따라 다를 수 있다(대법원 2024. 8. 1. 선고 2021도2084 판결). 이러한 이익형량과정에서 첫째, 침해행위의 영역에 속하는 고려요소로는 침해행위로 달성하려는 이익의 내용과 중대성, 침해행위의 필요성과 효과성, 침해행위의 보충성과 긴급성, 침해방법의 상당성 등이 있고, 둘째, 피해이익의 영역에 속하는 고려요소로는 피해법익의 내용과 중대성, 침해행위로 피해자가 입는 피해의 정도, 피해이익의 보호가치 등이 있다. 그리고 일단 권리의 보호영역을 침범함으로써 불법행위를 구성한다고 평가된 행위가 위법하지 않다는 점은 이를 주장하는 사람이 증명하여야 한다(대법원 2021. 4. 29. 선고 2020다227455 판결 등 참조).

3) 판단 위 법리에 비추어 보건대, ① 비업무용소비자는 타인의 권리를 침해하지 않는 한도 내에서 소유권을 행사할 권리, 행복을 추구할 권리 등을 가지는 점, ② 비업무용소비자가 당해상품을 소비생활에 사용하는 과정에서 당해상품의 성능, 품질, 형태, 모양, 크기, 색상 등을 최대한 자신의 특수성, 기호, 취향 등에 맞추기 위하여 당해상품을 동일성을 해할 정도로 가공하여 최적화[이하 ‘개인화(customizing)’라 한다할 목적으로 신상품을 생산할 필요성이 있는 점, ③ 비업무용소비자는 직접 당해상품을 가공할 만한 능력, 수단, 시간 등이 부족하므로 가공업자에게 주문하는 방식으로 가공할 수밖에 없는 점, 신상품으로부터 당해상표를 제거하는 것이 물리적으로 불가능하거나 과다한 비용이 소요되는 경우가 있는 점(예 상품의 대부분에 당해상표가 표시되어 있는 경우), ④ 가공업자가 비업무용소비자로부터 주문을 받아 당해상품가공방식으로 생산한 신상품에 당해상표를 무단으로 표시하는 것을 완전히 금지할 경우 비업무용소비자로부터 당해상품을 개인화할 수단을 완전히 박탈하는 결과가 되는 점 등을 고려하면, 가공업자가 비업무용소비자의 주문에 따라 당해상품가공방식으로 생산한 신상품에 당해상표를 무단으로 표시하는 행위가 언제나 위법한 것으로 금지된다고 볼 수는 없고, 그 생산의 주된 동기 또는 목적이 당해상품의 개인화이고 그 무단표시로 인하여 당해상표권자가 손해를 입을 가능성이 현저히 낮다는 등 특별한 사정이 경우에는, 그 무단표시는 사회상규에 위배되지 아니한 것으로 위법성이 조각될 수 있다. 앞서 본 바와 같이 ① 피고는 비업무용소비자인 이 사건 리폼 전 제품 소유자의 주문에 따라 당해상품을 가공하여 생산한 신상품에 당해상표를 무단으로 표시한 점, ② 피고가 당해상품의 품질, 성능, 디자인 등을 심하게 변경한 점(개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등을 심하게 변경함), ③ 피고가 생산한 신상품은 원고가 생산한 다른 상품을 모방한 것인 점, ④ 피고는 일반수요자가 신상품의 출처가 원고인 것으로 오인하지 않도록 이를 방지하는 별도의 표시(예 리폼, 재생품, 재활용품, 리사이클제품 등)를 할 수 있었음에도 하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 제출한 증거로는 피고의 무단표시가 정당한 행위에 해당하여 위법성이 없다고 인정하기에 부족하므로, 피고의 주장은 이유 없다.

가.  금지 청구 부분 (인용) 앞서 본 바와 같이 피고는 이 사건 리폼 후 제품에 이 사건 상표들을 표시한 후 리폼주문자에게 인도함으로써 이 사건 상표들에 관한 원고의 상표권을 침해하였으므로, 이 사건 상표들이 표시되어 있는 가방의 원단을 사용해 이 사건 리폼 후 제품을 제조하여서는 아니 될 의무가 있다.

나.  손해배상청구 부분 (일부 인용)

1) 손해배상책임의 발생 앞서 본 바와 같이 피고는 2017년경부터 2021년경까지 원고의 상표권을 침해하였고, 원고는 가방 및 지갑 등을 제작·판매하고 있어 피고와 동종 영업을 하고 있으므로, 원고에게 영업상 손해도 발생하였다고 보아야 한다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 등 참조). 피고에게 침해행위에 대한 과실도 있는 것으로 추정되므로(위 대법원 판결 참조), 피고는 원고에게 상표권 침해로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.

2) 손해배상의 범위 을 제7호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 가방 소유자들로부터 수선비 명목으로 이 사건 리폼 후 제품 1개당 100,000원 내지 700,000원을 받았고, 그 매출액의 합계는 23,800,000원인 사실을 인정할 수 있으나, 이러한 수선비 중 피고가 실제로 얻은 이익 등을 가려낼 만한 자료는 없다. 달리 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝힐 만한 자료를 찾을 수 없다. 따라서 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정에 비추어 볼 때, 상표법 제110조 제6항에 따라 원고의 손해액을 15,000,000원(= 이 사건 상표 1에 관한 상표권 침해에 따른 손해액 13,500,000원 + 이 사건 상표 2에 관한 상표권 침해에 따른 손해액 1,500,000원)으로 정함이 타당하다.

① 원고 가방이 상당히 고가이고, 이 사건 각 상표의 가치도 매우 높을 것으로 보인다. 그러나 수선비 단가가 크지 않고, 이 사건 리폼 후 제품으로 인한 매출액은 23,800,000원에 불과하며, 피고의 관련 매출액 전체를 알 수 있는 자료도 제출되지 않았다.

② 이 사건 리폼 후 제품이 현실적으로 중고 상품 등으로 유통되었다고 볼 만한 자료는 없으므로, 이 사건 각 상표의 출처표시 기능 등이 저해된 정도가 매우 크다고 단정하기 어렵다.

다.  소결론 따라서 피고는 원고에게 상표권 침해로 인한 손해액 15,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날인 2022. 4. 1.부터 피고가 이행 의무의 존재 여부와 범위에 관하여 다투어 볼 만한 제1심 판결 선고일인 2023. 10. 12.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

이 사건 예비적 청구는 주위적 청구원인인 상표권 침해 주장이 전부 배척될 것에 대비하여 한 것인데, 앞서 본 바와 같이 상표권 침해 주장을 인용하고, 그 금지청구와 손해배상청구의 인정 범위는 예비적 청구와 동일할 것이므로, 나아가 예비적 청구에 대하여는 판단하지 아니한다.

그렇다면 원고의 주위적 청구 중 금지청구 부분은 이유 있어 이를 전부 인용하고, 손해배상청구 부분은 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 그 나머지는 이유 없어 이를 기각할 것인데, 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 피고의 항소는 이유 없어 이를 기각한다. 다만 제1심판결의 주문 제1항(금지청구 인용 부분)은 원고가 이 법원에서 청구를 감축하였으므로 주문 제3항과 같이 변경되었다. [별지 2 ~8 각 생략