특허법원 2003. 8. 29. 선고 2002허4989 판결

정정을 구하고 있는 특허발명의 특허청구범위의 일부 항에 대하여 등록무효가 확정되어 각하하여야 하는 경우 정정의 소 전부를 각하하여야 하는지 여부(소극)

비록 정정심판에 있어서 그 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체로서의 모든 정정이 허용될 수 없다고는 하더라도, 이는 하나의 기술사상에 기초한 특허발명에 대한 정정사건에서 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 심결을 할 수 없다는 취지에 지나지 않아 특허발명의 특허청구범위의 일부 항이 등록무효로 되어 그 무효로 된 특허청구범위의 정정 가능 여부에 관하여는 실체판단에 나아갈 필요가 없어서, 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 문제가 발생되지 아니하는 경우에까지 일체로서 판단하여야 하는 것은 아니어서 정정의 소 전부가 부적법하다고 볼 수는 없다.

특허법 제136조

바이엘 아크티엔게젤샤프트(Bayer Aktiengesellschaft) (소송대리인 변리사 김란 외 1인)

특허청장

2003. 7. 11.

1.  원고의 (특허등록번호 생략)의 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제6항에 대한 소를 각하한다.

2.  원고의 (특허등록번호 생략)의 특허청구범위 제2항에 대한 청구를 기각한다.

3.  소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2002. 6. 28. 2001당2273 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 명칭이 "퀴놀린카복실산의 수성 염기성 제제를 제조하는 방법"이고 특허청구범위가 다음 나.항과 같은 (특허등록번호 생략)(국내 우선권 주장일 1985. 1. 5., 출원일 1985. 12. 30., 등록일 1989. 9. 18., 아래에서는 '이 사건 특허발명'이라 한다)의 특허권자이다.

(2) 원고가 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 다음 다.항과 같이 정정하기 위한 심판청구를 하자, 특허심판원은 이를 2001당2273 사건으로 심리하여 2002. 6. 28. 다음 마.항과 같은 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나.  이 사건 특허발명의 특허청구범위

1.  활성화합물을 제제보조제와 함께 물에 주입하고, pH가 8 내지 12.5로 될 때까지 무기 또는 유기염기를 서서히 교반하면서 가한 다음, 활성화합물이 용해된 후 목적하는 농도가 될 때까지 물을 가하여 일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)의 카복실산의 수성 염기성 제제를 제조하는 방법.

(Ⅰ)

(Ⅱ)

위 식에서, X는 N, C-H 또는 C-F이고 ; Z는 0 또는 CH2이며 ; R1은 수소, 메틸, 에틸, 또는 β-하이드록시에틸이고 ; R2는 사이클로프로필, 2-플루오로에틸 또는 에틸이며 ; R3는 수소 또는 메틸이고 ; R4는 수소 또는 메틸이다.

2.  활성화합물과 제제보조제를 물에 현탁시키고, 활성화합물이 용해될 때까지 무기 또는 유기염기를 교반하면서 가하고, 덩어리가 없는 청정한 겔이 형성될 때까지 계속 교반하며, 겔을 목적하는 농도까지 물로 희석하여 일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)의 카복실산의 수성 염기성 제제를 제조하는 방법{일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)는 청구항 1.과 동일하므로 그 기재를 생략한다}.

3.  일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)의 화합물을 염기와의 염 형태로 물에 용해시키고, 과량의 염기를 사용하여 pH 8 내지 12.5로 조정하여 일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)의 카복실산의 수성 염기성 제제를 제조하는 방법{일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)는 청구항 1.과 동일하므로 그 기재를 생략한다}.

4.  제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 1-사이클로프로필-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-7-(1-피페라진일)-3-퀴놀린카복실산 또는 1-사이클로프로필-7-(4-에틸-1-피페라진일)-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-3-퀴놀린카복실산의 염을 함유하는 제제를 제조하는 방법.

5.  제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)화합물의 염기성 염을 0.1 내지 30%의 농도로 함유하는 제제를 제조하는 방법.

6.  제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)화합물의 염기성 염을 0.5 내지 10%의 농도로 함유하는 제제를 제조하는 방법. 

다.  정정을 구하는 특허청구범위

청구항 1.의 "무기 또는 유기염기"를 "과량의 NaOH 또는 KOH"로, "일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)의 카복실산"을 "리터당 0.01 내지 100밀리당량 과량의 염기를 함유하고 염기성염의 농도가 0.5 내지 10%인 1-사이클로프로필-7-(4-에틸-1-피페라진일)-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-3-퀴놀린카복실산"으로 정정하고,

청구항 2.의 "무기 또는 유기염기"를 "과량의 NaOH 또는 KOH"로, "일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)의 카복실산"을 "리터당 0.01 내지 100밀리당량 과량의 염기를 함유하고 염기성염의 농도가 0.5 내지 10%인 1-사이클로프로필-7-(4-에틸-1-피페라진일)-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-3-퀴놀린카복실산"으로 정정하고,

청구항 3.의 "일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)의 화합물"을 "1-사이클로프로필-7-(4-에틸-1-피페라진일)-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소-3-퀴놀린카복실산"으로, "염기"를 "NaOH 또는 KOH"로, "일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)의 카복실산"을 "리터당 0.01 내지 100밀리당량 과량의 염기를 함유하고 염기성염의 농도가 0.5 내지 10%인 1-사이클로프로필-7-(4-에틸-1-피페라진일)-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-3-퀴놀린카복실산"으로 정정하고,

청구항 4. 내지 6.을 삭제한다.

라.  인용발명의 요지

1982.  12. 22. 공개된 유럽 공개특허공보의 특허등록 제67666호에 실린 "항균성 나프티리딘 및 퀴놀린 화합물의 염 및 그 제조방법"에 관한 발명으로, 그 상세한 설명에는 나프티리딘 및 퀴놀린계 화합물의 예로서 "화합물A[1-에틸-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-7-(1-피페라지닐)-3-퀴놀린카복실산]와 화합물B[1-에틸-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-7-(1-피페라지닐)-1,8-나프티리딘-3-카복실산]"가 기재되어 있고, "비경구제제를 제조하기 위해서 활성성분은 다음과 같은 특성을 가지고 있거나 그러한 유도체(예 : 염)로 전환될 수 있어야 한다. a) 혈액이나 근육조직에 적합하고 세포구조를 손상시키지 않는 pH, 바람직하게는 pH 4∼8에서 높은 수용성을 가져야 한다 ; b) 실온의 공기 중에서 용액 내의 안정성을 가져야 한다 ; c) 유도체(예 : 산 또는 염기)를 제조하는 데 사용되는 제제는 비독성이고, 의약품목 허가기구의 규정에 비추어 허용 가능하여야 한다 ; d) 위 제제의 가격은 저렴하여야 한다 ; e) 유도체는 쉽게 형성되고, 안정된 형태로 동결건조 가능하여야 한다 ; f) 유도체는 투여의 용이성을 위해 표준 비경구용액에 충분히 용해될 수 있어야 한다. 아래의 [표 1]은 화합물A와 B로부터 제조된 약제학적으로 허용된 염의 대부분이 이들 화합물을 함유하는 유용한 비경구용 제제를 제조하는 데 사용될 수 없음을 설명하는 pH 데이터 및 용해도를 나타낸다. [표 1]의 데이터는 다음과 같은 과정에 의해 얻어진 것이다. 용해도 검사절차는 선정된 농도를 얻기 위해 계산된 화합물A 또는 화합물B의 양을 칭량하여 용량 플라스크에 넣었다. 동일한 몰당량의 결합할 산, 아미노산 또는 염기를 용액 또는 건조된 상태로 첨가하였다. 탈이온수를 미리 선정된 농도가 되기 위해 필요한 정도의 용량이 되도록 첨가하였다. 화합물A 또는 B는 염 형성제와 대략 동일한 몰당량으로 혼합될 수 있으며, 또는 만약 필요하다면 과량의 염 형성제가 사용될 수 있다. 건조된 활성물질 분말을 사용하기 바로 전에 용매를 첨가해 용액으로 만들어 투여하는 용시 조제형 제제의 경우 완충제, 중성염, 당, 산 등과 같은 부가성분들이 함유될 수 있으며, 용시 조제형 비경구제제는 동결건조된 활성성분 또는 결정성 활성성분을, 완충제, 방부제, 등장화제(용액의 삼투압을 체액의 삼투압과 동일하게 조절하는 성분) 등의 제제보조제를 함유한 약학적으로 허용되는 액체(예 : 물)에 용해시켜서 제조한다."는 내용이 기재되어 있다. 

마.  이 사건 심결이유의 요지

정정을 구하고 있는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항은 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 인용발명의 "항균성 나프티리딘 및 퀴놀린 화합물의 염 및 그 제조방법"에 관한 발명과 비교하여 리터당 0.01 내지 100밀리당량으로 과량의 NaOH 또는 KOH를 사용하는 차이가 있으나, 그에 따른 안정성의 효과가 인정되지 않는 범위의 발명까지 권리청구를 하고 있어서 진보성이 없어 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없는 것이므로 정정이 허용되지 않고, 특허청구범위의 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체에 대한 정정을 허용할 수 없다.

2.  이 사건 소의 적법 여부 

가.  피고의 주장

원고가 정정을 구하고 있는 이 사건 특허발명의 특허청구범위의 일부 항에 대하여 등록무효가 확정되었고, 정정심판은 그 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체로서 모두 허용될 수 없는 것이므로 이 사건 소는 전체로서 부적법하여 각하되어야 한다.

나.  인정 사실

주식회사 한국미생물연구소가 원고를 상대로 제기한 2001당110 등록무효심판 사건에서 특허심판원이 2001. 10. 31. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 모두가 무효라는 심결을 하자, 원고가 위 심결에 대한 취소소송을 제기하여 특허법원이 2002. 8. 16. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(아래에서는 '이 사건 제2항 발명'이라 한다)에 대한 심결을 취소하고, 나머지 청구를 기각하는 판결을 선고하였으며, 원고가 위 판결에 불복하여 상고하였으나 2002. 12. 27. 대법원에서 상고가 기각됨으로써, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제6항(아래에서는 '이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항 발명'이라 한다)에 대한 무효가 확정되었다.

다.  판단

특허법 제136조 제6항에서는 "제1항의 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 다만, 취소결정에 의하여 특허가 취소되거나 심결에 의하여 특허가 무효로 된 후에는 그러하지 아니하다."고 규정하고 있고, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제6항에 대한 무효심결이 확정된 사실은 위에서 본 바와 같아 원고로서는 소멸된 이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항 발명에 대한 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상의 이익이 없어서 이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항 발명에 대한 소는 부적법하다고 할 것이나, 나아가 이 사건 소가 전체로서 부적법한 것인가에 관하여 살펴보건대, 비록 정정심판에 있어서 그 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체로서의 모든 정정이 허용될 수 없다고는 하더라도, 이는 하나의 기술사상에 기초한 특허발명에 대한 정정사건에서 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 심결을 할 수 없다는 취지에 지나지 않아 이 사건에 있어서와 같이 특허발명의 특허청구범위의 일부 항이 등록무효로 되어 그 무효로 된 특허청구범위의 정정 가능 여부에 관하여는 실체판단에 나아갈 필요가 없어서, 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 문제가 발생되지 아니하는 경우에까지 일체로서 판단하여야 하는 것은 아니어서 이 사건 소 전부가 부적법하다는 피고의 주장은 이유 없다.

3.  이 사건 제2항 발명에 대한 판단 

가.  원고가 주장하는 심결취소사유

이 사건 제2항 발명에 대한 정정심판청구는 특허청구범위를 감축하는 것이고, 정정 후 특허청구범위에 기재된 사항도 인용발명과 비교하여 보았을 때 그 목적, 구성 및 효과가 달라 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이므로 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

나.  판단

(1) 특허청구범위를 감축하는 경우인지 여부

이 사건 제2항 발명에서 정정을 청구하고 있는 사항은, 정정 전 이 사건 제2항 발명의 "무기 또는 유기염기"를 "과량의 NaOH 또는 KOH"로, "일반식(Ⅰ) 또는 (Ⅱ)의 카복실산"을 "리터당 0.01 내지 100밀리당량 과량의 염기를 함유하고 염기성염의 농도가 0.5 내지 10%인 1-사이클로프로필-7-(4-에틸-1-피페라진일)-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-3-퀴놀린카복실산"으로 정정하는 것인데, 위 정정하고자 하는 사항은 모두 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 기재된 내용으로서, 염기의 종류, 사용량, 농도, 목적물질 등을 구체적으로 한정하는 것이어서 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당된다.

(2) 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부

이 사건 제2항 발명의 국내 우선권 주장일 전에 반포된 간행물에 게재된 인용발명과 이 사건 제2항 발명을 비교하여 본다.

(가) 목적

정정 후 이 사건 제2항 발명과 인용발명은 모두 퀴놀린카복실산 화합물의 수성제제를 제조하고자 하는 동일한 기술분야에 속하는 발명들로서, 정정 후 이 사건 제2항 발명의 목적은 퀴놀린카복실산 화합물의 안정된 수성 제제를 제조하기 위한 것이고(갑 제2호증), 위에서 본 바와 같이 인용발명의 명세서에도 비경구제제용 활성성분이 갖추어야 할 조건으로 "용액 내에서의 안정성"이 기재되어 있으며, 제제의 안정성은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 수성 제제를 제조하고자 하는 경우 당연히 고려해야 되는 사항이라고 할 것이어서 양 발명은 퀴놀린카복실산 화합물의 안정된 수성 제제를 제조하고자 하는 점에서 목적이 같다고 할 것이고, 원고가 정정 후 이 사건 제2항 발명의 또 다른 목적이라고 주장하는 용액의 희석성은 용액을 희석하였을 때 약물이나 제제보조제의 농도, 이온강도 등의 조건이 달라지는 경우에도 침전이 발생하는 등의 문제가 발생하지 않는 특성을 의미하는 것으로서 희석성이 우수하다는 것은 넓은 의미에서는 용액의 안정성이 우수하다는 것을 의미하는 것이어서 이 점에 있어서도 양 발명의 목적에 커다란 차이가 있다고 볼 수는 없다.

(나) 구성

① 정정 후 이 사건 제2항 발명은 퀴놀린카복실산 화합물의 일종인 엔로플록사신을 활성성분으로 함유하는 안정된 수성 염기성 제제를 제조하는 방법에 관한 발명으로서, ㉠ 퀴놀린카복실산 중 특정의 1-사이클로프로필-7-(4-에틸-1-피페라진일)-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소-3-퀴놀린카복실산(엔로플록사신)을, ㉡ 제제보조제와 함께 물에 현탁시키고, ㉢ 활성화합물이 용해될 때까지 과량의 NaOH 또는 KOH를 서서히 교반하면서 가하고 덩어리가 없는 청정한 겔이 형성될 때까지 계속 교반하며, 겔을 목적하는 농도까지 물로 희석하여, 리터당 0.01 내지 100밀리당량 과량의 염기를 함유하고 염기성 염의 농도가 0.5 내지 10%인, ㉣ 수성 염기성 "제제"를 제조하는 방법에 관한 것이다.

② 이 구성들을 인용발명과 비교하여 보면, 우선 인용발명에는 정정 후 이 사건 제2항 발명의 엔로플록사신이 구체적으로 특정되어 있지 않으나, 이 사건 특허발명의 명세서에서 위 화합물과 대등한 정도의 바람직한 화합물로 기재하고 있는 1-에틸-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-7-(1-피페라지닐)-3-퀴놀린카복실산과 1-에틸-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-7-(1-피페라지닐)-1, 8-나프티리딘-3-카복실산(갑 제2호증)이 위에서 본 바와 같이 인용발명의 화합물A와 B로 예시되어 있어 양 발명은 활성화합물의 종류에서 별다른 차이가 없다.

③ 정정 후 이 사건 제2항 발명에서 "활성화합물을 제제보조제와 함께 물에 현탁하는" 구성에 관하여 살펴보면, "제제보조제"란 활성화합물을 사람에게 투여하기 위하여 제제화할 때 첨가하는 완충제, 등장화제, 희석제, 용해보조제, 보존제, 착색제, 감미료 등을 의미하는 것으로서 이들 성분은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 필요에 따라 취사선택하여 사용할 수 있는 통상적인 성분으로 위에서 본 바와 같이 인용발명에도 "건조된 활성물질 분말을 사용하기 바로 전에 용매를 첨가해 용액으로 만들어 투여하는 용시 조제형 제제의 경우 완충제, 중성염, 당, 산 등과 같은 부가성분들이 함유될 수 있으며, 용시 조제형 비경구제제는 동결건조된 활성성분 또는 결정성 활성성분을, 완충제, 방부제, 등장화제(용액의 삼투압을 체액의 삼투압과 동일하게 조절하는 성분) 등의 제제보조제를 함유한 약학적으로 허용되는 액체(예: 물)에 용해시켜서 제조한다."는 기재가 있어 의약적으로 사용가능한 보조제의 예 및 활성화합물과 제제보조제가 물에 용해된다는 기술내용이 나타나 있고, "물에 현탁한다."는 것도 활성화합물이 염을 형성하기 이전에는 그 자체로 물에 용해되기 어려운 물질이므로 이 활성화합물과 제제보조제 및 물을 혼합시키는 과정에서 이들이 물에 완전히 녹아 투명한 용액으로 되지 않고 서로 현탁된 현탁액(suspension) 상태에 있는 것을 말하는 것으로서 인용발명에도 "화합물A와 B를 원하는 산성용액이나 현탁액에 활성화합물을 가하여 용액이나 현탁액 상태로 취급할 수 있다."는 기재가 있어(갑 제5호증) "물에 현탁한다."는 구성에 별다른 기술적 특징이 있다고 할 수도 없다.

④ 정정 후 이 사건 제2항 발명의 구성 중 "활성화합물이 용해될 때까지 과량의 NaOH 또는 KOH를 서서히 교반하면서 가하고 덩어리가 없는 청정한 겔이 형성될 때까지 계속 교반하며, 겔을 목적하는 농도까지 물로 희석하여, 리터당 0.01 내지 100밀리당량 과량의 염기를 함유하고 염기성 염의 농도가 0.5 내지 10%로 하는" 구성에 관하여 살펴보면, 인용발명의 명세서에 "화합물A 또는 B에 염기 동 몰량을 용액상태로 더하고 탈이온수(용해되어 있는 이온을 모두 제거한 순수한 물을 말한다)를 가하여 미리 선택한 농도로 맞춘다."는 취지의 기재와, 이와 같이 화합물A 또는 B에 염기 동 몰량을 용액상태로 더하여 얻어진 결과인 [표 1] 용해도 데이터에는 염기가 유기염기인 콜린인 경우 pH가 10.34와 9.8이고, 염기가 무기염기인 수산화나트륨인 경우 pH가 10.0과 10.5라는 기재 및 과량의 염기를 첨가한다는 기재가 있어(갑 제5호증) 정정 후 이 사건 제2항 발명과 인용발명은 모두 염기로서 NaOH를 사용하는 염기성 수용액으로 염기와 물을 가하는 공정이 같으며, 다만, 정정 후 이 사건 제2항 발명은 염기로 NaOH 또는 KOH를 리터당 0.01 내지 100밀리당량을 사용하고 염기성 염의 농도를 0.5 내지 10%로 하는 차이가 있다.

이러한 차이점 중 "리터당 0.01 내지 100밀리당량"이라는 수치는 그 수치범위가 매우 광범위할 뿐 아니라 이 사건 특허발명의 명세서 어디에도 위 수치범위로 과량의 염기를 사용함에 따른 임계적 효과를 인정할 만한 기재가 없어 "리터당 0.01 내지 100밀리당량"이라는 구성은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 필요에 따라 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하고, "염기성 염의 농도 0.5 내지 10%"라는 수치도 인용발명의 [표 1]에 의하면 화합물A 또는 B의 염기성 염(소디움염) 수용액은 화합물A 또는 B의 염기성 염의 농도가 아니라 화합물A 또는 B 자체의 농도가 13.1%(131mg/ml) 또는 7.5%(75mg/ml)라는 기재가 있어 엔로플록사신, 화합물A 또는 B와 그들의 염기성 염 간의 분자량과 제제보조제의 유무에 따른 차이를 고려할 때 정정 후 이 사건 제2항 발명과 인용발명은 염기성 염의 농도범위에 있어서 별다른 차이가 없다고 할 것이고, 정정 후 이 사건 제2항 발명의 염기성 염의 농도범위를 0.5∼10%로 수치한정함에 따른 현저한 효과가 있다고 볼 아무런 근거도 없다.

다음으로 "덩어리가 없는 청정한 겔이 형성될 때까지 계속 교반하며, 겔을 목적하는 농도까지 물로 희석한다."는 구성에 관하여 살펴보면, 현탁액의 기제로 사용되는 보조제 중 폴리에틸렌글리콜, 폴리비닐피롤리디돈 또는 젤라틴 등 다수의 화합물들은 점도가 상당히 높은 화합물들로서 이러한 보조제와 활성화합물 및 물로 이루어지는 현탁액은 점도가 높은 겔(gel) 상태가 될 것인데, 여기에 과량의 NaOH 또는 KOH를 가하여 활성화합물이 염을 형성하게 되면 수용성이 되어 물에 녹으면서 뿌연 현탁액이던 것이 덩어리가 없어지면서 점점 맑아져 "청정한 겔" 상태로 되는 것이므로, 겔(gel) 상태를 거쳐 수성 염기성 제제를 제조한다는 것은 점도가 높은 보조제를 사용함에 따라 당연히 나타나는 현상에 불과한 것이다.

⑤ 정정 후 이 사건 제2항 발명의 구성 중 "제제"에 관하여 살펴보면, 인용발명의 명세서에 제제로서 정제, 캅셀제 및 경구용 액제 등을 기재하고 있으므로(갑 제5호증), 정정 후 이 사건 제2항 발명이 최종 생성물을 제제로 한 점도 특징이 없다.

(다) 효과

정정 후 이 사건 제2항 발명이 인용발명과 비교하여 현저한 효과가 있는지 여부에 관하여 살펴보건대, 정정 후 이 사건 제2항 발명의 효과가 나타나 있는 이 사건 특허발명의 명세서에서는 단지 "본 발명에 따른 염기성 제제가 산성 제제와는 다르게 저장시 변색 또는 침전현상을 일으키지 않는다."고만 기재되어 있을 뿐 현저한 효과가 있음을 확인할 수 있는 구체적인 기재가 없고(갑 제2호증), 갑 제6호증도 정정 후 이 사건 제2항 발명과 인용발명의 안정성을 비교실험한 결과가 아니어서 정정 후 이 사건 제2항 발명이 현저한 효과가 있음을 인정할 자료로 볼 수 없으며, 달리 정정 후 이 사건 제2항 발명이 이와 유사한 구성을 가진 인용발명에 비하여 현저한 효과가 있음을 인정할 증거가 없다.

(라) 소결

따라서 정정 후 이 사건 제2항 발명은 인용발명과 비교하여 보았을 때, 그 목적과 구성이 유사하고, 그 효과에 있어서도 현저한 차이가 있다고 볼 수 없어서 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없으므로 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없다고 할 것이다.

4.  결론

그렇다면 원고의 이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항 발명에 대한 소는 부적법하여 이를 각하하고, 이 사건 제2항 발명에 대한 청구는 이유 없어 이를 기각한다.