대법원 2001. 3. 23. 선고 98후1914 판결

디즈니 엔터프라이지즈 인크(DISNEY ENTERPRISES, INK) (소송대리인 변호사 장수길 외 2인)

특허법원 1998. 9. 4. 선고 98허3835 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

원심은 나아가, 그와 같은 사실은 피고가 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 행사한 것이어서 원고는 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람이라고 보지 않을 수 없고, 또한 저명상표의 경우는 그렇지 못한 상표에 비하여 상표권의 효력이 넓고 강력하게 보호되어지므로 마찬가지로 저명상표의 존속에 관하여 이해관계를 가지는 자의 범위 또한 넓어져서 이종상품(異種商品)의 저명상표에 의하여 권리행사를 받은 자는 그 저명상표에 대하여 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계를 갖게 된다고 보아야 하고, 취소심판청구인인 원고는 그의 청구에 의하여 저명상표인 이 사건 등록상표의 등록이 말소되어질 경우 등록권리자였던 피고로부터 상표법상의 상표권에 기한 침해금지소송 등을 당하지 아니할 구체적이고도 현실적인 이해관계를 갖게 된다는 취지의 이유로, 원고는 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 판단하였다.

2.  그러나 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하는 것으로서(대법원 1997. 10. 24. 선고 96후2326 판결, 1998. 3. 27. 선고 97후1115판결, 1998. 10. 13. 선고 97후1931 판결 등 참조), 상표법에 의하여 등록상표권에 주어지는 효력인 등록상표와 저촉되는 타인의 상표사용을 금지시킬 수 있는 효력(금지권)은 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 상표에 대하여만 인정되는 것이고 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 그러한 효력이 미치는 것은 아니라고 할 것이며(상표법 제66조), 이는 저명상표의 경우에도 마찬가지이되 다만, 저명상표의 경우에는 상표법 제7조 제1항 제10호의 규정에 의하여 상품출처의 혼동이 생기는 경우 그 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 동일·유사한 상표의 등록이 허용되지 아니할 뿐일 이치여서 저명상표의 상표권자로부터 그 저명상표의 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 상표에 대한 사용금지의 경고나 등록무효 또는 등록취소의 심판을 청구당한 사실이 있다고 하여, 그 피심판청구인에게도 자신의 상표와 지정상품이 다른 저명상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 할 수 없다.

또한, 기록 중의 증거에 의하여 피고가 원고의 등록상표에 대한 등록취소심판과 등록무효심판을 청구하여 일부는 무효심결이 확정되고 일부는 계속중인 사실이 인정되지만, 이는 이 사건 등록상표가 저명상표이고 저명상표는 상품출처의 혼동이 있는 경우에는 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 동일·유사한 상표의 등록을 배제할 수 있는 효력이 인정되는 것에 기한 것이라고 할 것이고, 그와 같은 사실이 있다고 하여 반대로 저명상표권자인 피고로부터 등록무효심판이나 등록취소심판을 청구당한 원고에게도 이종상품을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 볼 근거는 되지 않을 것이다.

더욱, 이 사건 등록상표의 상표권은 그 지정상품과 유사하지 아니한 의류에 사용되는 원고의 상표에 대하여는 처음부터 미칠 수가 없는 것이어서 원고는 이 사건 등록상표권에 기한 상표법상의 침해금지소송을 당할 염려가 없다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 등록이 말소되고 나서야 비로소 원고가 피고로부터 이 사건 등록상표로 인한 침해금지소송을 당하지 않게 되는 것도 아니라고 할 것이다.

따라서 원심판결이 견해를 달리한 나머지 등록된 저명상표의 금지적 효력이 이종상품에 대하여까지 미치는 것임을 전제로 하여 원고가 피고로부터 경고장을 받거나 이종상품을 지정상품으로 한 원고의 등록상표에 대한 등록무효심판이나 등록취소심판을 청구당한 것을 이 사건 등록상표의 상표권에 의한 대항을 받은 것으로 보거나, 이 사건 등록상표의 등록이 말소되어야 피고로부터 이 사건 등록상표의 상표권에 기한 상표법상의 침해금지청구소송을 당하지 않게 된다고 보아 원고가 이 사건 등록상표의 소멸에 대하여 구체적이고도 현실적인 이해관계를 갖는다고 판단한 것은, 상표법상의 등록상표의 효력이나 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 범위에 관한 법리를 오해한 결과라고 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하기에 이를 받아들인다.