대법원 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다. 

가.  이 사건 정정은 명칭이 “교체용 신축이음 누수방지 장치”인 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)을 대상으로 하여 특허청구범위 제1항의 ‘고정홈’을 ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈’으로 정정하고 있다. 이 사건 정정에 따른 특허청구범위의 형식적인 기재는 고정홈의 형상을 구체적으로 한정한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당한다.

나.  그리고 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘교량의 모든 누수를 완벽히 방지’하는 효과가 있다고 기재되어 있고, 가장 기본적이고 대표적인 도면인 도면 3, 4에는 ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈’의 형상이 그려져 있다. 이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 위와 같은 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 ‘슬래브 내측의 누수가 고정홈 내부로 유입되는 것을 차단하는 효과’가 있음을 충분히 파악할 수 있고, 이러한 효과는 이 사건 정정으로 새롭게 발생한 효과라고 보기 어렵다. 그렇다면 이 사건 정정 전후로 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고, 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다.

다.  따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다. 그런데도 원심은 이 사건 정정으로 인하여 이 사건 특허청구범위 제1항이 실질적으로 변경되었다고 판단하였다. 이러한 원심판단에는 상고이유 주장과 같이 정정에서 특허청구범위의 실질적 변경 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.