대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결

원심판결 중 특허번호 제465346호 특허의 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제13항에 대한 부분을 파기하고, 위 특허청구범위 제1항에 관한 소를 각하하며, 특허청구범위 제3항 내지 제13항에 관한 사건을 특허법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 

가.  확인대상발명이 자유실시기술인지에 관하여 기록을 살펴보면, 원심이 확인대상발명은 원심 판시 비교대상발명 4 내지 6으로부터 용이하게 발명할 수 있는 자유실시기술에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 자유실시기술 여부 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다.

나.  확인대상발명이 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 기록에 비추어 살펴보면 다음을 인정할 수 있다. 즉 이 사건 제2항 발명과 확인대상발명은 모두 소형의 X-선 발생장치에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하고, X-선 발생장치에서 생기는 열을 냉각시키고 X-선 발생장치의 소형화에 따른 장착의 용이성을 향상시키고자 하는 점에서 목적에 공통점이 있다. 이 사건 제2항 발명의 원심 판시 구성 ③에서 ‘전원부를 수용하는 전원용기에 X-선관 수용부를 설치하는 구성’은 ‘전원용기 내에 X-선관 수용부를 설치하는 구성’ 뿐만 아니라 ‘X-선관 수용부를 전원용기 측면에 인접하여 설치하는 구성’도 포함한다. 그러므로 이 사건 제2항 발명의 구성 ③은 확인대상발명의 원심 판시 구성 ⓒ와 실질적으로 동일하고, 그 밖에 이 사건 제2항 발명의 원심 판시 구성 ①, ②도 확인대상발명의 원심 판시 구성 ⓐ, ⓑ와 실질적으로 동일하다. 그리고 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 위 대응구성에 원심 판시 구성 ⓓ, ⓔ, ⓕ를 부가하고 있어서 이 사건 제2항 발명과 이용관계에 있다. 따라서 원심이 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 이 사건 제2항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

다.  확인대상발명이 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여

1) 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이다( 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조). 그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다( 대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결, 대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결 등 참조).

2) 원심은 확인대상발명의 ‘충격흡수부’는 그 설명서에 ‘열전도성과 전기전도성을 갖지 않는다’라고 기재되어 있더라도 실제로는 열전도성 및 전기전도성을 가지는 구성이라는 전제 아래 이 사건 제3항 발명 중 ‘열전도성을 가지는 중간부재’에 관한 구성과 실질적으로 동일한 것으로 보아, 확인대상발명이 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속한다고 판단하고 있다.

3) 그러나 위 법리에 비추어 기록을 살펴보건대, 확인대상발명의 설명서에 의하면 ‘충격흡수부는 그 재질이 실리콘 스펀지이고 외부로부터의 진동 및 충동을 받더라도 이를 흡수할 수 있고 열전도성과 전기전도성을 갖지 아니하는 구성’임을 알 수 있다. 그렇다면 이 경우 설령 확인대상발명의 ‘충격흡수부’가 열전도성과 전기전도성을 가지고 있어야 하고 그렇지 아니한 구성으로는 실시될 가능성이 없어서 심판청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있음은 별론으로 하고, 심판의 대상으로서는 여전히 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 하여야 하고 이를 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 하는 것이다. 그리하여 이 사건 제3항 발명의 ‘중간부재’와 확인대상발명의 설명서에 의하여 특정된 ‘충격흡수부’를 대비해 보면, 이 사건 제3항 발명의 ‘중간부재’는 높은 열전도성을 가지고 있어 플랜지부와 정면판 사이의 열전도를 확장시킴으로써 보호용기를 통한 열의 발산을 촉진시킬 수 있는 반면, 확인대상발명의 ‘충격흡수부’는 외부로부터의 진동 및 충동을 받더라도 이를 흡수할 수 있고 열전도성과 전기전도성을 갖지 아니하는 점에서 그 구성 및 작용효과에서 차이가 있어서, 이들이 균등관계에 있다고 할 수 없다. 따라서 나머지 구성에 대하여 살필 것도 없이 확인대상발명은 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이다. 그렇다면 원고가 특정한 것과 다른 내용을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단한 이 부분 원심판결에는 권리범위확인심판의 대상에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다.

라.  확인대상발명이 이 사건 제4항, 제6항, 제7항, 제9항, 제10항, 제12항, 제13항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 이 사건 제4항, 제6항, 제7항 발명은 이 사건 제3항 발명을 직접 또는 간접으로 인용하고 있는 종속항이므로, 확인대상발명이 앞서 본 대로 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 확인대상발명은 이 사건 제4항, 제6항, 제7항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다. 또한 이 사건 제9항, 제10항, 제12항, 제13항 발명은 각각 이 사건 제3항, 제4항, 제6항, 제7항 발명의 X-선 발생장치를 이용한 정전기 제거장치이므로, 마찬가지의 이유로 확인대상발명은 이 사건 제9항, 제10항, 제12항, 제13항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다고 할 것이다. 이 점에 관한 상고이유의 주장도 이유 있다.

그러므로 원심판결 중 이 사건 제1항, 제3항 내지 제13항 발명에 대한 부분을 파기하고 이 사건 제1항 발명에 대한 부분의 소를 각하하며 이 사건 제3항 내지 제13항 발명에 대한 부분의 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하고, 원고의 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.