대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결
[손해배상(지)]
판시사항
[1] 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품을 특허발명의 특허청구범위에서 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우, 특허권자가 그 대비대상이 되는 제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 특허권의 침해를 주장하는 것이 금반언의 원칙에 위배되는지 여부(적극)
[2] 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부의 판단 방법
판결요지
[1] 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다.
[2] 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.
참조조문
참조판례
[2] 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결(공2002하, 2452)
주 문
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
이 유
상고이유를 본다.
나. 다른 한편, 출원 당시의 이 사건 특허발명은 ‘버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성’을 갖는 것이었는데, 원고는 이 사건 특허발명의 출원ㆍ심사절차에서 특허청 심사관으로부터 이 사건 특허발명이 원심 판시의 인용발명과의 관계에서 진보성이 없다는 이유로 거절이유의 통지를 받고, 그 특허청구범위를 ‘… 여자코일 둘레의 마그네트 …로 구성되는 박판버저에 있어서 양면 인쇄회로기판의 양모서리 외부연결용 터미널의 하면과 회로에 의해 하부가 상호 연결된 수직관통터미널을 형성하고 그 관통터미널의 상부에 여자코일의 코일 터미널을 납땜 용접한 것으로 구성됨을 특징으로 하는 박판버저’로 보정하였으나(이와 같은 보정으로 이 사건 특허발명은 ‘미리 자력이 부여된 부품, 즉 마그네트를 사용하여 버저를 완성하는 구성’을 취하게 되었다.), 특허청 심사관으로부터 “거절이유를 번복할 만한 사유를 발견할 수 없다.”는 이유로 거절사정을 받았다.
다. 이에 원고는 거절사정 불복심판을 청구하고 그 절차에서 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 현재 등록되어 있는 바와 같이 다시 보정하면서 이 사건 특허발명을 “통상의 방법으로 버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성”을 갖는 것으로 특정하고, 그 심판보충서에서 이 사건 특허발명의 목적은 마그네트용 금속링을 버저 조립시에 버저 내에 장착하였다가 버저 조립이 완료된 후 필요한 자력을 부여함으로써 자력 부여가 용이하도록 한 박판 버저를 제공함에 있다고 설명하고, 이와 같은 방법은 ‘자력이 부여된 부품(마그네트)을 사용하여 버저를 완성하는 구성’을 갖는 인용발명에서는 전혀 찾아볼 수 없다는 점을 주장하였고, 이에 따라 비로소 이 사건 특허발명에 대한 등록사정이 이루어졌다.
라. 그러므로 이와 같은 과정을 통하여 특허등록을 받은 원고로서는 금반언의 원칙상 이 사건 소송에서 ‘자력이 부여된 마그네트로 버저를 완성하는 구성요소’가 필요에 따라 단순히 선택할 수 있는 사항에 불과하여 이 사건 특허발명의 권리를 침해하는 것이라고 주장할 수 없다.
