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37.상표권·디자인권 침해 경고장→소송, B사상대 90% 감액 성공 (조건부 합의금 지급 사례)
상표권·디자인권 침해 경고장→소송, B사상대 90% 감액 성공 (조건부 합의금 지급 사례)
<핵심 요약>
B사로부터 상표권 및 디자인권 침해로 소송을 당한 온라인 판매자가 법률 대리인을 통해 청구액의 90%를 감액시킨 사례이다. 법무법인민후는 침해 성립 요건 불충족과 손해배상액의 과다함을 주장하였으며, 재발 시 잔금을 지급하는 조건부 합의로 민·형사상 위험까지 해소하였다. 이는 지식재산권 분쟁에서 유리한 조건으로 신속하게 사건을 마무리한 성공적인 방어 사례이다.
1. 사실 관계
의뢰인은 네이버 스마트스토어(Naver Smartstore)와 같은 온라인 플랫폼에서 자동차 관련 상품을 판매하던 중, 글로벌 자동차 기업인 B사로부터 상표권 및 디자인권을 침해했다는 이유로 민사 손해배상 청구 소송을 당하였다.
상대방은 판매 페이지에 게시된 이미지가 B사의 상표와 등록디자인을 무단으로 사용했다는 점을 들어 침해 사실을 주장하고, 손해배상금 수천만 원을 청구하였다. 원고 B사는 소송 도중 청구원인을 변경하여 주장을 구체화하였고, 자사의 등록상표 및 등록디자인에 대한 권리 침해를 핵심 쟁점으로 삼아 민사적 배상뿐만 아니라 형사 처벌 가능성까지 언급하며 의뢰인을 압박하였다.
이에 의뢰인은 법무법인 민후를 통해, 상표 및 디자인권의 침해 성립 요건이 충족되지 않았으며 원고가 청구한 손해배상액 또한 법리적 근거 없이 과도하게 산정되었음을 적극적으로 변론하였다.
소송 과정에서 수차례 준비서면과 참고서면이 오간 끝에, 당사자 간 합의를 통해 사건은 종결되었으며 상대방은 소를 취하하였다.
2. 이 사건 관련 법조
(1) 상표법 제109조
누구든지 등록상표권을 침해한 자는 그로 인해 입은 손해를 배상할 책임이 있다.
(2) 디자인보호법 제115조
누구든지 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그로 인해 입은 손해를 배상할 책임이 있다.
(3) 민법 제750조
고의 또는 과실로 인한 불법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.
3. 이 사건의 쟁점
(1) 상표 및 디자인권 침해 성립 여부
- 피고가 판매 상품에 사용한 이미지가 B사의 등록상표 및 등록디자인과 실질적으로 유사한지 여부(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참고)
- 상품 상세페이지의 이미지가 출처표시기능을 하는 상표 또는 권리 보호 대상인 디자인으로 볼 수 있는지 여부(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073, 서울고등법원 2010. 6. 23. 선고 2009나117425 판결 등 참고)
(2) 손해배상액 산정의 적정성
- B사측이 주장한 손해액이 실제 침해로 인한 손해와 합리적 인과관계를 갖는지 여부(대구지방법원 서부지원 2011. 9. 15. 선고 2008가합1164 판결 등 참고)
- 손해액 산정에 있어 통상 실시료 기준이 타당한지(대구지방법원 서부지원 2011. 9. 15. 선고 2008가합1164 판결 등 참고)
(3) 형사 고소 가능성 및 민·형사 병행 압박
- 상대방이 민사소송과 병행하여 형사 고소 가능성을 언급하며 합의를 제시한 점을 고려한 구체적, 합리적인 합의 내용
4. 민후의 전략
법무법인 민후는 다음과 같은 전략으로 대응하였다.
(1) 침해요건 불성립 주장
피고가 사용한 이미지는 원고의 등록상표·디자인과 실질적으로 유사하지 않아 상표의 출처표시기능이나 식별력을 해치지 않으며, 일반 소비자가 오인·혼동할 가능성 또한 현저히 낮다는 점을 법리적으로 주장
(2) 손해액 과다 주장 및 통상 실시료 기준 반박
침해라고 하더라도 손해배상은 등록상표 사용의 통상 실시료를 기준으로 산정되어야 함을 강조하며, 부풀려진 청구액을 적극 방어
(3) 합의 유도 및 방어 협상력 강화
- 소송 진행 중 일부 금액만을 지급하고, 나머지 금액은 합의 조건 충족 여부에 따라 지급하는 방식으로 협상구조 설계
- 합의서에 피고가 향후 동일 또는 유사한 침해 행위를 반복하는 경우에만 나머지 합의금을 지급하도록 명시하여, 의뢰인의 장기적인 법률 리스크를 최소화
(4) 형사 리스크 사전 방어
합의서에 ‘형사 고소를 포함한 민·형사상 추가 청구 포기’ 문구를 삽입하여, 피고의 형사처벌 가능성을 원천적으로 차단
5. 법원의 판단
법원의 실질적인 판단 이전에 당사자 간의 합의서가 제출되고, 이어 원고의 소취하서가 접수되며 사건은 종결되었다.
* 합의서 주요 내용
① 원고 청구금액의 10%만 즉시 지급
② 잔여 합의금은 위반 시에만 지급
③ 원고의 민·형사상 모든 권리 포기 및 소송비용 각자 부담
④ 소송구조 비용의 담보도 철회함
그 결과, 의뢰인은 원고 청구액의 10%에 불과한 금액만으로 사건을 종결지을 수 있었다. 특히, 합의서에 민·형사상 추가 이의를 제기하지 않는다는 조항을 명시하여 잠재적 형사처벌 리스크를 원천 차단하였으며, 반복 침해 시에만 잔금을 지급하는 조건을 통해 장래의 분쟁 가능성까지 방지하는 등, 매우 유리한 조건으로 사건을 신속하게 마무리하였다.
6. 이 사건의 의의
이 사건은 자동차 브랜드 관련 부속품·기념품 등 유사 업종에서 빈번히 제기되는 상표·디자인권 침해 소송의 전형적인 대응 사례로 평가된다.
온라인 쇼핑몰을 운영하다 자신도 모르게 글로벌 대기업의 상표·디자인권을 침해했다는 경고장이나 소장을 받는 사례가 빈번하다. 이 사건은 바로 그런 위기에 처한 의뢰인을 위해 법무법인 민후가 ① 침해 성립 여부에 대한 날카로운 법리적 반박, ② 비현실적인 손해배상액에 대한 실질적 방어, ③ 형사 고소 압박을 무력화하는 협상 전략을 종합적으로 구사하여 법률 리스크는 최소화하고 사업은 조기에 안정시킬 수 있음을 보여준 성공적인 방어 사례이다.
특히, 본 사건에서 고안된 ‘조건부 합의금 지급 구조’는 불필요한 소송 장기화를 막고 양측의 실리를 모두 충족시키는 창의적인 해결책으로서, 향후 유사한 지식재산권 분쟁에서 활용할 수 있는 매우 효과적인 실무 모델을 제시했다는 점에서 큰 의의를 가진다.
7. 이 사건 참고 판례
| 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조). |
| 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 ‘키워드’라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 ‘상표로서의 사용’에 해당한다 할 것이다. 그리고 상표로서의 사용의 일종인 상품의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다. |
| 서울고등법원 2010. 6. 23. 선고 2009나117425 판결 타인의 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 등 참조). |
| 대구지방법원 서부지원 2011. 9. 15. 선고 2008가합1164 판결 물론 원고는 실제 손해액이 통상사용료를 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있기는 하나(상표법 제67조 제4항 전문), 을 제6, 14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 보면 피고의 순이익 중 상품의 품질, 기술, 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 원고상표 침해와는 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 엿보이는 바, 결국 피고의 순이익 전체를 침해행위로 인하여 얻은 이익으로 그대로 인정할 수는 없으므로 추정규정인 상표법 제67조 제2항을 적용하기는 어렵다(법률상 사실추정규정의 배제). 따라서 원고는 원칙으로 돌아가 상표법 제67조 제1항에 따라 불법행위의 요건사실인 ‘침해행위와 인과관계에 있는 손해의 액’을 직접 증명하여야 할 것인데, 달리 원고가 실제로 입은 손해액이 위 통상사용료를 초과한다는 점에 관한 입증이 없다. |
| 대구지방법원 서부지원 2011. 9. 15. 선고 2008가합1164 판결 원고는, 상표법 제67조 제3항에 의하여 통상실시료 상당액을 손해로서 구하고 있다. 일반적으로 사용료는 기존에 상표권 사용계약이 있었으면 그에 따르고, 사용계약이 없는 경우에는 업계의 통상적인 사용료 등에 거래의 개별사정을 고려하여 적정하게 산정한 사용료율에 침해품의 판매가격을 곱하는 방식에 의하여 산정하는 것이 보통이다. |
