140.

특허를 받을수 있는 권리

• 새 탭 열기
• 작성 이력 보기

<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 개념 

특허권은 특허출원 및 심사 등의 절차를 거친 후 특허권의 등록을 함으로써 비로소 발생하는 권리이지만 특허등록 이전에 발명자에게 아무런 보호도 주어지지 않는 것은 아니다. 특허출원한 발명이 공개되기 이전에는 비밀성 등의 요건을 갖춘 한 영업비밀로 보호받을 수 있음은 물론이고 특허법은 특허등록이 되기 이전에도 출원공개시부터 보상금 청구권을 부여해 주고 있다. 즉, 특허출원을 한 발명자는 출원공개가 있는 경우, 그 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있고(특허법 제65조 1항), 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액235)에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(특허법 제65조 2항). 다만, 보상금 청구권은 당해 특허출원에 대한 특허권의 설정등록이 있은 후가 아니면 이를 행사할 수 없다(특허법 제65조 3항). 특허출원하여 특허등록이 이루어지기까지는 상당한 시일이 소요되기 때문에 발명의 완성시부터 특허등록 시까지 발명자를 잠정적으로 보호하기 위하여 인정된 개념이 특허받을 권리이고 특허권과 구별해서 발명권이라고 불리기도 한다. 이러한 발명권은 발명을 한 자에게 원시적으로 귀속하고 발명자가 2인 이상인 경우 발명권은 공유로 한다(특허법 제33조 2항). 만약에 동일 발명에 관하여 특허를 출원한 자가 2인 이상인 경우에는 선출원주의 원칙에 의해 선원자에게 발명권이 귀속한다. 이러한 발명권은 이전성이 있으며, 이전된 경우 권리는 승계인에게 이전하고 승계인은 그 권리를 제3자에게 대항하려면 일정한 절차를 밟아야 한다.

나. 특허받을 권리의 귀속

특허받을 권리는 특허의 대상이 되는 발명을 한 발명자에게 귀속될 것이다(특허법 제33조). 여기에서 발명자라고 함은 실제로 발명행위를 한 사람을 뜻하는 것이므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 했다거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁한 사람은 발명자로 볼 수 없다. 예컨대, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가· 보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 사람이 발명자에 해당된다고 말할 수 있다.236) 따라서, 실험의 과학이라고 하는 화학 분야의 발명에 있어서는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부가 결정되어야 한다.237)

발명자는 자신의 발명을 비밀로 관리하여 영업비밀로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의해서 보호받을 수도 있지만, 특허법의 요건을 갖춘 경우에는 특허법적 보호도 받을 수 있는데, 이 경우에 발명자는 특허받을 권리를 가진다. 발명자가 1인인 경우에는 당해 발명자가 특허받을 권리를 가지는 데 별다른 문제가 없겠지만, 발명자가 2인 이상인 경우에는 공동발명자로 되어 특허받을 권리를 공유하게 되고(공동발명), 특정 기업 등의 종업원으로서 직무상 발명한 경우에는 당해 기업의 근무규칙 등의 규정에 의하여 특허받을 권리가 당해 기업에 승계되기도 한다(직무발명). 우리 특허법과 발명진흥법은 공동발명과 직무발명에 관한 규정은 두고 있지만 공장이나 연구소 등에서 많은 사람들이 다년간에 걸쳐서 하나의 발명 을 완성하는 소위 집단발명 또는 공장발명에 관해서는 아무런 규정을 두고 있지 않기 때문에 공동발명 또는 직무발명의 법리에 의하여 해결해야 한다. 우리 특허법은 특허권의 공유에 관한 규정을 두고 있지만 특허법의 규정만으로는 공유관계에 관한 모든 문제를 해결하기 어려운 실정이다. 특허법상 공유관계에 관한 규정의 공백이 있는 경우에 그 공유관계의 성질에 반하지 않는 한, 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 필요가 있을 것이다.238)

대학교수의 발명에 대한 특허받을 권리가 누구에게 귀속되는가의 문제는 대학 교수의 발명이 자유발명에 해당되는가 아니면 직무발명에 해당되는가에 따라서 좌 우될 것이다. 후술하는 바와 같이 대학교수의 발명을 모두 직무발명으로 보는 것은 해석론상으로나 기능적인 측면에서나 문제가 많고 오히려 자유발명으로 해석하는 것이 타당하다고 생각되고 입법론적으로도 자유발명으로 본다는 규정을 두는 것이 바람직하다고 생각된다. 대학교수의 발명이 자유발명에 해당되는 경우에는 그에 대한 특허받을 권리도 교수 개인에게 귀속되지만 당해 교수가 자신의 특허받을 권리를 대학에 양도해서 보다 효율적으로 관리 또는 상업화를 할 수 있음은 물론이다. 대학교수의 발명이 직무발명에 해당되는 경우에는 대학이 학칙 등에 의해서 그에 대한 권리를 승계할 수 있다. 다만 국립대학의 특허권 내지 특허받을 권리가 국고에 귀속될 경우 그러한 권리가 사장되고 대학 및 그 소속 교수들에 의한 발명의 인센티브가 없기 때문에 발명진흥법 및 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’은 국공립대학 소속 교수 및 연구원들에 의한 직무발명에 대한 권리가 그 대학 산하 기술이전전담조직에 이전되어 관리되고 그 수익이 대학에 환원될 수 있도록 규정하게 되었다.239)

다. 특허받을 권리의 양도

특허받을 권리도 재산적 가치가 있는 권리이기 때문에 계약이나 상속에 의해서 이전될 수 있다.240) 2인 이상의 발명자들이 공동으로 발명한 경우에는 당해 발명자들이 특허받을 권리를 공유하게 되고, 이러한 경우에는 공유자 전원이 공동으로만 특허출원을 할 수 있고(특허법 제44조), 각 공유자가 특허받을 권리를 양도하기 위해서는 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다(특허법 제37조). 공동발명자들이 특허받을 권리를 양도하는 데 다른 공유자의 동의를 얻도록 요구하는 것은 특허권이 공유인 경우에 특허권 지분을 양도하거나 그에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 설정할 때에 다른 공유자의 동의를 얻도록 요구하고 있는 것(특허법 제99조)과 마찬가지의 근거에 입각하고 있는 것으로 보인다. 이와 같이 공유자의 전원합의를 요구하는 것은 민법에서 물건을 공동소유하고 있는 공유자들이 자신의 공유지분을 양도하거나 기타의 처분을 하는 데 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않고 자유롭게 할 수 있으며, 공유물의 관리에 관한 사항에 한하여 공유자 지분의 과반수의 결정에 의하도록 요구하고 있는 것(민법 제263조 및 제265조)과는 상이하다는 점을 주목할 필요가 있다. 민법에서 공유자 전원의 합의를 요구하는 것은 오직 공유물 자체를 처분하는 경우에 한정된다(민법 제264조). 이러한 민법 규정과 비교해 보면 특허출원은 발명을 공개한다는 의미를 가지기 때문에 공유물인 발명의 처분에 해당되고 따라서 공유자 전원의 합의에 의하도록 하는 것으로 이해될 수 있다. 그러나 그 이외의 경우, 즉 특허받을 권리나 특허권 지분의 양도 또는 전용실시권이나 통상실시권의 설정은 단순한 지분의 양도 또는 공유물의 관리에 해당되는 사항임에도 불구하고 민법상 공유에 관한 규정과는 달리 공유자 전원의 합의를 요구하는 이유가 무엇인지 입법론상 의문이다.241) 다시 말해서 공동발명자의 상호관계는 민법상 합유에 준하는 성질을 갖고 있다고 볼 수 있겠지만242) 공동발명자에 해당되지 않지만 특허권 지분을 취득함으로써 사후적으로 공유자가 된 특허권 단순공유자의 상호관계는 민법상 합유보다 공유에 준하는 성질을 갖고 있는데 그러한 특허권 단순공유의 경우에도 민법상 합유규정에 유사한 상호관계로 규율하는 것은 불합리한 것이 아닌가 생각된다.

특허받을 권리의 양도가 양수인과의 사이에 합의된 경우에도 그러한 양도를 제3자 에게 주장 또는 대항하기 위해서는 그 양수인이 특허출원을 해야 한다(특허법 제38조 1 항). 즉, 특허받을 권리의 양도에 대한 대항요건으로서 특허출원이 요구되는 것이다. 특허출원이 이루어진 이후에 특허받을 권리가 양도된 경우에는 상속 등의 일반승계의 경우를 제외하고는 명의변경신고가 있어야 비로소 그 양도의 효력이 발생한다(특허법 제38 조 4항). 즉, 특허출원 후의 특허받을 권리의 양도에 있어서는 특허받을 권리의 2중양도의 위험성을 차단하기 위하여 명의변경신고가 양도의 효력발생요건으로 규정되어 있는 것이다.

이중양도 등에 의해서 무권리자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 이는 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 일정한 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 정당한 권리자로서는 특허법상의 무효심판 및 특허출원 등 의 절차를 밟아야 할 것이고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 는 없다.243)

종전에는 특허출원인이 명의변경신고의 주체였으나 2001. 2. 3. 특허법 개정 시 양도인과 양수인이 함께 신고할 것을 전제로 한 개정이 이루어졌다(특허법 제38조 4항, 특허법 시행규칙 제26조 2항).

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅵ. 특 허 권 1. 특허를 받을 수 있는 권리