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특허권의 귀속

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 발명자주의

특허법은 기술발전을 위한 인센티브로서의 권리를 발명자에게 부여함으로써 발명자를 보호하는 발명자주의에 입각하고 있다. 이러한 발명자주의는 저작권법이 저작물의 생산에 투자를 담당한 법인 등에게 저작권을 귀속시키는 입장과 대조되는 것이다.244) 따라서 특허법상 발명자는 자신의 발명에 대해서 우선 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 특허출원절차가 진행됨에 따라서 즉 출원공개에 따라서 보상금 청구권 등 구체화된 권리를 가지고 특허결정에 따라서 특허권설정등록이 되면 특허권을 취득하게 된다.

특허법은 발명자가 누구인지에 대해서 아무런 규정을 두고 있지 않지만, 특허법이 발명이란 “기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것”이라고 개념정의하고 있다. 따라서, 특허법상 발명자는 ‘고도의 기술적 사상을 창작한 자’를 뜻한다고 볼 수 있다. 공동발명 또는 직무발명에서 누가 기술적 사상을 착상해서 개발하기 시작했고 누가 실시가능한 발명으로 완성했는지 문제되는 경우가 있지만, 기술적 사상을 실질적으로 누가 ‘창작’했는지의 문제는 대부분 사실판단의 문제에 해당한다. 그러나, 인공지능에 의한 발명이 가능해지면서 누가 발명자인지 그리고 기계도 발명자로 될 수 있는지의 문제는 특허법의 해석 내지 개정의 필요여부에 관한 어려운 쟁점이 되고 있다.

최근 DABUS라는 이름의 인공지능은 프랙탈 디자인을 사용하여 안전하고 효율적인 휴대와 보관을 위해서 오목한 부분과 불룩 튀어나온 부분이 규칙적으로 반복해서 나타나는 표면을 가진 식품 용기를 발명했다. 인공지능 DABUS를 개발한 탤러(Thaler)박사는 DABUS를 발명자로 지정해서 식품용기에 관한 발명의 특허등록을 위한 출원을 했지만, 유럽특허청, 미국 특허청, 한국특허청 및 호주특허청은 모두 등록을 거절했다. 각국의 특허청은 한결같이 현행 특허법상 발명자는 자연인에 한정된다고 본 것이다. 특허거절결정에 불복하여 제기한 소송에서, 호주연방법원은 특허청이 누가 ‘발명자’인가의 문제와 누가 ‘특허권자’인가의 문제를 구별하지 못한 오류가 있다고 보고 특허청으로 하여금 다시 심사할 것을 명했다.245) 발명자 가운데 인공지능이 포함되어 있더라도 그 인공지능을 활용하여 발명을 완성하는데 주도적인 기여를 한 사람이 특허권자로 될 수 있는 가능성을 열어둔 것으로 보인다. 영국에서도 DABUS발명은 법원의 판단을 받았다. 영국 특허청이 특허거절결정을 내리자 테일러 박사는 그 취소를 구하는 소송을 제기했고, 영국 항소심 법원의 기각에 대한 상고를 맡은 영국 대법원은 ‘자연인’만 발명자로 될 수 있다고 판단한 원심판결을 그대로 받아들였다. 테일러 박사는 DABUS가 기계지능이지만 의식과 지각을 갖추고 있다고 주장했지만 영국 대법원은 현행법의 해석상 인공지능을 발명자로 표기한 특허출원은 거절하는 것이 타당다고 판단했다. 영국 대법원은 인공지능을 활용한 발명이 특허법상 보호될 수 없다고 본 것은 아니기 때문에 인공지능을 활용하여 발명한 사람이 자신을 발명자로 표시하여 특허출원할 수 있는 가능성은 열려 있는 것이다. 영국 지식재산청(IPO)도 대법원판결로 현행법의 해석이 명확해졌다고 하면서도 인공지능을 활용한 발명이 특허법에 의하여 보호될 수 있는 방법을 모색하겠다고 하는 입장을 분명히 했다. 인공지능이 발명에 활용된 경우에 인공지능을 발명자로 표기할 수 있는지 발명자의 일부가 인공지능으로 표기된 경우에 특허권은 누구에게 귀속되는 것인지 검토하겠다는 것이다. 인공지능에 의한 발명을 둘러싼 특허법 개정의 문제는 영국만의 문제는 아니고 우리나라를 비롯한 많은 나라들이 모두 함께 고민해야 할 문제일 것이다.

발명자는 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 계약에 의해서 제3자에게 양도할 수도 있다. 발명자가 특정 기업 등의 종업원으로 근무하는 과정에서 발명을 한 경우에 특허받을 수 있는 권리를 당해 기업 등의 사용자로 하여금 승계하도록 하는 계약을 체결하거나 그러한 내용의 근무규정이 마련되어 있는 경우도 있다. 이러한 종업원의 발명, 즉 직무발명(職務發明)에 대해서는 그 권리의 귀속 또는 보상에 관해서 발명진흥법이 특칙을 두고 있으므로 그 규정을 살펴볼 필요가 있다.246)

나. 직무발명의 현황

우리나라의 특허출원현황을 보면 직무발명이 차지하는 비중이 상당하고 계속 증가하고 있다.247) 개인발명보다 기업들에 의한 법인발명이 압도적으로 많은 현실 하에서,248) 법인에 종사하는 종업원들에 의한 직무발명의 중요성은 아무리 강조해 도 지나치지 않을 것이다. 특히 컴퓨터와 유전공학의 발전으로 인해서 새로운 과학적 발견과 현실적인 상업적 응용과의 시간차가 점점 좁혀져 가고 있기 때문에 기업의 종업원이나 대학의 교수들이 지적으로뿐만 아니라 재정적으로도 커다란 기여를 할 수 있는 호기를 맞이하고 있다.249) 따라서 첨예한 기술경쟁 속에서 우리 기업과 경제가 발전할 수 있는 첩경은 직무발명을 촉진하고 활성화하는 것인데 직무발명에 관한 우리 현실은 그와 정반대의 모습을 보이고 있다.

직무발명에 관한 우리 현실을 보면 직무발명에 관한 당사자들의 이해부족으로 인해서 불필요한 분쟁이 많이 발생하고 있고250) 그러한 이해부족으로 국내기업들은 종업원들에 대한 보상을 거절하거나 아주 인색한 입장을 취하고 있으며251) 대학에서처럼 직무발명제도가 새롭게 도입된 경우에 교수 등에 의한 직무발명의 신고가 저조한 실정이다.252)

다. 직무발명제도의 취지

발명진흥법은 한편으로는 사용자에게 직무발명에 대한 통상실시권을 부여함으로써 직무발명에 대한 투자의 인센티브를 제공하면서 다른 한편으로는 사용자가 계약자유의 원칙에 따라서 종업원으로부터 특허권 등의 권리를 승계받는 계약을 체결한 경우에 사용자로 하여금 권리승계에 대한 정당한 보상금을 지급하도록 요구함으로써 종업원에게 발명의 인센티브를 제공해 주고 있다. 이와 같이 사용자와 종업원에게 적절한 인센티브를 제공함으로써 직무발명에 대한 투자와 연구개발 활동을 촉진하는 것이 발명진흥법에서 상정하고 있는 직무발명제도의 취지라고 말할 수 있다. 사용자가 대학이거나 기업이거나 그리고 종업원이 기업직원이거나 교수이거나 연구원이거나, 사용자와 종업원 모두에게 가장 효율적이고 공정한 인센티브를 부여함으로써 발명을 촉진하는 것이 직무발명제도의 취지이다. 직무발명제도는 사용자가 종업원의 발명을 단순히 빼앗아가는 것도 아니고253) 종업원에 대한 후생복지의 혜택을 추가하는 것도 아니다. 직무발명은 발명을 촉진하기 위한 도구적인 개념으로 전 세계적으로 공통이고 이론의 여지가 없지만 구체적인 현실에 있어서는 사용자의 이익과 종업원의 이익이 첨예하게 충돌하기 때문에 무엇이 가장 효율적이고 공정한 인센티브의 극대화라고 말할 수 있는지 판단하기 어렵다.

라. 직무발명의 활성화: 인센티브의 극대화

직무발명을 활성화하기 위해서 관련 당사자들에게 인센티브를 극대화하는 방법에는 여러 가지가 있을 수 있다. 사용자로서는 직무발명에 대한 권리관계 및 수익에 대한 예측가능성을 높이기 위해서 종업원과의 사이에 보다 상세한 근무규정 또는 계약을 체결하는 것을 원하고 가능하면 그러한 계약의 조건이 법원에 의해서 원활히 집행됨으로써 사용자의 직무발명에 대한 투자의 인센티브는 커질 수도 있다. 또한 부정경쟁방지법 및 산업기술보호법 등에 의하여 직무발명에 관련된 기술의 유출을 엄격히 규제함으로써도 사용자의 직무발명에 대한 인센티브는 간접적으로 강화될 수 있을 것이다.254) 다른 한편, 종업원으로서는 발명에 대한 보상금뿐만 아니라 승진이나 스톡옵션 또는 정년보장 등의 방법을 통해서도 발명에 전념하고 보다 가치있는 발명을 하고자 하는 인센티브가 강화될 수 있다.255)

직무발명제도가 당사자들에게 제공하는 인센티브는 직무발명 자체에 관한 권리의 귀속과 그 이용으로 인한 수익의 분배에 따라서 크게 좌우될 것이다. 따라서 직무발명으로 인한 인센티브의 극대화는 우선 무엇이 직무발명에 해당되는가에 관한 명확한 범위설정으로부터 시작해서 권리승계시 무엇이 정당한 보상에 해당되는가의 문제에 이르기까지의 다양한 측면의 이해관계의 합리적인 조정에 의해서 이루어진다.

마. 직무발명의 개념

(A) 직무에 속하는 발명

발명진흥법은 직무발명의 개념을 ‘종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원등’ 이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치 단체(이하 ‘사용자등’이라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등 의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명’이라고 정의하고 있다(발명진흥법 제2조 제2호). 다시 말해서, 발명진흥법상 직무발명이라고 함은 사용자의 업무범위에 속하는 것으로서 종업원의 직무에 속하는 발명을 뜻한다. 사용자의 업무범위는 당해 사용자의 사업목적 을 고려하여 판단할 수 있을 것이고 당해 사용자가 법인인 경우에 당해 법인의 정관에 정하여진 목적범위를 고려하여 판단할 수 있을 것이다. 보다 어려운 문제는 종업원의 직무에 속하는 발명의 범위를 어떻게 정할 것인가 하는 문제일 것이다.

종업원의 직무에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 종업원과 사용자 사이에 체결된 근로계약 또는 근무규칙뿐만 아니라 종업원의 직책이나 지위 그리고 사용자가 제공한 시설과 자금을 이용한 것인지 여부와 근무시간 중에 만들어진 발명인지 여부 등을 참고해야 할 것이다. 종업원이 특정한 과제를 부여받아서 발명을 하도록 고용된 경우뿐만 아니라, 특정 분야에서의 연구개발을 주된 근무내용으로 하 여 채용되어서 사용자가 제공한 시설로 근무시간 중에 당해 분야의 발명이 이루어진 경우에도 직무발명이 성립될 수 있을 것이다. 예컨대 종업원의 직책으로 보아서 발명을 하는 것이 예상되거나 기대되는 연구소 연구원, 설계부의 설계사, 공장장, 기술담당이사 등의 발명은 직무에 속하는 것으로 해석될 수 있다.256)

(B) 대학교수의 발명

대학의 교수가 연구개발한 결과로 만들어진 발명은 직무에 속하는 발명에 해당되는가 아니면 자유발명에 해당되는가? 물론 대학교수가 대학측으로부터 특정 연구과제를 지정받고 연구자금과 시설을 제공받아서 연구개발을 수행하는 경우라거나, 외부 사기업과의 연구용역계약에 따라서 연구개발을 수행함에 있어서 당해 연구용역계약의 조건으로서 특허받을 권리를 연구위탁기업에 귀속시키도록 계약 체결하는 경우에는, 각각 직무발명에 해당되거나 계약상의 권리귀속조항에 따라서 권리가 귀속된다. 그러나 그 이외의 경우 일반적으로 교수가 발명을 한 경우에 그 발명에 대한 권리는 어디에 귀속되는가? 교수는 강의뿐만 아니라 연구도 수행하는 것을 전제로 하여 대학에 고용되었고 교수의 전공분야에 속하는 연구를 수행한 결과로 발명이 만들어졌다면 당해 발명이 교수의 직무에 속하는 발명이라고 볼 수 있다는 견해도 있을 수 있다. 그러나 대학교수의 연구의무는 상사기업의 종업원이 가지는 연구개발의무와 구별되어야 한다. 우선, 연구의무의 성질에 있어서 커다란 차이가 있는 바, 상사기업의 종업원은 자신이 고용되어 있는 기업을 위하여 연구개발하고 발명이라고 하는 재산적 가치 있는 결과를 생산해내야 할 의무를 가지고 있는 데 반하여, 대학교수는 대학을 위하여 연구하는 것이 아니라 일반적으로 인류의 지식축적에 기여하기 위하여 연구하고 그 연구결과를 널리 출판 등의 방법으로 공개하고 강의에 활용할 의무를 가지는 것이다. 대학교수가 연구결과를 공개하게 되면 그에 대한 특허권 취득은 불가능하게 되고 그 재산적 가치가 상실되지만, 연구결과를 공개하였다는 이유만으로 대학이 당해 교수를 징계하는 경우는 거의 없었다.257) 이와 같이 상사기업 종업원의 연구의무 대학교수의 연구의무가 그 본질상 차이점을 가지고 있기 때문에 대학교수의 발명은 직무에 속하는 발명이라고 획일적으로 볼 수 없는 것이다.

연구의무의 본질상 차이점뿐만 아니라 직무발명제도의 기능적 측면에서 보더라도 대학교수의 발명을 직무발명으로 취급하는 것이 타당한지는 의문시된다. 본래 직무발명이라고 하는 개념은 발명을 가져다주게 된 연구개발의 비용과 시설 등을 제공한 사용자와 창조적인 노력을 제공한 종업원과의 사이에 합리적인 이익배분을 함으로써, 사용자로 하여금 보다 적극적인 투자를 하도록 유도하고 종업원으로 하여금 보다 창조적인 발명을 할 인센티브를 제공하기 위하여 특허권의 귀속과 실시허락에 관한 특별규정이 마련된 가운데 생겨난 기능적 개념인 것이다. 따라서 사용자와 종업원 사이의 이익배분의 기능을 하기 위하여 생겨난 직무발명의 개념은 상사기업에서와 같은 특별한 투자가 존재하지 아니하는 대학과 교수와의 사이에는 적용될 수 없는 개념이다. 또한 대학교수의 발명이 직무발명에 해당된다고 하더라 도 그 발명에 대한 권리가 국립대학교에 귀속되어 결과적으로 국유특허권으로 낮잠만 자고 상업화되지 않거나 상업화로 인한 이익이 당해 대학에 되돌아오지 못한다면 직무발명의 법리는 아무런 인센티브도 제공하지 못하는 것이다. 이러한 문제 점을 반영해서 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’은 국가 등의 지원에 의해서 개발된 발명에 관한 권리를 대학 측에 귀속시킬 수 있도록 하고258) 발명진흥법은 국공립학교 교직원의 직무발명은 그 기술이전전담조직이 승계할 수 있도록 허용하는 규정을 둠으로써 특허발명의 상업화 또는 기술 이전을 촉진하고자 하고 있다.259)

바. 사용자의 통상실시권 

발명진흥법은 발명자에게 특허받을 권리가 주어지는 발명자주의에 입각하고 있기 때문에 종업원의 직무발명에 대해서도 당해 종업원이 발명자로서 특허받을 권리를 가지게 되고, 당해 종업원이 특허를 받게 되면 사용자는 그 특허권에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가지게 될 뿐이다.260) 사용자의 통상실시권은 사용자가 직무발명에 필요한 자금의 제공 등의 기여를 촉진하기 위한 인센티브로 제공된 권리인 것이다. 사용자의 통상실시권은 당사자 간 약정에 의하여 설정되는 것이 아니라 발명진흥법의 규정에 의하여 발생하는 권리이기 때문에 특허권설정등록시부터 당연히 발생하며 별도의 등록을 필요로 하지 않는 것으로 해석된다.261) 사용자가 통상실시권의 취득에 대한 대가를 지급해야 하는지 여부에 대해서는, 발명진흥법이 후술하는 예약승계 또는 전용실시권 설정의 경우에 보상에 관한 명문의 규정을 두고 있는 점에 비추어볼 때 그 반대해석에 의하여 통상실시권에 대한 대가의 지급은 요구되지 않는 것으로 보인다. 발명진흥법이 직무발명에 대한 권리승계에 대해서는 정당한 보상을 통하여 발명을 장려하면서도, 통상실시권에 대한 대가의 지급은 사용자의 경영판단에 맡기는 것이 더 효율적이고 합리적이라고 본 것으로 해석된다.

사. 권리승계 또는 전용실시권의 설정

사용자는 계약이나 근무규정에 의하여 종업원의 직무발명에 대하여 특허받을 권리 또는 특허권을 승계하거나 전용실시권(專用實施權)을 설정할 수 있고, 사용자는 특허출원이나 특허권 이전 또는 전용실시권설정의 등록을 함으로써 직무발명에 관한 권리를 취득하게 된다.262) 이러한 권리승계 또는 전용실시권 설정이 있으면 사용자는 해당 종업원에게 정당한 보상을 해야 한다.263)

권리승계 또는 전용실시권 설정에 관한 발명진흥법의 관련 규정을 보면, 직무발명이 완성되면 종업원은 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문서로 알려야 한다.264) 종업원은 직무발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자에 의한 특허권 취득에 협력하여야 할 의무를 가진다고 볼 수 있고, 종업원의 협력의무는 사용자의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 가지고 있다. 따라서 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 했다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다.265)

사용자는 통지받은 직무발명에 대해서 일정한 기간 내에 권리승계 여부를 종업원에게 문서로 알려야 한다. 종업원에 의한 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 권리를 승계한다는 취지를 종업원에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 발명진흥법에서의 권리 승계의 효과가 발생한다고 해석되고 있다.266) 발명진흥법은 사용자가 그 기간 내에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 권리승계를 포기한 것으로 보기 때문에 종업원은 자신의 발명을 자신의 명의로 출원 및 등록할 수 있을 뿐만 아니라 사용자에 의한 통상실시 여부에 대해서도 허락 여부를 자유롭게 결정할 수 있게 된다.267)

아. 권리승계의 범위

종업원의 직무발명에 대하여 사용자가 통상실시권을 가지거나 특허권의 승계 또는 전용실시권의 설정을 하도록 미리 계약 또는 근무규정으로 약정하는 것은 직무발명에 그 적용범위가 한정되고 직무발명 이외의 발명에 대해서는 발명자주의 원칙으로 되돌아가서 사용자는 특약이 없는 한 별다른 권리를 가지지 못할 것이다. 특히 발명진흥법은 직무발명 이외의 발명에 대해서 사용자로 하여금 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하도록 하거나 전용실시권을 설정하도록 미리 약정 한 계약이나 근무규정의 관련조항은 무효라고 명시적으로 규정하고 있다.268) 따라 서 사용자가 종업원의 자유발명에 대해서 통상실시권을 가지도록 미리 정해둔 계약이나 근무규정이 공서양속에 반하여 무효라고 판단될 가능성은 있지만 발명진흥법상 당연무효라고 볼 수는 없는 데 반하여 자유발명에 대한 권리의 승계나 전용실시권의 설정을 미리 약정한 계약이나 근무규정은 발명진흥법 규정에 의하여 무효로 되는 것이다.

자. 추적조항의 효력

종업원의 자유발명에 관한 권리승계의 예약은 무효라고 규정되어 있는데, 관련된 문제로서 종업원이 회사에서 퇴직한 후에 완성한 발명에 관한 권리승계의 예약은 유효 한가의 문제를 생각해 볼 수 있다. 종업원이 퇴직한 후에 완성한 발명에 대해서 퇴직 전 회사가 추적하여 권리를 주장하는 계약규정을 흔히 추적조항(追跡條項, trailing clause)이라고 한다. 추적조항이 종업원의 직무상 발명 가운데 퇴직 당시에 신고되지 아 니한 직무발명을 발견 및 추적하여 권리를 승계하기 위한 것이라면 통상적인 직무발명 에 관한 권리승계의 예약과 다를 바 없다. 그러나 근로계약기간 중에 발명에 관한 착상 (conception)을 하였지만 그 완성은 퇴직 후에 이루어진 경우에 그러한 발명에 관한 권 리승계의 예약의 효력은 문제시된다. 발명진흥법은 발명자인 종업원의 지위를 보호하기 위하여 종업원의 자유발명에 관한 권리승계예약이 무효라고 규정하고 있는데, 종업원이 었던 자가 퇴직 후에 완성한 발명에까지 권리승계를 하는 것은 종업원이었던 발명자의 사실상의 자유발명에 대한 권리를 박탈하는 결과를 초래하는 것이기 때문에 퇴직 당시 의 발명의 완성도 및 퇴직 후 경과한 기간 등을 종합적으로 고려해 볼 때 추적조항이 종업원의 자유발명에 관한 권리승계예약과 마찬가지로 위법하고 선량한 풍속 기타 사회 질서(민법 제103조)에 위반되는 것으로 판단될 수도 있다.

차. 사용자의 보상의무

종업원이 직무발명에 대하여 특허 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 그 사용자에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.269) 기본적으로 종업원의 직무발명에 대한 권리 를 사용자에게 양도할 것인가 여부 그리고 양도한 경우에 보상을 할 것인가 여부는 종업원과 사용자 간의 계약에 의해서 결정할 사항이지만, 발명진흥법은 직무발명을 활성화하고 종업원을 보호하기 위해서 종업원에 대한 정당한 보상을 강제하고 있는 것이다. 따라서 종업원의 직무발명에 대해서 보상에 관한 아무런 합의나 근무규정 등이 없더라도 발명진흥법의 규정에 따라서 종업원은 정당한 보상을 청구할 권리를 가진다. 마찬가지로, ‘사용자 명의로 등록된 특허권’에 대해서 종업원에 보상한다고 규정하고 있는 근무규정이 있더라도 등록거절된 경우를 제외하면 특허권설정등록 여부에 관계없이 종업원의 직무발명으로 인해서 사용자가 얻은 실시료수익 등 이익의 일부를 그 종업원에게 정당한 보상액으로 지급해야 한다고 해석된다.270)

직무발명에 대한 보상에는 여러 가지 방식이 있으나 출원 및 등록 시 일정액을 보상하고 등록된 특허권의 상업화실적에 비례한 일정금액을 보상(실적보상)하는 보상방식이 널리 채택되고 있다. 문제는 실적보상으로 어느 정도의 금액을 보상해야 ‘정당한 보상’을 한 것으로 인정되는가의 문제이다. 이에 대해 직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어 그 구체적인 보상금의 액수는 특허발명으로 인하여 사용자가 얻을 이익(발명을 이용한 제품의 매출액 × 실시료율)에, 발명자 보상률(내지 사용자의 공헌도) 및 이에 대한 발명자의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우에는 발명자 개개인의 기여도)을 감안하여 산정한다.271)

사용자는 기본적으로 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 가지고 있으므로, ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명을 활용하지 아니한 경우에는 정당한 보상을 할 필요가 없는지 문제된다. 우리 대법원은 사용자의 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않는 경우라도, 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가해서 정당한 보상액을 산정할 수 있다고 판시한 바 있다. 뿐만 아니라, 특허등록까지 마친 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있는 경우에도, 우리 대법원은 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 사용자가 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없다고 판시한 바 있는데 그 논리나 정책적 근거가 타당한지 의문시된다.272)

이러한 판결에서와 같이 보상액을 산정함에 있어서 직무발명으로 인한 사용자의 이익과 발명자의 기여율을 토대로 해서 산정하는 것은 당연하겠지만, 사용자의 이익액을 계산함에 있어서 아주 낮은 실시료율을 기초로 한다든지 발명자 보상률을 아주 낮게 책정하게 되면 종업원에 대한 인센티브가 줄어드는 결과로 될 위험도 없지 않다. 그와 반대로 지나치게 이익액을 높게 책정하고 발명자 보상률을 너무 높게 산정하면, 사용자에게 투자의 인센티브가 줄어들어 장기적으로 직무발명 자체를 위축시킬 수도 있다. 따라서 직무발명을 활성화할 수 있는 최적의 균형점을 찾는 노력이 필요하다. 

사용자와 종업원이 계약이나 근무규정을 통해서 미리 보상에 관한 합의를 해둔 경우에 그러한 당사자 간 합의에 따른 보상은 정당한 보상으로 볼 수 있는가? 계약이나 근무규정에 따른 합의를 중시해서 그에 따른 보상을 언제나 정당한 보상으로 취급한다면 발명진흥법이 상정하고 있는 바와 같이 객관적으로 정당한 보상을 통해서 종업원으로 하여금 직무발명을 하도록 유인하는 인센티브로서의 효과가 반감될 것이고 그와 반대로 계약이나 근무규정에도 불구하고 언제나 법원이 개입해서 판사의 판단을 경영자의 판단에 우선시한다면 사용자의 수익에 대한 예측가능성을 떨어뜨리고 발명에 대한 투자를 위축시킬 위험도 있다. 따라서 사용자와 종업원 사이에 보상기준의 결정 및 보상액 산정과정에 어떠한 협의가 있었는지 등에 관한 사정을 종합적으로 고려해서 당사자들의 인센티브를 극대화할 수 있는 균형점을 찾아야 한다.

카. 공무원의 직무발명의 경우

발명자가 단순한 종업원이 아니라 공무원인 경우에는 앞서 설명한 통상의 직무발명의 경우보다 보다 엄격하게 발명자의 권리가 제한된다. 즉, 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가 또는 지방자치단체가 승계하며 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유 또는 공유로 한다(발명진흥법 제 10조 2항). 나아가 국·공립학교 교직원의 직무발명, 가령 국립대학교 교수가 행한 직무발명에 대한 권리는 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’ 제11조 1항 후 단의 규정에 의한 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유가 된다.273)

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅵ. 특허권  2. 특허권의 귀속