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컴퓨터관련발명
<AI 핵심 요약>
컴퓨터 관련 발명은 단순한 수학적 공식을 넘어 하드웨어와 결합하여 구체적이고 유용한 결과를 산출할 때 비로소 특허로 보호받을 수 있습니다. 현대 특허법은 기술 발전에 맞춰 '자연법칙'의 개념을 넓게 해석하되, 무분별한 특허 양산을 막기 위해 Alice/Mayo 테스트와 같은 엄격한 적격성 심사를 병행하고 있습니다. 1. 컴퓨터 관련 발명의 특허 논쟁과 과제 컴퓨터 프로그램은 저작권법과 특허법 사이의 경계에 있어 보호 방식에 대한 논란이 지속되어 왔습니다.
2. 미국 판례의 변천: "엄격함에서 관대함으로, 다시 구체화로" 미국은 판례를 통해 컴퓨터 발명의 특허 적격성 기준을 정립해 왔습니다.
3. 한국의 특허 심사 기준 및 법리 우리나라는 1984년 이후 여러 차례 지침을 개정하며 보호 범위를 명확히 해왔습니다.
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* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.
가. 현황과 문제점
컴퓨터관련발명(computer-implemented inventions)에 대해서 특허를 부여할 것인가에 대해서는 오랜 동안 치열한 논쟁이 있어왔고, 미국과 유럽 및 우리나라는 각기 상이한 접근을 해 왔다. 특히 컴퓨터관련발명(또는 컴퓨터프로그램)을 가장 적절히 보호할 수 있는 법제도가 무엇인가라고 하는 보다 근본적인 문제로부터 시작해서, 어느 정도로 특허법, 저작권법, 디자인보호법,83) ‘부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률’, 민법상 계약 또는 불법행위 규정에 의해서 보호될 수 있는가에 대해서 아직도 입법례와 판례 및 학설이 다양한 입장을 보여주고 있다. 예컨대 컴퓨터관련발명의 특허법적 보호에 있어서 영국에서는 1977년 특허법 개정 이전에는 대부분의 컴퓨터관련발명에 대해서 특허가 부여되었지만84) 1977년 특허법 개정에서는 컴퓨터프로그램 자체(computer program as such)가 불특허사항으로 규정되어서 대부분의 컴퓨터관련발명이 특허받을 수 없는 발명으로 전락되었다가 그 후 영국 법원들이 비교적 완화된 해석을 취함에 따라서 특허받을 수 있는 컴퓨터관련발명의 범위가 넓어지게 되었다. 미국의 특허법은 컴퓨터관련발명에 대해서 아무런 명문의 규정을 두고 있지 않지만 미국법원이 미국 연방특허법하에서 컴퓨터관련발명이 특허대상에 해당되는지 여부에 관해서 초기에는 컴퓨터프로그램이 수학공식과 마찬가지라거나 정신적 행위를 전산화한 것에 불과하다는 등의 이유로 컴퓨터 관련발명이 불특허사항에 해당된다고 판시해 오다가 컴퓨터프로그램에 관한 저작권법적 보호의 불확실성과 업계의 강력한 보호 요구에 따라서 80년대에 와서는 컴퓨터관련발명이 특허받을 수 있는 발명에 해당된다고 판시하게 되었다.85)
| 83) 2021년에 개정된 디자인보호법은 화면 위의 아이콘 뿐만아니라 물품과 분리된 공간 속의 디자인도 보호하게 되 었다. 84) Slee & Harris’s Application[1966] RPC 194 참조. 그러나 동일한 발명이 호주 특허청에 특허출원되었지만 특허 사항에 해당되지 아니한다고 거절되었다: [1968] FRS at 274. 85) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 67 L.Ed.2d 155 (1981). |
컴퓨터관련발명이 특허법상 보호될 수 있는가 또는 보호되어야 하는가에 관해서는 학설도 백인백색의 다양한 시각을 보여준다. 한편으로는 저작권법에 의한 보호에 커다란 한계가 있고86) 디자인보호법은 그 속성상 소프트웨어의 보호가 어려우며87) 소스코드에 대한 공개요구로 인해서 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’에 의한 보호에도 현실적으로 한계가 있다고 하는 시각에서 컴퓨터관련발명을 특허법에 의해서 보호하는 것이 절실히 필요하고 적절하다고 주장한다. 다른 한편으로는, 저작권법적 보호 등에 의해서 이미 충분한 보호가 주어지고 있다거나 컴퓨터관련발명의 특허법적 보호는 소프트웨어산업에서의 혁신과 발전을 오히려 저해할 수 있다는 시각에서 컴퓨터관련발명이 물리적 또는 화학적 변화를 일으키는 것이 아닌 한 특허법적 보호를 부여해서는 안된다고 주장하는 견해도 있다.88) 생각건대, 특허법적 보호대상을 확대하는 것이 혁신과 산업발전을 오히려 저해할 수 있다고 하는 주장은 20여 년 전 생명공학발명에 관해서도 똑같이 제기된 바 있었지만,89) 오늘날 생명공학적 발명이 특허대상(patentable subject matter)에 해당된다고 하는 점에 대해서 이의를 제기하는 견해는 많지 않고 생명공학적 발명의 신규성과 진보성 그리고 그러한 발명에 대한 특허권의 보호범위 등을 둘러싼 보다 현실적인 문제의 해결이 실무상의 과제일 뿐만 아니라 학문상의 과제이기도 한 것이다. 요컨대, 컴퓨터관련발명의 특허법적 보호는 이론적으로나 현실적으로나 긍정 또는 부정의 이분법적 접근으로 해결될 문제가 아니라 현재 특허법적으로 보호하고 있는 컴퓨터관련발명의 보호요건 특히 신규성과 진보성의 판단기준을 합리화하고 그 특허권의 남용가능성을 최소화하기 위한 해석론을 모색함으로써 해결될 문제인 것이다.
| 86) 저작권법이 소프트웨어의 보호에 관한 상세한 규정을 두면서도 프로그램의 언어, 규약, 해법 등은 보호대상에서 제외하고 있고, Computer Associates v. Altai, 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992) 판결에서 미국 연방법원은 ① 특정 프로그램이 실행되는 컴퓨터의 기계적인 요소 ② 그 프로그램이 다른 프로그램과 함께 작동될 수 있도록 만드는 호환성 요건 ③ 컴퓨터 제조업계의 디자인 표준 ④ 그 프로그램이 사용되고 있는 산업에 있어서의 요구조건 ⑤ 컴퓨터업계 안에서 일반적으로 승인된 프로그램 관행과 같은 외부적인 고려요소들에 의해서 프로그램이 규정지어지는 경우, 이와 같은 요소에 의해 규정된 프로그램 구조들은 저작권법상의 표현으로서 보호될 수 없다고 판시한 바 있어서, 그 보호범위가 다소 축소되어 인정되고 있다. 87) 우리나라 디자인보호법 하에서 컴퓨터나 휴대폰의 액정화면 등 표시부에 표시되는 도형 즉 화상디자인이 보호될 수 있는가에 대해서 많은 논란이 있었고, 특허청은 디자인심사기준의 개정을 통해서 그러한 화상디자인이 컴퓨터 등에 일시적으로만 구현되는 경우에도 그 컴퓨터나 휴대폰은 화상디자인을 표시한 상태에서 공업상 이용할 수 있는 디자인으로 취급되어 등록될 수 있다는 해석론을 명확히 하게 되었다(디자인심사기준 제6부(기타 심사사항) 제8장(화상디자인의 심사). 88) Puay Tang & Dan Paré, “Gathering the Foam: Are Business Method Patents a Deterrent to Software Innovation and Commercialization?”, 17 Int'l Rev. of Law, Computers & Tech. 127-62 (July 2003); Jared Grusd, Internet Business Methods: What Role Does and Should Patent Law Play?, 4 Va. J.L. & Tech. 9 (1999). 89) JoAnne Eichelberger Seibold, “Can Chakrabarty Survive The Harvard Mouse?”, 2 U. Fla. J.L. & Pub. Pol'y 81, 98 (1988). |
컴퓨터관련발명이 특허법상의 발명에 해당되는 경우에도 다른 발명과 마찬가지로 특허등록을 받기 위해서는 신규성과 진보성의 요건을 충족해야 한다. 신규성 및 진보성의 판단에는 두 가지 문제점이 있다. 첫째로, 신규성과 진보성의 판단은 출원발명과 선행기술을 비교함으로써 이루어지게 되는데, 컴퓨터관련발명에 관한 특허법적 보호의 역사가 일천한 우리나라로서는 그 선행기술에 관한 정보와 자료를 어떻게 확보하고 그러한 판단업무를 수행할 심사관을 어떻게 충분히 확보할 수 있는가 하는 문제가 있다. 특허청에서 현재와 같이 부족한 수의 심사관이 미흡한 선행기술자료를 토대로 하여 컴퓨터관련발명에 관한 신규성과 진보성 여부의 판단을 하여 특허등록을 하게 된다면 앞으로 컴퓨터관련발명에 관한 무효심판청구가 속출하게 될 것이고 컴퓨터업계는 그러한 분쟁의 증가로 인해서 더욱 그 경쟁력이 떨어지게 될 위험성과 심각성이 기다리고 있는 것이다.90) 둘째로, 진보성은 출원발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명을 실시할 수 있는지 여부를 기준으로 판단하게 되는데 컴퓨터관련발명에서 통상의 지식을 가진 자라고 하는 추상적 존재를 어떻게 상정할 것인가 하는 문제이다. 특히, 선행기술이 2개 이상의 문헌에서 존재하는 경우 각 문헌에 출원발명에 관한 명시적인 암시나 동기가 구체적으로 제시되어야 하는지에 관해서 미국 대법원도 고민하고 있다.91)
| 90) 예컨대, ‘인터넷상에서의 원격교육방법 및 그 장치’에 관한 특허발명은 신규성 내지 진보성의 결여로 인해서 무효라고 판단된 바 있다: 특허법원 2002. 12. 18. 선고 2001허942 판결. 91) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007). |
나. 미국 판례의 변화
본래 컴퓨터관련발명이 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 해당되는지 여부가 크게 논란되기 시작했던 근본적인 원인은 컴퓨터관련발명이 일정한 과제를 해결하기 위한 수단으로서의 수학적 알고리듬(Algorithm)을 토대로 하고 있는 경우가 많은데 수학적 알고리듬은 추상적 아이디어에 불과하거나 자연법칙 그 자체로서 기술적 사상이라고 볼 수 없기 때문이다.92) 수학적 알고리듬을 포함한 컴퓨터관련발명의 특허법적 보호에 관해서는 미국 연방대법원의 판례가 많은 의견들을 다양하게 제시해 주고 상당한 역사적 변화를 겪어 왔는바 우리에게도 커다란 참고의 가치가 있다. 여기에서 어려운 문제는 수식이나 수학적 알고리듬 자체는 특허대상이 될 수 없다고 하더라도 그것을 응용해서 만들어진 컴퓨터관련발명이 기술적 사상이나 자연법칙의 응용에 해당되는 한도에서는 특허대상이 될 수 있는가 하는 점이다. 예컨대 Gottschalk v. Benson93)사건에서 10진수의 각 자리를 각기 2진수로 나타낸 것을 일정한 수학적 알고리듬에 따라서 순수한 2진화 10진수로 바꾸는94) 방법에 관한 발명의 특허능력이 다투어졌는데 미국 연방대법원은 당해 발명에서 제시된 방법은 일정한 수학지식을 가진 통상의 사람도 할 수 있는 것을 컴퓨터에 의해서 처리하게 함으로써 더욱 신속하게 할 뿐이라는 점에서 단순히 수학적 알고리듬 그 자체에 불과하기 때문에 특허능력이 없다고 판시했다. 미국 연방대법원에 의하면 당해 발명에서 신규성이 있다고 판단된 요소(point of novelty)는 오직 특정의 수학공식에 있는데 이러한 수학공식 그 자체에 대해서 특허능력을 인정하게 되면 당해 수학공식에 대한 일반 공중의 이용을 박탈하는 결과가 되고 기술과 과학 및 산업의 발전이라고 하는 특허법의 법목적에 반하는 것이라고 한다. 특히 미국 연방대법원은 특허청이 그 당시 문제된 프로그램관련 발명에 관한 정보를 충분히 갖추고 있지 못하고 그에 관한 심사를 담당할 수 있는 전문인력도 확보하고 있지 못하다는 점을 감안해서 당해 사건의 수학적 알고리듬에 관한 발명의 특허능력을 부인하였다고 한다.95) Benson판결의 영향으로 인해서 수학적 알고리듬에 관한 컴퓨터관련발명의 경우에는 문제된 수학적 알고리듬의 이용에 의해서 특정의 물리적 객체를 변화시키거나 특정의 공정을 통제하는 경우에 한해서만 특허능력이 인정된다고 하는 엄격한 기준이 형성되었다.96) 예컨대 Parker v. Flook97)사건에서는 촉매변환(Catalytic conversion)공정에서 순간적으로 변하는 상황에 맞는 공정한계치를 산정하는 방법에 관한 발명의 특허능력이 다투어졌는데, 미국 연방대법원은 특정 수학적 알고리듬이 공정한계치를 산정할 뿐이고 그러한 공정한계치에 의해서 주위의 물리적 객체를 변화시키거나 당해 공정을 통제하지는 않기 때문에 당해 발명에 특허능력이 인정될 수 없다고 판시했다.
| 92) 이하 설명에 관해 자세히는 박준석, “영업방법 발명 등 컴퓨터프로그램 관련 발명의 특허법적 보호에 관한 비교 법적 고찰”, 비교사법(한국비교사법학회, 2009. 9.), p. 453 이하 참조. 93) 409 U.S. 63, 34 L.Ed.2d 273 (1972). 94) 예컨대 16이라고 하는 수가 2진수로 표현되면 10000인데, 그러한 2진수를 0001 0110이라고 하는 4비트의 2진 화 10진수로 바꾸는 경우를 들 수 있다. 95) Gottschalk v Benson, 409 U.S. 63, 72-3, 34 L.Ed.2d 273, 279-80 (1972). 96) In re Freeman, 578 F. 2d 1237(CCPA 1978) 등 다수의 70년대 판례. 97) 437 U.S. 584, 57 L.Ed.2d 451 (1978). |
그러나 80년대에 프로그램의 저작권법적 보호뿐만 아니라 특허법적 보호의 필요도 증대함에 따라서 그리고 70년대의 지나게 엄격한 심사기준에 대한 비판을 의식해서, 미국 연방법원들은 다수의 컴퓨터관련발명의 특허능력을 인정해 주게 되었다. 예컨대 Diamond v. Diehr98)사건에서는 고무경화공정(rubber-curing process) 에서 시간이 지남에 따라서 변하는 경화형판내의 온도를 측정하고 측정된 온도 하에서 고무경화에 소요되는 시간을 산정한 후 산정된 시간이 경과하면 경화형판을 열게 해 주는 방법에 관한 발명의 특허능력이 다투어졌는데, 미국 연방대법원은 Benson 사건에서와는 달리 Diehr 사건에서의 수학적 알고리듬이 경화소요시간을 산정할 뿐만 아니라 경화형판을 열도록 지시까지 한다는 점을 강조하면서 그러한 지시에 의해서 고무라고 하는 물리적 객체를 변화시켰다고 판단해서 문제된 발명의 특허능력을 인정했다. 그 후에 미국 연방법원들은 CAT Scan 단면도촬영공정에서 특정 수학적 알고리듬에 의해서 노출시간을 산정하는 방법에 관한 발명99)과 전통적인 형태의 지진파동을 원주형 파장으로 변환해서 지진탐사를 하는 방법에 관한 발명100) 그리고 순차적 방식으로 정보를 처리하던 컴퓨터를 정보가 입력된 순서에 관계없이 정보를 처리하는 컴퓨터로 변환하는 방법에 관한 발명101) 등의 특허능력을 인정하였다.
| 98) 450 U.S. 175, 67 L.Ed.2d 155 (1981). 99) In re Abele, 684 F.2d 902 (CCPA 1982) 여기에서 주목할 점은, 위 사건과 Parker v. Flook사건에서 모두 특 정의 수학적 알고리듬의 이용에 의해서 일정한 한계치 또는 노출시간 등을 계산하는 방법에 관한 발명의 특허능 력이 문제되었었는데, ‘수학적 알고리듬의 이용에 의해서 특정의 물리적 객체를 변화시키거나 특정의 공정을 통 제하였는가’의 기준을 엄격히 적용하느냐의 여부에 따라서 그 결과가 전혀 달라지는 것을 볼 수 있다는 점이다. 100) In re Taner, 681 F.2d 787 (CCPA 1982). 101) In re Pardo, 684 F.2d 912 (CCPA 1982). |
여기에서 문제의 핵심은 아무런 물리적 변화나 화학적 변화도 초래하지 않는 컴퓨터프로그램 자체 또는 사업적 방법이 특허받을 수 있는 발명에 해당되는지 여부인데, 가장 넓은 범위의 발명개념을 수용한 판결로 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. 판결102)을 들 수 있다. 이 사건에서 문제된 특허발명은 뮤추얼펀드(mutual funds)의 관리 및 회계의 목적으로 개발된 프로그램 으로 ‘Hub and Spoke’라는 등록상표를 가진 프로그램에 관한 발명인데, 위 발명의 핵심은 다수의 뮤추얼펀드(mutual funds) 즉 Spoke를 절세의 목적상 파트너십(partnership) 형태로 투자 포트폴리오(portfolio) 즉 Hub를 구성해서 운영하는 방법 에 관한 발명이다. 이러한 투자구조는 뮤추얼펀드 관리자에게 연구비용 및 기타의 간접경비를 줄이면서도 ‘규모의 경제’의 장점을 살릴 수 있도록 해 주는데, 특허출 원된 발명 프로그램은 각 뮤추얼펀드들이 전체 투자 포트폴리오에서 차지하는 매 일 매일의 투자지분과 비율을 토대로 해서 각 뮤추얼펀드들에 할당된 투자금액의 변화를 계산하고, 회계연도 말의 총수익금, 비용, 순이익이나 순손실액 등을 회계 및 조세처리를 위해서 산정해 주는 프로그램이다. 위 특허발명프로그램은 각종 비율이나 이익액 또는 손실액 등의 수치만을 산정해 주는 수학적 공식이 중요한 요소의 하나로 되어 있지만, 미국의 연방특허항소법원(Court of Appeals for Federal Circuit, CAFC)103)은 위 발명이 컴퓨터를 활용해서 투자자, 금융기관, 규제당국 모두에게 유용한 결과를 가져다주는 기술적 사상에 해당된다고 본 것이다.
| 102) 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), cert. denied, 525 U.S. 1093, 119 S.Ct. 851 (1999) 103) 특허전담연방항소법원 혹은 연방순회항소법원 등이라고도 부를 수 있다. 이것은 다른 연방항소법원과 달리 미 국 전역을 그 관할구역으로 하여, 우리의 특허법원과 마찬가지로 특허청의 특허·상표 분야 결정에 대한 불복소송 절차를 담당할 뿐 아니라 이들과 관련된 침해소송의 항소심 역할까지 맡은 법원이다. |
연방특허항소법원의 State Street 판결은 컴퓨터프로그램 또는 사업적 방법에 관한 발명에 대해서 특허부여가능성을 크게 넓힌 것으로 평가되어 왔다. 즉, 컴퓨터발명의 핵심이 수학적 공식으로 추상적인 아이디어에 머무른 경우에는 자연법칙 그 자체와 마찬가지로 특허받을 수 없는 것이지만, 구체적이고 유용한 결과를 생산하기 위해서 당해 수학적 공식의 이용이 이루어진 경우에는 발명에 해당된다고 볼 수 있다는 것이다. 위 판결은 컴퓨터기술의 발전을 반영한 획기적인 기준으로 후속 사건에서도 그대로 준수되어 널리 인터넷사업에 관한 발명이 특허를 받을 수 있는 계기를 마련해 주고 있다. 예컨대 AT & T Corp. v. Excel Communications, Inc. 사건104)에서 문제된 특허발명은 전화통화기록방법에 관한 발명으로서, 장거리전화에 관한 통화시각과 수신자 및 장거리전화회사 등에 관한 전화통화기록을 하면서 동일한 장거리전화회사를 선택했는지 아니면 상이한 장거리전화회사를 선택했는지를 표시해둠으로써 그 차이에 따라서 상이한 전화요금을 부과할 수 있도록 하는 방법에 관한 발명이다. 이 사건에서도 미국의 연방특허항소법원은 위 발명이 수학적 공식 또는 사업적 방법을 포함하고 있지만 추상적 아이디어에 머물지 않고 그 이용에 의해서 구체적이고 유용한 결과를 가져다주는 한도에서는 발명으로서 보호될 수 있다고 판시한 것이다. 또한 Amazon.com v. Barnesandnoble.com 사건105)에서 Amazon.com이 개발해서 특허등록한 발명은 원클릭 시스템(one click system)으로 이는 고객이 일단 주문을 하게 되면 그 고객에 관한 정보를 회사의 컴퓨터에 입력하고 동일한 고객정보는 고객 자신이 사용하는 웹 브라우저(Web Browser)106)에도 ‘쿠키(cookie)’의 형태로 저장되도록 해서 신용카드를 이용해 상품을 주문한 고객의 경우 다음번에는 다시 동일한 정보를 입력하지 않아도 되도록 만든 시스템이다. 이 사건에서도 출원발명이 인터넷을 통한 상품주문에 관한 사업방식이라고 하는 추상적인 아이디어에 불과하다면 발명에 해당된다고 볼 수 없겠으나, 동일한 고객정보를 반복해서 입력하지 않고 한 번의 입력에 의해서 지속적으로 상품주문이 이루어질 수 있도록 하기 위해서 컴퓨터기술을 활용한 구체적이고 유용한 기술적 사상으로 보아서 발명으로 보호될 수 있다고 보았다. 물론 쿠키의 형태로 저장해서 반복입력의 필요성을 없애는 방법이 출원 당시 신규성이나 진보성이 없는 것이라면 특허를 받을 수 없겠지만 그러한 기술적 사상이 개념적으로 발명에 해당된다는 점은 부인할 수는 없다고 본 것이다.107)
| 104) 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999), cert. denied, 528 U.S. 946, 120 S.Ct. 368 (1999). 105) 73 F.Supp.2d 1228 (W.D. Wash. 1999). 106) Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari 등과 같은 프로그램. 107) 연방지방법원은 신청인의 특허발명이 신규성과 진보성을 갖추고 있다고 보고 같은 해 12월 4일 금지가처분결정을 내렸다. 그러나 그로부터 14개월 후, 미국 연방항소법원은 지방법원이 선행기술에 관한 판단을 잘못한 오류가 있다고 보고 지방법원판결을 파기 환송했다(Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001). 그로부터 1년가량 지난 후 2002년 3월 6일 당사자들이 화해함에 따라서 분쟁은 해결되었다. 신청인 특허발명과 동일한 선행기술이 발견됨에 따라서 신청인이 특허권을 주장할 수 없게 된 것으로 추측된다. |
그렇지만 최근에는 미국의 연방특허항소법원의 State Street 판결이 취한 관대한 입장은 미국법원에 의해 전반적으로 부정되고 있다. 즉, 이렇게 컴퓨터프로그램 관련발명의 특허부여범위를 지나치게 넓힌 연방특허항소법원의 입장에는 비판이 적지 않았고 이런 비판을 수용하여 연방특허항소법원이 내린 2008년 Bilski 판결108)에서는 사업적 방법을 포함하여 컴퓨터프로그램 관련 발명이 방법특허(process claim)로 특허 받으려면 특정 기계 혹은 장치에 결합되어 있거나 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시켜야 한다고 판시하였다. 이것이 이른바 ‘기계 혹은 변화 기준(machine- or-transformation test)’이다. 2010년 Bilski 상고사건에서, 연방대법원은 ‘기계 혹은 변화 기준’도 컴퓨터프로그램 발명이 특허를 받을 수 있는지 판단하는 데 상당히 유용한 기준이 될 수 있지만 그것만이 유일한 기준은 아니라고 판시하였다.109) 이는 향후 등장할 새로운 기술에 관한 발명에서는 객체의 “변화(transformation)”가 없더라도 특허가 부여될 여지를 남긴 것이다. 이후, 2014년 연방대법원은 Alice Corp. v. CLS Bank Int’l 사건110)에서 보다 구체적 타당성을 가질 수 있는 특허적격성 판단기준(이른바 Mayo/Alice test)을 제시하였다.111) 해당 테스트에 따르면 첫째, 문제되는 청구항들이 판례법상 특허적격이 없는 예외인 자연법칙, 자연현상 또는 추상적 아이디어에 관한 것인지를 판단하고, 둘째, 만약에 그렇다면 문제된 청구항들이 그러한 예외를 특허 받을 수 있는 대상으로 변형시킬 만한 발명적 개념을 포함하고 있는지 판단하는 것이다. 위와 같은 연방대법원의 판단기준은 예측하기 어려운 다양한 기술적 사상의 특허적격성을 판단함에 있어 구체적 타당성을 기할 수 있다는 장점이 있지만 위와 같은 판단기준만으로는 특허적격성을 쉽사리 예측하기 어려워 컴퓨터프로그램 관련 발명의 특허적격성에 대한 불확실성은 해소되지 못하고 있다.112)
| 108) 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008). 109) Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010). 110) Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014). 111) Alice 사건에서 연방대법원은 2년 전에 스스로 내린 Mayo v. Prometheus, 566 U.S. 66 (2012)판결에서의 특허적격성 판단기준을 인용하면서 보편타당한 기준을 제시하려고 했다. 112) 이상욱, UI 특허의 특허적격성을 인정하고, LG전자의 특허침해를 확인한 연방순회항소법원 판결, 2018 IP Insight 해외지식재산권 판례 심측분석 보고서, (한국지식재산보호원, 2018년), 104면. |
다. 특허청의 심사기준
우리나라에서는 특허청이 1984년에 ‘컴퓨터관련발명에 관한 심사기준’을 마련해서 일정한 한도 내에서 컴퓨터관련발명의 특허법적 보호가 가능함을 분명히 한 바 있고, 여러 차례의 개정을 거친 후 2005년에 개정된 심사기준은 구체성과 유용성 그리고 신규성과 진보성을 갖춘 한 사실상 거의 모든 컴퓨터관련발명을 특허가능한 발명으 보게 되었다. 특히, 2005년에 개정된 심사기준은 ‘소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우, 해당 소프트웨어와 협동해 동작하는 정보 처리 장치(기계), 그 동작 방법 및 해당 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작’에 해당된다고 설명함으로써, 사실상 소프트웨어 자체가 방법발명 또는 물건발명으로 보호될 수 있음을 명확히 하고 있다.113)
| 113) 대한민국 특허청, 컴퓨터 관련 발명 심사기준 (특허청 전자상거래심사담당관실, 2005. 4.) |
우리 심사기준에 의하면 ‘구체적이고 유용한 결과를 가져다주는 컴퓨터관련발명’은 자연법칙의 응용에 해당된다고 본다면 그러한 한도에서 컴퓨터관련발명이 전통적인 의미에서의 물리적/화학적 변화를 가져다주지 않더라도 넓은 의미의 기술적 사상에 해당된다고 해석된다. 소프트웨어를 통해서 구체적이고 유용한 결과를 얻을 수 있고 그러한 발명이 신규성과 진보성을 갖추고 있다면 특허법적 보호를 해 주는 것이 기술의 발전이라고 하는 특허법의 목적에 부합되는 것이다. 우리 대법원 판례 가운데 소프트웨어가 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기하는 발명이라면 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 해당된다고 판시한 판례가 있지만114) 그러한 물리적 변화를 가져다주지 않는 소프트웨어라도 구체적이고 유용한 결과를 가져다주는 컴퓨터관련발명은 특허법의 목적에 부합되는 기술개발 내지 기술혁신에 해당된다고 볼 수 있고 따라서 넓은 의미에서 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 해당된다고 보지 못할 이유가 없다. 사실, 우리 인간들의 추상적인 아이디어라도 구체적이고 유용하다면 이를 반복적으로 생산할 수 있게 해 주는 과학기술이 발전함에 따라서, 우리 특허법상 ‘기술적 사상’이라고 하는 개념에 포함되는 것으로 넓게 해석될 필요가 있고 ‘기술적 사상’이 현재와 같이 넓게 해석된다면 사실 그 도구적 개념으로서의 기능을 상실한 것이 아닌가 생각된다.115)
| 114) 일본 미쓰비시가 기본워드에 서브워드를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 하고 워드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 특허출원을 했지만 대한민국 특허청이 거절결정한 사안에서, 우리 대법원은 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브워드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하고 더 나아가 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있다는 이유로 그 출원발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다고 한 사례: 대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507 판결. 115) 한국과 일본에서는 특허법의 발명개념에서 기술적 사상이라고 하는 요건을 삭제할 필요가 있다고 하는 입법론이 제기되고 있는 것도 그러한 맥락에서 이해할 수 있다: 春秋會政策委員會, “インターネット時代の特許制度上 の問題”, パテント Vol. 53 No. 11 (2000), 11면; 相澤英孝, “ビズネスの方法と特許”, ジュリスト No. 1189 (2000. 11. 15), 29면. 그러나 현행 특허법하에서 ‘기술적 사상’이라고 하는 개념요건 때문에 컴퓨터관련발명의 특허법적 보호대상으로서의 지위나 해석에 어떠한 차이가 생긴다고 생각하지는 않는다. |
우리 특허청 심사기준은 사실상 거의 모든 컴퓨터관련발명을 특허보호대상을 취급하는 것이지만, 컴퓨터프로그램 리스트 그 자체가 특허보호대상이 된다는 것을 의미하는 것은 아니다. 프로그램 리스트라고 함은 컴퓨터를 작동시키기 위한 일련의 지시를 기계어나 고급언어로 표현한 코드 그 자체로서 예컨대 피아노연주에 있어서 피아노 악보와 유사하지만 피아노 악보보다도 더욱 직접적이고 구속적인 표현 또는 기술적 작품이다. 프로그램 리스트는 구체적인 표현 또는 기술적 작품이기 때문에 저작권법116)의 보호대상인 것은 분명하지만117) 프로그램 리스트 자체는 정보의 단순한 제시에 해당하므로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 말할 수는 없다. 다만, 그러한 프로그램 리스트를 저장하여 컴퓨터가 인식할 수 있도록 한 기억매체(computer-readable medium)는 당해 프로그램 리스트를 컴퓨터와 구조적·기능적 상호관계를 가능하게 해 주기 때문에 그러한 기억매체를 포함한 발명이 기술적 사상의 창작으로서 특허보호대상에 해당된다고 볼 수 있다.118) 컴퓨터관련발명심사기준이 기타의 일반적인 발명에 대한 심사기준과 상이한 별도의 기준을 마련한 것은 아니고 일반적인 특허요건을 완화하거나 강화할 수도 없는 것이다. 따라서 개정된 심사기준이 마치 CD-ROM등의 기록매체에 저장된 모든 프로그램리스트, 데이터 또는 소프트웨어를 포괄적으로 특허대상에 포함시키는 것처럼 오해되기 쉽지만, 데이터구조나 컴퓨터프로그램을 저장한 기록매체가 기술적 사상에 해당되는 물건발명이나 방법발명이라고 볼 수 있는 경우에 특허받을 수 있는 발명으로 볼 수 있다는 것을 명확히 한 것일 뿐이다.
| 116) 우리는 미국과 달리 컴퓨터프로그램에 관하여는 저작권법과 별개로 독립법률인 컴퓨터프로그램보호법을 제정· 운영하여 왔지만, 2009년에 이르러 이 법률은 저작권법에 흡수 통합되었다. 117) 저작권법 제4조. 118) 컴퓨터 관련 발명 심사기준 (특허청 전자상거래심사담당관실, 2005. 4.) 12면 내지 17면 |
기술적 사상이 존재하지 않는 가운데 데이터, 수학적 공식, 추상적 사업방식 그 자체만으로는 아무리 컴퓨터 기록매체에 저장된 형태로 출원되었다 하더라도 발명에 해당된다고 볼 수 없을 것이다. 추상적 사업방식 그 자체라거나 사람마다 그 결과를 달리할 수 있는 인위적 결정에 의존하는 방법은 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 해당된다고 볼 수 없기 때문이다. 예컨대, 생활쓰레기 종합관리방법에 관한 발명이 바코드스티커를 쓰레기봉투에 부착해서 효율적으로 관리하는 방법에 관한 발명이라는 점에서 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어를 도구로 활용하고 있지만 바코드 스티커의 배포에서부터 시작해서 동 스티커의 부착, 쓰레기의 배출, 쓰레기의 선별처리, 잘못 배출한 쓰레기 배출자에 대한 시정조치 등은 소프트웨어에 의해서가 아니라 모두 인간의 정신적 활동에 의존한 것이어서 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 해당된다고 볼 수 없다고 판시된 바 있다.119)
| 119) 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결. |
*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법 Ⅱ. 발명의 개념과 종류 7. 컴퓨터관련발명