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침해주장에 대한 항변

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 배경설명

특허권은 특허법 소정의 엄격한 형식에 따라 출원이 있은 뒤 특허청 심사관에 의하여 특허부여요건이 갖추어졌는지 여부에 관해 상당히 긴 시간 동안 심사받는 과정을 거친 뒤 최종적으로 특허결정에 따라 특허원부에 직권 등록됨으로써 성립하는 권리이다(법 제87조 제1항 및 특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제1호). 특허청의 위와 같은 행위는 공정력(公定力)459)이 인정되는 행정행위라는 것이 우리가 일본을 거쳐 계수한 독일 행정법상의 논의에 충실한 입장인 것이다. 아울러 특허법은 특허심판원이 진행하는 특허무효심판 절차를 통하여서만 특허권을 소급적으로 무효화할 수 있다는 취지로 규정하고 있다(법 제133조).

따라서 특허무효심판의 확정심결(確定審決)이 아직 존재하지 않는 시점에서 진행되는 것이 보통의 경우인 침해금지청구나 손해배상청구 등에 관한 소송, 즉 특허침해소송(特許侵害訴訟)에서 일반법원이 함부로 특허권의 효력을 부정하기 곤란하다. 권리자의 상대방 역시 당해 특허에 관해 ‘무효항변’을 제출하는 것은 그 주장 자체로 이유 없는 것으로 취급될 것이다. 법원으로서는 상대방의 무효항변을 위와 같이 간단히 배척하고 특허가 유효한 것으로 일응 취급하고 종국판단으로 나아가거나 그것이 아니면 상대방이 특허권자를 상대로 특허심판원에 제기한 특허무효심판에서 무효 여부에 관한 심결이 확정되기를 기다려 그 심결 결과를 전제로 종국판단으로 나아갈 수 있을 뿐이다. 그렇지만(만일 당해 특허권에 무효사유가 실제 존재하는 것을 전제한다면) 전자의 종국판단은 실체관계에 반하고 후자의 종국판단은 소송의 신속성을 심히 저해하게 된다.460) 이런 여러 가지 문제점들을 해결하려면 침해소송의 법원이 적극적으로 당해 특허의 유효나 무효를 판단하고 그것을 전제로 특허침해소송의 당부를 가리는 종국판단으로 나아갈 필요가 있다. 이런 적극적 판단에 있어 앞서 본 대로 공정력과의 충돌이나 특허무효심판제도에 관한 규정과의 저촉 등 논리적인 모순을 피하기 위해 차례로 고안된 것이 이하에서 설명할 자유실시기술의 항변, 공지기술 제외의 항변 혹은 공지·공용기술의 항변이며, 권리남용 항변도 같은 맥락에서 주장된 것이다.461)

나. 자유실시기술의 항변

자유실시기술(自由實施技術)의 항변이란 상대방이 실시하는 기술이 특허권자의 특허발명으로부터 유래된 것이 아니라 그 발명의 출원 이전에 이미 자유롭게 누구나 활용할 수 있는 공지(公知)·공용(公用)의 선행기술(先行技術)이거나 그로부터 용이하게 도출할 수 있는 기술에 불과하다고 다투는 항변이다. 이를 바로 아래 설명할 공지·공용기술의 항변과 같이 설명하기도 하며 그런 이해도 충분히 합리적인 것이다. 하지만 양자가 선행기술인 공지(公知)·공용(公用)의 기술에 관련되었다는 점에서는 공통되지만, 자유실시기술의 항변에서는 상대방의 기술과 선행기술이, 공지기술 제외의 항변에서는 특허권자의 기술과 선행기술이 각각 비교대상이어서 후자의 항변에서는 특허권의 효력을 직접 다루는 것(즉, 공정력과의 조화가 문제된다는 것) 이라는 점에서 일단 구별의 실익은 있다고 볼 수 있다.462) 자유실시기술의 항변은 행정행위의 공정력이 엄격하게 준수되고 특허무효를 판단하는 주체와 특허침해소송을 담당한 주체가 이원적으로 엄격하게 분리된 상황이더라도, 침해소송 담당법원 이 당해 특허권의 효력 문제에는 전혀 손대지 않고 상대방의 침해책임을 부정할 수 있게 해 주려고 개발된 논리라고 볼 수 있다.

다. 공지·공용기술의 항변

공지·공용기술(公知公用技術)의 항변이란 특허침해소송에 있어서 침해로 주장 되는 자가 자신의 제품은 공지·공용기술을 이용한 것, 즉 자유로이 사용될 수 있는 기술을 이용한 것임을 주장하는 내용의 항변을 말한다. 우리 대법원은 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우, 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부 또는 일부가 출원 당시 공지·공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 판시463)하여 특허무효심결을 거치지 않고도 무효와 동일한 의미를 가지는 항변을 할 수 있는 길을 열어주고 있다.

침해금지가처분을 구하는 보전소송에서 대법원은 공지·공용기술을 포함한 발 명의 경우에 본안에서의 승소가능성이 없다고 판단되는 한 보전의 필요성이 없다고 보아 가처분신청을 기각한 원심판결을 받아들인 바 있고,464) 하급심에서도 이와 같은 이유로 보전의 필요성이 인정되지 않는다고 하여 가처분신청을 기각한 사례가 있다.465) 그러나 상표권침해를 주장하면서 침해금지가처분을 신청한 사안에서 피신청인이 상표권의 무효 또는 취소의 심판을 제기한 사실이 있다고 하더라도 그 로 인한 무효 또는 취소의 심결이 확정되기 이전이라는 사실에 치중하여 가처분신청을 기각결정한 것은 잘못된 것이라고 판시된 사례도 있어서466) 보전의 필요성을 판단함에 있어서 권리무효의 가능성이 어느 정도 고려되어야 하는지에 관한 대법원의 일관된 기준이 결여되어 있는 것으로 보인다. 특히 문제된 발명이 신규성은 갖추고 있지만 진보성을 갖추고 있는지 의문시되는 경우에 침해금지가처분신청을 받아들일 것인지에 대해서 대법원은 다소 모순된 입장을 보여 주고 있다. 예컨대 신규성을 갖추고 있고 진보성만이 문제되기 때문에 무효심결 없이 법원이 권리범위를 부인할 수 없다고 전제하면서 가처분신청을 받아들인 결정도 있는 반면에,467) 진보성의 결여로 특허권이 무효로 될 개연성이 있기 때문에 가처분신청의 보전의 필요성이 인정되지 않는다고 판단한 대법원 판결도 있다.468) 생각건대, 특허무효사유 가운데 공지·공용기술과 같이 명백한 무효사유는 보전소송처럼 신속한 구제를 필요로 하는 소송에서도 신속하게 그 항변에 관한 판단을 할 수 있는 것이고 공지·공용기술은 일반 공중이 널리 사용하도록 허용하는 것이 특허법의 취지에도 부합되는 것이므로 보전소송에서 공지·공용기술의 범위 내에서는 특허권침해금지가처분신청을 기각하는 것이 타당하다. 진보성의 판단은 본안소송에서도 어려운 문제임은 사실이지만 가처분신청에 대한 결정이 신청인의 본안에서의 승소가능성을 고려하여 법원이 합목적적으로 내려야 할 결정이고 진보성에 관한 다툼이 있다는 사실 자체만으로도 신청인의 본안에서의 승소가능성이 확실하지 않다는 것을 추정할 수 있다고 본다면 공지·공용기술과의 동일·유사성으로 인해서 신규성 또는 나아가 진보성이 의문시되는 경우에는 침해금지가처분신청을 기각해야 할 것이다.

라. 특허권남용의 항변

(A) 특허법 규정

특허권의 남용(abuse of patent)이 있는 경우에 민법상 권리남용의 원칙과 마찬가지로 특허권의 행사가 인정되지 않고 특허법이 조력하지 않는다. 특허권의 남용은 혁신 또는 경쟁을 제한하거나 위축시키는 특허권의 행사 또는 불행사와 같이 특허법의 목적과 취지에 반하는 행위를 말한다. 특허권의 남용에 대해서 특허법이 내부적인 규제를 위해서 어떠한 규정을 두고 있는지 공정거래법 위반에 해당되는 특허권남용이 있는 경우에 어떠한 효과가 발생하는지 특허법이나 공정거래법에 명문의 근거규정은 없지만 특허권의 남용에 대해서 특허법이 조력하지 않는 특허권남용의 법리가 있는지 등 흥미로운 논점들이 많다.

우리 특허법의 연혁을 보면 특허법이 특허발명의 불실시 등의 경우를 특허권남용으로 규정하고 특허발명의 강제실시 또는 특허권의 취소를 규정하고 있었던 때도 있었다. 본래 민법상 권리남용금지의 법리가 권리의 행사뿐만 아니라 권리의 불행사에 대하 여도 적용된다고 하는 유력한 견해도 있지만, 권리의 불행사에 대한 일반적인 적용에 회의를 표하는 견해도 있어서 특허발명의 불실시와 같은 권리불행사의 경우에 권리남용 금지의 법리가 적용될 수 있는지 불확실하다고 볼 수도 있는데, 1963. 3. 5. 개정된 우 리나라 특허법은 ‘특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하여 서는 아니된다’고 특허권 및 특허발명실시권 등의 남용을 금지하는 일반규정을 두었던 것이다. 1963년 특허법은 ‘특허발명의 불실시’의 여러 가지 경우를 특허권남용으로 보는 간주규정도 두고 있었고(1963년 특허법 제45조의2 제2항) 1973. 2. 8.에 전부 개정된 특허 법은 제52조에 특허권의 남용 금지를 규정하면서 1963년 특허법에 더하여 특허발명의 불실시 예를 하나 더 추가하였을 뿐만 아니라 ‘권리범위 밖의 권리를 부당하게 주장한 경우’ 역시 특허권남용으로 간주하였다(1973년 특허법 제52조). 1973년 특허법의 특허권 의 남용에 관한 규정은 1986. 12. 31. 특허법 개정에 의하여 무슨 이유에서인지 삭제되 어 버렸지만, 1973년 특허법의 특허권남용금지 규정도 특허권남용금지의 법리를 확인· 선언한 것으로 보이고 구체적으로 특허권남용의 유형을 예시한 것으로 보이기 때문에 그러한 규정이 삭제된 현행 특허법 하에서도 특허권남용금지의 법리가 그대로 적용될 수 있다고 보는 데는 이론의 여지가 없다.

특허권남용에 해당되는 행위는 어떠한 것인가, 즉 특허권자가 어떠한 적극적· 소극적 행위를 하는 경우에 특허권남용에 해당되는가에 대하여는 우리나라에는 아 무런 판례가 없다. 1973년 특허법은 특허권의 적극적 행사에 의한 남용과 소극적 행사에 의한 남용에 관한 여러 가지 유형을 열거하고 있고 우리 학설도 특허권의 적극적 행사에 의한 남용과 소극적 행사에 의한 남용 모두에 대하여 특허권남용을 인정하고 있는 것으로 보인다. 특허권의 적극적 행사에 의한 남용이란 특허권을 기 초로 하여 제3자와 특허발명실시허락계약을 체결하면서, 특허법에 의하여 부여된 권리 범위에 속하지 아니하는 권리를 부당하게 주장하는 경우(illegal extension of the patent right)를 말한다.469) 특허권의 적극적 행사에 의한 남용은 피상적으로 보 면 특허권의 행사와 구별하기 어렵기 때문에 어떠한 기준에 따라서 남용에 해당되 는지 아니면 정당한 특허권 행사에 해당되는지를 구별해야 할 것인지가 중요한 문 제로 등장한다. 다수의 판례가 축적되지 못한 현실470)에서는 공정거래법을 시행하 기 위하여 공정거래위원회가 제정·실시하고 있는 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’471)이 유용한 기준이 될 수 있을 것이다. 공정거래위원회 심사지침에 관하여는 앞의 장에서 자세히 검토한 바 있으므로 여기에서는 그에 관한 설명은 생략한다. 다만 현행 지침에 예시되어 있지 아니한 불공정거래행위도 많이 있고 특허권남용이 반드시 공정거래위원회 심사지침에 예시되어 있는 행위에 제한되어야 하는 것도 아니기 때문에 추가적으로 구체적 사안에 따라서 특허권남용으로 판단되는 경우도 있을 수 있음은 물론이다.

둘째로, 특허권의 소극적 행사에 의한 남용은 강제실시의 대상으로 되어 있는 특허발명의 불실시를 뜻하는데, 특허발명의 불실시에 대하여도 앞에서 자세히 설명한 바 있다. 다만 우리나라 학설은 특허법상 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수 있는 사유에 대하여서만 특허권남용이 성립되는 것처럼 설명하고 있다. 그러나 재정청구의 대상이 되는 불실시뿐만 아니라, 자신의 특허발명을 실시하기 위해서는 타인의 허락을 받아야 하는데(즉 기본발명과 개량발명과의 관계에 있고, 그 개량발명을 실시하고자 하는 경우) 그 타인이 허락을 하지 않는 경우에도 그 타인은 자신의 특허발명의 불실시에 의하여 특허권을 남용하고 있는 것으로 볼 수 있다. 마찬가지의 취지에서 우리 특허법도 특허발명의 실시에 타인의 허락을 받아야 하는 경우에 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있는 것이다. 따라서 재정에 의한 통상실시권과 마찬가지로 심판에 의한 통상실시권의 대상이 되는 불실시에 대해서도 특허권남용금지의 법리가 원용될 수 있을 것이다.

특허권남용의 효과로는 1973년 특허법은 특허권남용이 있는 경우에 특허청장(그 당시에는 특허국장)으로 하여금 통상실시권을 허락하거나 특허권을 취소할 수 있도록 허용하고 있었다. 특허권남용의 효과에 대하여 아무런 규정이 없는 현행 특허법 하에서 우리나라 학설은 강제실시제도에서와 동일한 효과를 인정하고 있어서 강제실시제도와는 별도로 특허권남용을 인정하는 것인지 아니면 특허법상의 강제실시제도의 기능이 특허권남용 규제에 있음을 단순히 설명하는 것인지 의심케 하고 있다. 1973년 특허법에서와 같이 특허권남용에 대하여 특별한 규정이 없다면 특허권남용을 근거로 하여 언제나 강제실시에 관한 특허법규정을 원용할 수 있는 것은 아니다.

(B) 특허권남용의 유형

특허권의 침해는 인정되지만 그에 따른 손해배상청구 또는 침해금지청구 등이 권리남용에 해당된다고 보아 그 청구가 기각되는 몇 가지 유형의 사례들이 있다. 첫째, 협의의 권리남용을 인정한 것이 아니라 침해금지나 손해배상을 담당한 일반법원이 특허권 청구의 당부를 검토함에 있어 당해 특허권에 무효사유가 존재함을 발견한 경우, 아직 특허심판원의 무효심결이 있지 않았음을 고려하여 해당 특허권이 무효라고 직접 판단하 는 대신 ‘당해 특허권에 무효사유가 명백히 존재하므로 특허권에 기한 청구가 권리남용’(이하에서는 편의상 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’이라고만 함)이라고 판단하면서 청구를 우회적으로 배척한 사례들이 있다. 둘째, 표준필수특허(Standard Essential Patent: SEP) 의 보유자가 자신의 특허기술을 “공정하고 합리적이며 비차별적(Fair, Reasonable and Non-discriminatory: FRAND)”인 조건으로 실시허락하겠다고 선언했음에도 불구하고 FRAND 조건으로 실시허락을 하기 위한 성실한 협상을 하지 아니한 채 특허권침해를 이유로 한 침해금지청구를 한 경우에 그러한 침해금지청구가 특허법의 취지에도 반하고 신의성실의 원칙에도 반하는 특허권의 남용에 해당될 수 있다. 현실적으로 국내에서는 아직까지 표준필수특허라는 이유만으로 침해금지청구가 특허권의 남용에 해당된다고 보 아서 청구가 기각된 사례는 없지만 그 이론적 가능성은 확인된 바 있다. 셋째, 많은 논 의가 진행되어 온 유형의 하나로, 특허괴물(patent troll)에 의한 특허침해소송에 있어서 침해금지청구권의 행사가 특허권의 남용에 해당될 수 있다고 하는 법리도 상당한 설득력을 얻고 있다.

(C) 무효선언에 갈음한 권리남용

a) 미국·독일에서의 관련 현황

이런 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’과 같은 침해소송에서의 판단논리는 미국이나 독일에서는 찾아보기 어렵고, 일본이나 한국에서만 발견되는 판례의 특이한 태도이다. 왜 미국과 독일의 침해소송 법원에서 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’과 같은 법리를 필요 로 하지 않는지 분석하려면, 특허침해소송을 담당하는 법원과 특허권 창설(국가에 따라서 는 특허무효심판 포함)을 담당하는 특허청(경우에 따라서는 특허법원과 같은 특별법원) 사이의 관계가 이들 국가에서 어떻게 설정되어 있는지를 상세히 살펴보아야 한다.

미국 특허청(US PTO)에서는 일본이나 한국의 무효심판에 직접 대응하는 절차 가 존재하지 않고, 특허의 무효화는 침해소송을 진행하는 법원의 판단에 의해 이루 어지게 된다. 즉, 미국 특허법 제282조472)는 특허의 무효는 침해소송에서 항변으로 주장되어야 함을 명시적으로 규정하고 있다. 특허권자의 상대방은 침해소송을 진행 하는 미국 연방법원에서 특허거절사유이기도 한 일체의 특허요건에 근거하여 무효 항변(invalidity defence)을 제출할 수 있다. 이런 무효항변은 앞서 설명하였던 남용항 변(patent misuse)과 분명히 구별되는 것이다. 나아가 무효항변에 따라 연방법원이 당해 특허권 전부나 그 일부 청구항을 무효라고 판단하면 특허권자는 당해 소송의 상대방에 대하여서뿐만 아니라 다른 제3자에 대하여서도 더 이상 유효를 주장할 수 없다는 것이 연방대법원의 확고한 판례473)이다.

한편 독일에서는 특허무효판단은 특허청이 아닌 연방특허법원(Bundespatentgericht)에서 전담하여 판단하고 그 불복은 연방대법원이 처리하는 2심제 구조를 취하는 한편,474) 침해소송은 각 주의 연방지방법원475)이 나누어 담당하는 이원적 제도를 취하고 있다. 이를 모방하였던 일본이 최근 특허무효와 특허침해 사건 모두를 지식재산고등재판소로 일원화한 사실은 널리 알려진 바이지만 독일의 이원적 전통은 지금까지 계속 이어지고 있다. 독일의 경우 연방특허법원이 소급효 있는 무효 판단을 내리기 전까지 침해소송을 담당하는 일반법원은 일단 등록된 특허권을 항상 유효한 것으로 취급함으로써476) 다른 국가보다 더 엄격한 이원제를 유지하고 있다는 점이 특색이라고 한다. 즉, 독일에서도 자유기술수준의 항변(Einwand des freien Stands der Technik)이 인정되지만 그 범위가 일본에서보다 더 협소하며477) 일본이나 한국의 법원에서 작금에 자주 행하는 것처럼 단지 무효사유가 있을 뿐인 특허권 행사에 대하여 권리남용이라고 배척하는 태도를 찾기는 어렵다. 독일에서 특허무효절차에 소요되는 시간이 일본 등에서보다 더 짧다는 것도 위 태도의 한 원인이라고 한다.

요컨대, 미국의 경우 특허청의 무효심판절차가 없는 대신 법원의 침해소송 과정에서 특허의 유·무효가 판단되므로 직접적인 무효 항변을 제출하지 않고 굳이 우회적으로 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’과 같은 항변을 제출할 실익이 없고, 반면 독일의 경우 특허침해소송의 법원과 엄격히 구별되는 특별법원에서 특허무효를 선언하지 않는 한 침해소송의 법원에서는 온전하게 유효한 특허권의 행사를 긍정하여야 하므로 아직 그렇게 선언되지 않은 무효사유의 흠이 침해소송에서 항변의 여지를 제공하지 않는다.

b) 일본 최고재판소의 2000년 킬비 판결의 내용

일본은 과거 독일의 입장을 쫓아 특허무효에 관해 이를 담당한 주체, 즉 일본 특허청의 특허심판 및 이후 그 항고담당 법원의 판단에서 특허권이 무효라고 판단 하기 이전 시점이라면 별도의 침해사건을 담당한 일반법원에서 당해 특허가 유효 한 것으로 취급되어야 하며 함부로 효력을 부인하여서는 안 된다는 입장을 견지하 여 왔었다. 그러나 2000년에 이르러 최고재판소는 킬비(キルビ－, Kilby)사건에 대 한 판결478)을 통하여 그 입장을 크게 전환하게 되었다. 최고재판소는 ‘특허 무효심 결이 확정되기 이전이라도 특허권침해소송을 담당하는 법원은 당해 특허에 무효사 유가 존재하는 것이 명백한지에 관하여 판단할 수 있다고 해석하여야 하고, 그 심 리결과 당해 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백한 경우 당해 특허권에 기한 금 지나 손해배상 등의 청구는 정정심판의 청구가 있다는 등 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 해석함이 상당하다’고 판시함으로써 무 효사유의 존재가 명백한 특허권의 행사에 관하여는 일반법원이라도 권리남용 이론 에 근거하여 그 권리의 행사를 거절할 수 있다고 긍정하기에 이르렀다. 킬비 사건 에서 일본 최고재판소는 당해 특허권을 직접 무효화하는 대신 권리남용 이론에 의 탁하여 당해 특허권의 행사를 최종적으로 저지하는 절충적인 입장을 취하였다고 할 수 있고 이런 새로운 형태의 권리남용 항변이 이른바 ‘킬비(キルビ－) 항변’으로 널리 받아들여지면서 한국의 대법원에도 강한 영향을 주게 된다.

나아가 2005. 4. 1.부터 시행된 일본의 개정 특허법 제104조의3 제1항은 킬비 항변의 논리를 대부분 수용하여, 특허권침해소송에서 ‘당해 특허가 특허무효심판에 의하여 무효가 될 것이라고 인정되는 경우 특허권자 … 는 상대방에 대하여 그 권 리를 행사할 수 없다’고 규정하기에 이르렀다.479) 무효사유가 일단 존재하더라도 정정심판(訂正審判) 등을 통하여 정정이 이루어짐으로써 최종적으로는 무효가 되지 않을 수 있다는 점을 고려하지 않을 수 없고, 이런 고려를 종전 킬비 판결에서는 ‘정정심판의 청구가 있다는 등 특별한 사정이 없는 한’이라고 표현하였지만 개정 특허법에서는 ‘특허무효심판에 의하여 무효가 될 것’이라고 표현한 것이다.480) 다 만 개정 특허법이 새로 부여한 성문법상의 항변과 종전 판례상의 킬비 항변은 다소 간 차이가 있는데 ① 무효사유의 존재가 명백할 것을 요구한 킬비 항변에서와 달리 개정 특허법은 그런 요건을 삭제함으로써 무효 관련 주장이 등장할 여지를 일견 더 넓히고 있다는 점, ② 개정 특허법상의 항변이 채택한 논리는 ‘권리남용’이 아니라는 점 등이다.

c) 우리 대법원 판례

우리나라에서도 특허권의 무효는 특허심판원에 의한 특허무효심판, 그리고 그에 불복하는 경우 특허법원에서의 심결취소소송에 의해 판단될 뿐 그 무효심결확정 이전까지 침해소송의 법원에서 원칙적으로 당해 특허가 일응 유효한 것으로 취급하여 왔음은 일본과 마찬가지이다. 특히 일본 킬비 판결의 사안에서처럼 진보성 결여를 근거로 무효를 주장하는 것에 대하여는 예외적으로 특허권의 효력을 제한하는 데 원용한 ‘공지기술 제외의 항변’도 적용되지 않음을 판례가 분명히 해 왔던 것이다.481)

그러나 한국 대법원도 2004년경 당해 사건 쟁점이 아닌 방론(傍論)적인 설시에서482) ‘특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지나 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.’고 판시함으로써 외형상 일본 최고재판소의 킬비 판결과 동일한 기준을 제시하기에 이르렀다. 그렇지만 사건에 직접 관련되지 않은 방론적 설시였기 때문에 그 진의를 두고 논란이 있었다. 그러다가 대법원은 2012년 전원합의체 판결로, 특허발명에 대한 무효심결 확정 전이라 하더라도 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우라면 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등 청구가 권리남용에 해당하고, 이 경우 특허권침해소송 담당 법원은 권리남용 항변의 당부를 판단하기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있다고 판시하게 되었다.483) 법원은 이런 판단이 가능한 근거로 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 위치한 것에 불과함에도 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치되는 점 등을 제시하고 있다.

(D) 표준필수특허의 권리남용

우리나라에서는 삼성이 애플을 상대로 특허권침해를 주장하면서 손해배상 및 침해금지를 청구하면서 제기한 소송에서 결과적으로 특허권의 남용을 인정하지는 않았지만 이론적으로는 표준필수특허권자에 의한 침해금지청구가 특허권의 남용에 해당될 수 있다고 하는 이론적 가능성이 인정된 바 있다. 다시 말해서 표준필수특 허와 같이 해당 특허발명을 실시하지 않고서는 표준 기술이나 규격에 맞는 장치나 방법을 구현할 수 없는 경우 또는 표준화기구에서 표준으로 채택하는 과정에서 FRAND 선언을 한 경우에, 서울중앙지방법원은 산업발전이라는 특허법의 목적과 이념 등에 비추어 표준특허권자의 권리 행사를 제한할 필요성을 확인한 바 있 다.484) 서울중앙지방법원은 표준필수특허권자인 삼성의 침해금지청구가 특허권의 남용에 해당되지 않는다고 결론 내렸지만, 이론적으로는 표준필수특허권자가 FRAND 선언 이후 상대방과의 실시허락협상을 성실하게 하지 않은 채 침해금지청 구를 한 것이 표준특허 제도의 취지에 반하여 공정한 경쟁질서를 어지럽히고, 상대 방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된다고 볼 수 있는 경우에 특허권의 남 용에 해당된다고 보아 침해금지청구를 기각하는 특허권남용의 이론적 가능성을 인정한 것이다.

특허권의 남용이 민법상 권리남용의 법리를 특허권침해의 경우에 단순히 적용한 것에 불과한 것인지 아니면 서로 다른 법리인지가 중요한 쟁점으로 제기되어 왔었다. 이에 대해서, 서울중앙지방법원은 특허법이 특허발명의 실시에 대한 독점적 권리를 부 여함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하려는 것이기 때문에 특허권도 기본적으로는 사적 재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로는 사회적 제약 을 받는다고 전제하면서 특허권의 남용 여부를 판단함에 있어서는 민법상 권리남용에 요구되는 주관적 요건을 필요로 하지 않는다고 하는 해석론을 분명히 하고 있다. 다시 말해서, 민법상 권리 행사가 권리의 남용에 해당한다고 할 수 있으려면 주관적으로 그 권리 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하 는 사람에게 아무런 이익이 없다고 하는 주관적 요건이 요구되지만 특허권이 기술발전 의 촉진이라고 하는 특허법의 목적달성을 위한 도구적(utilitarian) 성격을 갖고 있기 때 문에 특허권의 남용 여부의 판단에 있어서 반드시 민법상 권리남용의 주관적 요건을 필 요로 한다고 말할 수 없다는 것이다. 상대방에 대한 특허권의 행사가 특허법의 법목적 에 반하고 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정 되는 경우에는 그 특허권의 행사는 설령 권리 행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록특 허에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 하는 특허권남용의 법리가 민법 상 권리남용의 법리와 다른 독자적인 법리로 성립할 수 있음이 확인된 것이다. 흥미로 운 것은 삼성이 애플을 상대로 제기한 특허침해소송에서 서울중앙지방법원이 특허권의 남용 여부를 판단함에 있어서 특허권자의 권리 행사가 특허법의 취지에 반하는지 신의성실의 원칙에 반하는지 여부만 살펴보지 않고, 동시에 상대방의 성실한 실시허락 협상의무도 강조하면서 불성실한 상대방에 대해서 침해금지 등을 청구할 수 없도록 하는 것은 오히려 불성실하거나 악의적인 실시권자를 더 두텁게 보호하는 부작용을 초래하게 되어 특허제도의 본질에 반한다고 판시한 점이다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅷ. 특허권의 침해와 구제 2. 침해주장에 대한 항변