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출원의 분할

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 1발명 1출원주의

2 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 1발명 1출원주의에 맞게 하나 이상의 출원으로 분할하여야 한다(특허법 제52조). 1발명 1출원주의라고 함은 하나의 특허출원에 하나의 발명만을 포함해야 한다는 것이다. 우리 특허법은 1발명 1출원주의에 입각하고 있으면서도, 오늘날의 발명이 고도의 복잡한 기술을 내용으로 하고 있어서 서로 밀접히 관련되어 있는 발명을 별도의 출원으로 분리하는 것이 불합리하다는 점에 입각해서, ‘하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명’에 대하여는 1특허출원으로 할 수 있음을 허용하고 있다(특허법 제45조). 여기에서 총괄적 발명이라고 함은 특정 발명이 다수의 발명으로 구성되어 있다고 하더라도 당해 발명들의 목적, 구성, 효과 등이 서로 밀접한 유기적 관계를 가지고 있어서 그들 발명을 단일 발명으로 볼 수 있는 발명을 말한다. 총괄적 발명이라고 하는 개념은 단일 발명의 개념을 넓게 파악하기 위한 개념이고, 결과적으로 단일 출원에 2 이상의 특허청구항을 포함하게 되는 이른바 다항제를 허용하는 것이다. 복잡한 발명을 하나의 청구범위로 기재하게 하는 경우에 발명이 충분히 보호되지 못하고 다수의 출원을 해야 한다면 심사절차만 복잡해지기 때문에 다항제는 청구범위를 여러 개의 항으로 나누어 기재하는 것을 허용하는 제도이다.

그러나 이와 같이 단일 발명의 개념의 범위가 넓게 인정되고 청구범위의 다항제가 허용된다고 해서 1발명 1출원주의가 그 효력을 완전히 상실한 것은 결코 아니다. 단일 발명의 범위를 넘어서 상호관련이 없는 2 이상의 발명이 하나의 출원에 포함되어 있는 경우에는, 1발명 1출원주의의 위반으로 특허청의 심사관에 의해서 거절결정을 받게 되기 때문이다(특허법 제62조 4호). 물론 특허출원이 1발명 1출원주의에 위반하더라도 심사관의 착오로 일단 특허가 부여된 경우에는 특허무효사유(특허법 제133조 1항)로 되지 아니하지만, 1발명 1출원주의의 위반은 심사관에 의한 거절결정의 정당한 사유가 된다는 점에서 1발명 1출원주의가 절차법적으로 중요한 요건의 하나임은 부인할 수 없다.

나. 분할출원

1발명 1출원주의의 위반은 심사관에 의한 거절결정의 사유가 되지만, 거절이유통지서나 거절결정서를 받았더라도 보정기간이나 심판청구기간 내에 분할출원하게 되면 이를 특허받을 수 있다. 즉, 특허출원인은 2 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에, 특허법 제47조의 규정에 의한 보정을 할 수 있는 기간 또는 거절결정불복심판청구기간 안에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다(특허법 제52조). 이와 같이 특허출원이 분할된 경우에 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅴ. 특허출원 및 심사 5. 출원의 분할