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심판의 의의와 종류

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 심판(審判)의 의의

특허출원에서부터 심사 및 거절 또는 등록에 이르기까지의 절차에 있어서 특허청이 다양한 결정 또는 행정처분을 내리게 되는데, 그러한 특허청의 결정 또는 처분에 대한 불복은 일종의 행정심판으로서 특허법에 그에 관한 별도의 심판절차가 규정된 경우에는 특허법상의 심판절차에 따른다(특허법 제224조의2). 일반적인 행정처분에 대한 불복은 그 취소 등의 소를 법원에 제기함으로써 할 수 있지만, 특허청의 결정은 심사관 등에 의한 전문적인 판단에 입각한 것이라는 점을 중시해서 아직까지 심판전치주의에 입각하고 있고 따라서 반드시 특허심판원에 심판을 제기한 이후에만 법원에 그 취소의 소를 제기할 수 있을 뿐이다.377)

적어도 특허법의 외형적 표현상으로는378) 권한분배의 원칙에 따라 행정기관인 특허심판원에 의한 무효심결이 있지 않는 한 사법부에서 함부로 당해 특허발명의 무효를 전제하고 판단하는 것을 지양하는 듯하지만, 최근 우리 대법원 판례는 일반법원이 취급하는 특허침해소송에서 당해 특허에 무효사유가 있음이 명백한 경우 그런 특허권에 기한 침해금지 등의 청구는 권리남용이라는 점을 분명히 한 바 있다.379) 이러한 심판 가운데, 무효심판과 권리범위확인심판은 특허권자와 이해관계인이 대립하여 양 당사자에 의하여 진행되는 심판절차(소위 당사자계심판)로서 특허권침해에 관한 분쟁의 핵심적인 일부에 해당되기 때문에 반드시 무효심판을 거치도록 하는 것이 과연 당사자들에게도 이익이 되고 바람직한 것인지는 의문시될 수도 있다. 우리와 비교할 때, 미국에서는 우리의 특허심판원에 대응하는 특허심판원(Board of Patent Appeals and Interferences; BPAI)이 미국 특허상표청 안에 설치되어 있고 심판원에 소속된 행정판사(administrative law judge)들이 우리의 특허무효심판 제도에 비교적 가까운 재심사(re-examination) 제도 및 우리의 정정심판 제도에 대응하는 재등록출원(re-issue) 제도를 관장하고 있다. 하지만 특허에 관한 분쟁이 생겼을 경우 미국의 법원은 특허상표청 측의 판단에 구애받지 않고 가령 침해소송에 있어서 당해 특허의 효력 유무를 자유롭게 판단하여 책임유무를 정할 수 있다.

한국의 경우 과거에는 심판에 대한 항고심판까지 거친 이후에 대법원에 상고할 수 있을 뿐이었으나, 종전의 제도가 헌법상 법관에 의한 재판을 받을 권리를 침해한 것으로 헌법에 위반된다고 하는 주장이 받아들여져서 위헌심사제청이 이루어졌고380) 헌법재판소의 위헌심사가 진행되던 중 특허법이 개정되어 1998년 3월 1일부터 특허법원이 신설되게 되었고 종전의 항고심판소에서의 심판 대신에 고등법원급의 특허법원에서 재판을 받을 수 있게 되었다.

다만, 특허의 무효 여부는 특허심판원에서의 무효심판에 의해서만 확정할 수 있는 데 반해서, 특허권침해로 인한 손해배상청구나 침해금지청구의 민사소송은 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기해야 한다. 이렇게 동일한 특허에 관한 소송이라도, 무효심판은 특허심판원에 그리고 침해로 인한 민사소송은 지방법원에 제기해야 하는 이원적 구조 때문에 동일한 특허권의 유무효나 효력범위에 관하여 도 서로 상이한 판단이 내려질 가능성이 있게 된다.

이런 문제점을 해결하기 위하여 특허법은 소송절차에 있어서 필요하다고 인정된 때에는 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다는 규정(특허법 제164조 제2항)을 두고 있다. 하지만 이 규정에 불구하고 침해금지나 손배소송을 담당하는 일반 법원이 특허무효심결 등이 확정될 때까지 기다리지 아니하고 곧바로 신규성이나 진보성과 관련된 당해 특허의 효력을 판단할 수 있는지가 실무상 문제되어 왔는데, 이에 대하여는 뒤에서 설명하기로 한다.

나. 무효심판

무효심판이란 특허권 등의 산업재산권이 각 법에 규정된 무효사유에 해당하는 경우에 당해 권리를 소급적으로 무효화시키는 절차를 말한다.381) 현행법 하에서 산업재산권의 무효의 주장은 언제나 무효심판에 의하도록 하고 침해소송에서 무효의 항변이 제기된 경우에 법원은 무효 여부의 선결문제에 대하여 무효심판의 심결이 확정될 때까지 소송을 중지할 수 있도록 하고 있다.382)

무효심판제도는 신속하고 저렴하게 특허권등록의 무효를 주장하고 확정할 수 있다고 하는 장점을 갖고 있지만, 다른 한편 무효심판이라고 하는 별도의 절차에 의하지 않으면 사실상 무효사유를 갖고 있는 특허권의 행사를 용인하거나 무효심판절차가 종료될 때까지 다른 분쟁해결절차를 중지해야 하는 경직성을 갖고 있다. 따라서 우리 판례는 무효심결 확정 이전에도 무효사유를 갖고 있는 특허권의 행사나 권리범위를 부인하는 예외를 인정하고 있다. 첫째, ‘무효선언에 갈음한 권리남용’의 법리가 그것이다. 대법원은 특허발명에 대한 무효심결 확정 전이라 하더라도 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우라면 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등 청구가 권리남용에 해당한다고 판시했다.383) 둘째, 권리범위확인심판에서 공지·공용의 부분이 있는 경우에는 무효심판이 없더라도 그 한도 내에서 권리범위를 인정하지 않고 있어서 권리범위확인심판이 사실상 무효심판과 동일한 기능을 수행하는 측면이 있다.384) 또한, 침해금지가처분신청사건에서도 무효심판절차를 거치지 않고 공지·공용의 한도에서 권리를 인정하지 않고 손해배상청구사건에서도 공지·공용의 한도에서 권리남용의 법리를 적용해서 권리 행사를 인정하지 않는 판례가 내려진 바 있다.385)

권리의 유효성을 다툰다는 점에서 무효심판과 아주 유사한 기능을 수행하는 제도로서 이의신청제도가 사용되어 왔다. 이의신청제도는 무효심판제도와 마찬가지로 권리의 유효성을 다툴 수 있게 하면서도 동시에 권리자에게 정정의 기회를 주지만 다른 한편 이의신청절차에서 유지결정이 내려진 경우 그에 대한 불복의 수단으로 결국 무효심판을 제기하게 된다는 문제점이 제기되어 왔다. 따라서 제도의 중복을 피하고 보다 효율적으로 권리의 유효성을 해결하기 위해서 현행 특허법은 이의신청제도를 폐지하고 무효심판제도를 확대통합했다.

무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 제기할 수 있다. 여기에서 이해관계인이란 무효심판청구의 이익을 가진 자를 말하는 것으로 이해될 수 있는데, 우리 대법원판례에 의하면 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자를 의미하는 것으로 해석된다.386) 무효인 특허를 존속시키는 것은 이해관계인뿐만 아니라 공공의 이익에도 반하는 것이므로 이해관계인의 범위를 넓게 해석해서 무효심판의 실질적 요건의 충족 여부에 관한 판단이 이루어질 수 있도록 하는 것이 바람직할 것이다. 그러나 무효가능성이 있는 특허 또는 소위 ‘약한 특허(weak patents)’를 제거함으로써 권리관계를 보다 명확하게 한다고 하는 무효심판제도의 취지에 반하는 대법원 판례도 보인다. 예컨대, 무효심판청구 당시 이해관계가 있는 당사자라 하더라도 심판계속 중에 당사자 간(즉 이해관계인과 등록된 권리의 보유자 사이)에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있거나 권리를 양도받으면 이해관계는 소멸되는 것이라고 우리 대법원은 판시한 바 있다.387)

실시권자가 무효심판청구를 할 수 있는지에 대해서 많은 논의가 있어 왔다. 우리 판례를 보면, 초기에 실시권자는 이해관계인에 해당되지 않는다고 하여 이와는 반대의 취지로 판시한 대법원 판결388)도 있으나, 이는 이해관계인의 범위를 너무 좁게 해석하여 무효로 되어야 할 특허권이 그대로 방치되는 결과를 초래하는 판결이라는 비난을 면할 수 없다. 최근 대법원은 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조· 판매하거나 제조·판매할 사람으로서 특허발명의 권리소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람은 모두 이해관계인에 포함된다고 하면서, 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다고 판시한 바 있다.389)

미국에서도 특허실시권자가 특허권의 무효를 다툴 자격이 있는 여부가 2007 년 연방대법원의 MedImmune 판결390)에서 분명히 판단된 바 있다. 이 사건에서 연방지방법원 및 연방특허항소법원은 이 문제에 관한 종전 선례였던 연방특허항소 법원의 2004년 Gen-Probe 판결391)에 따라 특허실시계약의 존재가 실시권자에 대한 침해쟁송이 제기될 우려를 없게 하므로 실시권자는 당해 특허의 무효를 다툴 법률상 이익이 없다고 판단하였다. 그러나 연방대법원은 특허실시권자로서도 실시료 지급의무의 유무를 다툴 여지가 있고, 특허무효를 다투는 상황은 행정기관 행위의 적법을 다투는 상황과 유사하므로 특허무효를 다투기 위하여 사전에 실시허락계약 을 종료시키는 방법으로 실시권자 자신을 침해책임에 노출시킬 필요는 없다고 판단하였다. 연방대법원은 아울러 특허실시허락 계약의 존재 자체가 특허권자와 실시 권자의 법적 분쟁을 해결한 것이라는 특허권자의 주장을 배척하였다.

특허권의 공동보유자는 누구든지 이해관계인으로서 무효심판을 청구할 수 있 다. 그러나 무효심판은 단일한 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도이기 때문에, 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효를 청구하는 무효심 판은 허용되지 않는다.392)

특허무효심판의 청구기간은 청구의 이익이 있는 한 언제라도 가능하다. 즉, 특허권의 기간이 만료된 경우에도 특허침해를 이유로 손해배상을 한 자는 그러한 손해배상청구가 특허권자의 부당이득에 해당한다고 주장하면서 그 반환의 청구를 할 이익이 있으므로 특허무효심판을 청구할 수 있다.393)

특허무효의 사유는 법정되어 있는 것에 한한다. 이 점에서 특허무효는 다른 행정처분의 무효와 다르다고 하겠다. 또한 무효심판절차 중에 특허권자는 특허의 정정을 청구할 수 있다는 점에서(특허법 제133조의2), 무효심판절차는 권리의 존부만을 다루는 통상의 사법절차와 다르다. 무효심판이 계속되고 있는 경우 무효심판절차에서 정정기회가 부여되는 대신 별도의 정정심판청구는 허용되지 않는다(특허법 제136조 2항). 무효심판과 정정심판이 동시에 계류되어 있으면 정정심판의 심결이 확정되기까지 무효심판의 심리가 통상 중지되어 무효심판의 심리가 지연되는 문제가 있기 때문이다. 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해 주되 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 않는다면 무효심판의 심리지연 없이 그리고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정이 가능한 것이다.394)

나아가 이렇게 무효심판절차에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구한 경우, 특허발명의 무효 여부에 대한 특허심판원의 판단 대상에 관하여 특허심판원에서는 그 절차에서 청구된 정정의 적법 여부를 심리하고 그 정정이 적법하다면 정정된 명세서 등에 기초한 특허발명의 무효 여부를 판단하며, 그 정정이 부적법하다면 정정 전의 명세서 등에 기초한 특허발명의 무효 여부를 판단하여야 한다.395)

무효심판에서는 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사를 할 수 있다(특허법 제157조). 그러나 이러한 법규정은 모든 경우에 반드시 직권으로 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니다.396)

이러한 요건을 갖추어 특허가 무효임이 확정되면 특허권은 소급적으로 소멸한다. 다만 특허무효사유 중 후발적 사유에 의해 무효가 된 경우에는 그 후발적 사유가 발생한 때를 기준으로 특허권이 소멸한다. 이 소급적 무효의 결과 특허침해소송의 확정판결에 대해 재심의 소를 제기할 수 있고 이를 이유로 손해배상 등을 한 경우에는 부당이득반환청구권 등을 행사할 수 있다. 또한 타인의 특허권을 침해하는 행위가 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정되기 이전에 이루어졌다고 하더라도, 그 후 특허등록을 무효로 한다는 심결이 확정되었다면 침해되었다는 특허권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로 무효심결 이전의 행위도 특허권 침해행위(특허권침해죄의 구성요건)에 해당한다고 볼 수 없다.397)

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 그 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 무효확정 이전에 지급한 실시료는 어떻게 되는지 문제된다. 특허무효의 소급효에도 불구하고, 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자를 상대로 한 특허권 침해관련 소송을 제기할 수 없게 되고, 실시계약을 체결하지 아니한 제3자도 경쟁적인 제조, 판매 등 영업을 할 수 없었다는 점에 비추어 보면 그 실시계약이 원시적으로 이행 불능 상태에 있었다고 단언할 수는 없다. 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 되고, 따라서 실시권자는 실시료 지급의무로부터 벗어나게 된다. 그러나 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료가 부당이득에 해당된다고 보아 특허권자가 실시권자에게 반환할 의무가 있다고 말할 수는 없다.398)

특허권양도계약이 체결된 이후에 양도목적물에 해당하는 특허가 무효로 확정되는 경우에도 유사한 문제가 제기된다. 실시계약과 마찬가지로 양도계약도 특허무효가 되기 이전까지 제3자의 경쟁을 차단하는 사실상의 지위를 부여함으로서 양수인에게 실질적인 이익을 부여했다. 특허권은 끊임없이 도전받는 권리로서의 속성을 갖고 있기 때문에 양도계약의 체결 이후에 특허가 무효로 된다고 해서 특허권양도라는 급부이행 자체가 없었다거나 애초에 이행불가능한 원시적 불능으로 양도계약도 무효라고 보는 것은 불합리하다. 양도계약의 목적물이 ‘거래 시점에서 유효하게 등록되어 있는 특허권’이라고 본다면, 양도인이 특허권에 관한 이전등록을 경료하여 줌으로써 유효하게 체결된 계약이 충실히 이행된 것으로 볼 수 있다.

다. 권리범위확인심판

권리범위확인심판이란 특허권을 둘러싼 당사자 간의 분쟁이 있는 경우, 예컨대 권리침해의 문제 등이 있는 경우에 그 실시형태가 당해 권리의 범위 내에 해당되는지 여부를 미리 확정지어 놓을 필요에 응해 인정된 행정심판이다. 특허법 등은 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인이 특허발명의 보호범위를 확인하기 위한 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다(특허법 제135조). 이 권리범위확인심판은 통상의 확인의 소와 마찬가지로 적극적 확인심판, 즉 권리자가 적극적으로 자신의 권리범위를 확정해 두는 심판과 소극적 확인심판 즉 반대편 이해당사자가 자신의 실시형태가 권리자의 권리범위에 해당하지 않는다는 것을 확인하는 심판이 있다. 또 우리 특허법이 다항제를 채택함에 따라 권리범위의 확인도 청구항마다 심판을 청구할 수 있도록 하고 있다. 권리범위확인심판에 있어서는 청구당사자와 청구기간399)이 무효확인심판의 그것과 다르다.

청구당사자는 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인에 한정된다. 적극적 권리범위확인심판의 청구권자는 주로 특허권자 내지 전용실시권자이고, 소극적 권리범위확인심판의 청구권자는 주로 이해관계인인데 이해관계인은 무효심판청구와는 달리 엄격히 해석되는 바, 그 이유는 무효심판과는 달리 공익상 이유로 제기되는 심판이 아니기 때문이다. 따라서 이해관계인이 이 청구를 할 수 있기 위해서는 일반적인 확인의 소처럼 ‘즉시확정의 이익’이 있어야 한다.400) 특허권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다.401) 권리침해의 고소를 받은 자가 권리자에게 권리 침해행위를 하지 않겠다고 약속한 경우에도 그러한 약속이 권리범위를 확인한 것은 아니기 때문에 권리자로서는 권리범위확인의 심판을 제기할 이익을 가지고 있다.402) 한편, 특허권 침해에 관한 민사소송(손해배상 또는 침해금지 소송)이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도, 권리범위확인심판은 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 고유한 기능을 가지므로 권리범위확인심판 청구의 이익이 있다.403)

권리범위확인심판과 관련하여 두 가지 어려운 문제가 제기되고 있다. 하나는 선후등록된 특허권자 사이에 서로의 권리범위가 저촉되지 않는지를 이 심판형식에 의하여 다툴 수 있는지가 그것이고 다른 하나는 등록된 특허의 일부 또는 전부가 공지·공용의 것인 경우에 특허권의 권리범위는 무효심판과 관련하여 어떻게 확정될 수 있는가의 문제가 그것이다. 첫 번째 문제로 예상될 수 있는 것은 선등록자가 후등록된 특허권이 선등록된 특허권의 범위에 속한다고 청구하는 적극적 권리범위확인심판과 후등록자가 선등록된 특허권의 범위에 자신의 후등록된 특허권이 속하지 않는다고 주장하는 소극적인 권리범위확인심판이 있을 수 있다. 적극적 권리범위확인심판의 경우에는 무효심판청구라는 유효적절한 수단이 있으므로 확인의 이익이 없다 고 보는 것이 통설과 판례의 해석론이다.404) 다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제 98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인 심판의 청구가 허용된다. 예컨대, 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에 는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고 그러한 이용관계를 확인하기 위한 적극적 권리범위확인심판은 적법한 것으로 허용된다.405)

적극적 권리범위확인심판과 달리, 소극적인 권리범위의 확인이 곧바로 특허권의 무효를 인정하고자 하는 것은 아니기 때문에 소극적 권리범위확인심판은 적법한 것으로 허용된다고 해석되고 있다. 대법원도 권리자 간의 소극적 확인심판을 인정하고 있는 바 ‘권리범위확인심판청구가 심판청구 당시까지는 출원만 되고 등록은 되지 아니하였으나 심판청구 계속 중에 후등록된 (가)호 디자인이 선등록된 등록 디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 확인심판청구이고 그 청구의 이유가 양 디자인의 형상·모양이 상이하다고 함에 있음이 명백하다면, 이러한 소극적 확인심판청구는 만일 인용된다고 하더라도 심판청구인의 등록디자인이 피심판청구인의 등록디자인의 권리범위에 속하지 않음을 확정할 뿐이고 이로 말미암아 피심판청구인의 등록디자인의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이를 부적법하다고 할 수 없다’고 하여 이를 인정한 판례406)도 있으며, 실용신안권의 경우에 도 이를 인정한 판결407)도 있다.

두 번째 문제는 특허발명의 일부가 공지·공용의 기술인지 아니면 그 전부가 공지·공용의 기술에 해당되는지에 따라 견해가 나뉜다. 먼저 일부인 경우에는 그 결합이 유기적인지 아니면 유기적으로 결합되어 있지 않은지에 따라, 전자의 경우 에 공지·공용의 기술부분까지 권리범위가 미친다고 해석한 판례가 있고408) 학설은 일괄적으로 권리범위가 미친다는 설과 공지·공용 부분은 언제나 제외된다는 설이 나뉘고 있다. 등록된 발명의 전부가 공지·공용인 경우에 무효심결 없이 권리범위확인심판에서 무효를 전제로 하여 권리범위를 부인할 수 있는가의 문제에 있어서, 대법원은 특허무효심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다고 보고 있다.409) 특허발명의 일부 또는 전부가 공지·공용의 기술에 해당되는 경우에는 신규성이 결여된 것으로 권리범위를 부인하게 되지만 이보다 한걸음 더 나아가, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우에는 권리범위를 부인할 수 없다고 하는 것이 판례의 입장으로 이해된다.410) 이러한 해석론은 특허권남용의 법리에 비추어 균형을 잃은 것이 아닌가 생각된다. 뒤에서 살펴보는 바와 같이,411) 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 진보성 결여를 포함해서 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지나 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.412) 따라서, 특허침해소송에서는 진보성을 판단하고 무효사유가 있는 경우에 권리주장이 부인되는데 권리범위확인심판에서 신규성과 진보성을 구별해서 권리범위를 인정하는 것은 불합리한 것으로 생각된다.

라. 정정심판

정정심판(訂正審判)이란 등록된 특허권의 명세서나 도면을 심판절차에 의하여 내용을 분명히 하기 위한 제도이다. 정정심판이 인용된 경우 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원이나 특허권 등록이 되었던 것으로 취급되는 소급효가 있어 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 크기 때문에 특허법은 정정의 범위에 제약을 가하고 있고, 앞서 출원인에 의한 보정의 경우와 비교해 볼 때 한층 엄격한 제한이라고 볼 수 있다. 신규사항 추가가 금지됨은 물론(특허법 제136조 3항), 정정은 청구범위를 감축하는 경우, 오기를 정정하는 경우, 불명료한 기재를 석명하는 경우 중 하나에 해당하여야 하며(같은 1항), 특히 정정을 통하여 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것도 허용되지 않는다(같은 4항). 이때 청구항의 감축이라 함은 실질적인 감축을 의미하고 그 형식에 구애되지 않는다. 또, 청구범위와 발명의 설명에 양적 불일치가 있는 경우, 청구범위가 넓다고 해서 발명의 설명을 정정하여 청구범위에 맞추는 것은 공개되지 않은 부분을 보호하는 결과로 되어 불합리하고 청구범위가 발명의 설명에 비해 좁은 경우 이를 확장하는 것은 청구범위의 확장이 되어 인정되지 않는다.413)

정정심판의 청구인은 특허권자에 한한다. 특허와 이해관계가 있는 자가 있는 경우, 즉 전용실시권자·통상실시권자·질권자 등이 있는 경우에는 그들의 동의를 얻어 정정심판을 청구할 수 있다. 정정심판을 청구하는 경우에는 정정한 명세서 및 필요한 도면 을 첨부하여야 한다. 정정심판청구가 있는 경우에 심판관은 정정된 부분이 정정심판이 인정하는 범위를 초과하는 것이 아닌지, 특허의 실질적 변경을 초래하는 것이 아닌지, 정정 후의 청구범위가 특허를 받을 수 없는 것이 아닌지를 검토하여야 하며, 이에 해당 되는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주 어야 한다. 정정심결이 확정된 경우에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허 출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보고 그 효력 은 출원 시로 소급한다(특허법 제136조).

마. 정정무효심판

정정심판에 의하거나 또는 무효심판절차에서 특허의 정정이 이루어질 수 있는데, 정정무효심판이란 이해관계인 또는 심사관이 이러한 정정이 그 허용범위를 넘어서거나 실질적으로 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우, 또는 정정 후의 청구범위의 기재사항이 특허를 받을 수 없는 것이라고 생각하는 경우, 그 정정을 무효화하는 심판을 말한다(특허법 제137조 1항). 정정무효심판은 특허권이 소멸한 경우에도 이를 할 수 있고 정정무효심판의 청구가 있는 경우에는 그 취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다(특허법 제137조 2항, 제133조 2 항·4항). 정정무효심판청구에 의하여 정정을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제137조 5항).

또한 정정무효심판의 피청구인은 심판장이 부여한 답변서제출기간, 신청 없이 직권으로 심리하는 이유에 대한 의견진술기간 내에 앞서 본 정정의 허용범위 내에서만 특허 발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다(특허법 제137조 3항).

바. 특허권존속기간 연장등록무효심판

특허권존속기간 연장등록무효심판(特許權存續期間 延長登錄無效審判)이란 특허권존속 기간 연장제도를 통해 특허권의 존속기간이 연장되어 있는 것이 하자가 있다고 생각되 는 경우 이해관계인 또는 심사관이 그것을 무효화하기 위해 청구하는 심판을 의미한다. 그 취지는 특허권은 경쟁질서의 중대한 예외가 되는 독점권이라는 점에서 불필요하게 기간을 연장하는 것은 공익에 반하기 때문이다. 그러한 점에서 이는 특허무효심판과 유 사하고 실제 절차에 있어서도 그와 유사하다. 따라서 청구인은 이해관계인 또는 공익의 대표자인 심사관이고 청구기간의 제한이 없어 존속기간이 만료되어 특허권이 소멸한 이후에도 청구할 수 있다. 또한 그 효력에 있어서도 소급효를 인정하여 처음부터 존속기간이 연장되지 않았던 것으로 한다(특허법 제134조 4항 본문). 다만 연장등록무효사유 중 에서 연장기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우에는 처음부터 연장을 할 수 없는 것으로 하는 것이 부당한 결과를 초래하므로, 그 초과부분에 한하여 무효를 인정하고 있다(특허법 제134조 4항 단서).

사. 특허거절결정 또는 특허취소결정에 대한 심판

심사관의 심사결과 거절이유가 없다고 판단된 경우에 특허결정을 내리면 그에 대해서는 무효심판을 제기할 수 있고 심사관이 특허거절결정을 내리기 이전에 출원인에게 의견제출의 기회를 주지만 최종적으로 특허거절결정을 내리게 되면 특허출원을 했던 자는 특허거절결정이 부적법함을 주장하는 경우 심판을 제기할 수 있다(특허법 제140조의2).

아. 통상실시권허락심판

통상실시권허락심판(通常實施權許諾審判)에 대해서는 특허권의 제한에 관한 설명에서 다루었으므로 생략한다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅶ. 심판과 취소소송 1. 심판의 의의와 종류