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소발명의 등록요건

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 소발명 보호의 요건 

소발명을 한 자 또는 타인의 아이디어를 모방한 것이 아니라 스스로 새로운 기술적 사상을 창작한 자는 자신의 발명을 영업비밀, 특허, 실용신안, 저작물, 또는 디자인 등으로 보호받을 수 있는 다양한 방법을 생각해볼 수 있다. 이와 같은 보호방법들은 각각 그 요건과 절차 및 효과를 달리하고 있다. 여기에서는 소발명이 실용신안으로 보호받기 위한 요건에 한정해서 살펴보도록 한다. 실용신안으로 보호받기 위해서는 특허와 마찬가지로 신규성과 진보성 등의 요건을 갖추어서 특허청에 등록해야 한다. 실용신안의 등록요건은 특허등록의 요건과 유사하지만 약간의 차이가 있기 때문에 그 차이점을 중심으로 검토해보도록 한다.
 

나. 신규성 

실용신안이 등록되기 위해서는 출원된 고안이 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안 또는 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 고안(실용신안법 제4조)과 동일하지 않아야 한다고 하는 신규성의 요건을 갖추어야 한다. 이와 같이 신규성을 판단하기 위해서 비교대상이 되는 기술을 선행기술이라고 하는데, 고안이 등록되기 위해서 선행기술과 동일하지 않아야 한다고 하는 신규성의 요건은 특허발명의 신규성 요건과 동일하다. 따라서 선행기술의 의미와 범위 등에 관한 설명은 특허등록요건에 관한 설명으로 대체하기로 한다.

법률규정으로 보나 실용신안제도의 일반원리에 비추어보나 실용신안등록에 있어서 신규성 요건은 특허등록요건과 마찬가지이지만 현실적으로 법원이 실용신안의 신규성 여부를 판단할 때에는 고안의 신규성과 진보성을 명확하게 구분하지 않고 그에 관한 판단을 묶어서 하는 경우가 많다.138) 예컨대, 고안의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 서로 동일하다고 판시한 것139)은 ‘발명의 동일성’ 문제에 속한 것이기는 하지만, 달리 보자면 실제로는 진보성의 결여에 관한 판단을 신규성에 관한 판단으로 대체한 것이다.

다. 진보성 

실용신안등록출원 전에 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술을 토대로 극히 용이하게 고안할 수 있는 것일 때에는 그 고안은 실용신안등록을 받을 수 없다(실용신안법 제4조 2항). 예컨대, 판례에 의하면, 인용고안의 단순한 설계변경이나 재료변환의 정도를 넘어 인용고안보다 증진된 작용효과가 인정되어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 고안할 수 없는 정도에 이르렀다고 보여야 한다.140) 이러한 의미에서 실용신안도 발명과 그 성질에서 같으나 다만 고도의 창작이 아니라는 점에서 다를 뿐이고141) 실용신안등록에도 진보성의 요건이 요구되고 있다는 점에서 특허등록과 아주 유사하지만 진보성의 정도가 낮을 뿐인 것이다.

진보성이 요구된다는 점에서는 특허발명의 진보성에 관한 설명이 실용신안에서의 진보성에도 원용될 수 있을 것이다. 다만, 실용신안은 특허발명에 비해서 진보성의 정도가 어떻게 어느 정도로 낮은 것인지에 관해서 이론적으로나 실무상으로 명확한 설명을 하기 어려운 실정이다. 예컨대, 판례에 의하면 공지·공용의 기술을 결합한 고안의 경우에 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 결합이 아니라 결합 전에 비하여 보다 증진된 작용효과가 인정되고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 없을 때에는 이를 진보성이 있는 고안이라고 하지만142) 그러한 진보성 기준이 특허법상의 진보성 기준과 어떻게 다른지 전혀 알 수 없다. 더욱이, 고안의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어렵다고 보아, 국내 판례는 신규성과 진보성에 관한 판단을 분리하지 않고 묶어서 한 경우가 많다.143)

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법 Ⅲ. 소발명의 보호 2. 등록요건