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소발명(小發明)의 개념

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 특허발명과 소발명의 관계

앞에서 살펴본 바와 같이 특허법상의 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상을 뜻하는데, 그러한 발명 또는 기술적 사상이 특허법상 등록되어 보호받기 위해서는 뒤에서 살펴보는 신규성과 진보성 등의 등록요건을 갖추어야 한다. 다시 말해서 특허법상 보호되는 발명은 신규성과 진보성 등의 요건을 갖출 만큼 고도의 창작에 해당되는 기술적 사상에 한정된다. 그렇다면, 기술적 사상에는 해당되지만 특허법상 요구되는 진보성 등의 요건을 갖출 만큼 고도의 창작에는 해당되지 않는 것은 어떻게 되는가? 낮은 수준의 창작 또는 조그만 발명(소발명)은 일정한 범위 내에서 실용신안법의 보호를 받을 수 있다.120) 실용신안법은 고도의 창작성을 요구하고 있지 않지만 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작’을 ‘고안’이라고 개념 정의하고 (실용신안법 제2조) 일정한 범위 내의 ‘실용적 고안’을 보호하고 있기 때문이다. 실용신안법이 보호하는 ‘실용적 고안’이라고 함은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 특허법이 보호하는 기술적 사상의 창작인 발명과 같으나 다만 고도의 창작이 아닌 점에서 다를 뿐이다.121) 다만 구체적인 사례에서 과연 특허법이 요구하는 수준의 발명에 해당하는지, 아니면 실용신안법의 고안에 불과한지는 모호한 경우가 많고 이러한 불안정성이 출원인의 이익을 해할 우려가 크기 때문에 종전에는 이중출원제도를 활용하도록 하였으나, 2006년 3월 이중출원제도를 폐지하는 대신 변경출원제도를 도입하여 특허출원인으로 하여금 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 그 특허출원을 실용신안등록출원으로 변경할 수 있도록 허용하고 있다(실용신안법 제10조). 이에 관하여는 특허의 변경출원 부분에서 설명한다.

나. 실용신안 개념의 역사적 변화

흔히 우리 실용신안제도가 독일의 그것을 받아들인 것으로 소개되고 있지만,122) 독일의 실용신안제도보다 더 거슬러 올라가보면 ‘실용신안’이라고 하는 개념이 150여년 전 영국의 실용디자인보호법으로부터 유래된 것을 알 수 있다. 19세기 영국에서 특허와 디자인보호의 심각한 문제점을 해결하기 위해서 한편으로는 기술적이고 실용적인 제품을 보호하기 위한 실용디자인법123)을, 다른 한편으로는 장식적이고 심미적인 디자인을 보호하기 위한 장식디자인법124)을 제정한 바 있다.125) 영국의 실용디자인법은 특허제도의 결함을 메우기 위해서 제정된 법이지만, 그 보호대상(subject matter)은 기본적으로 특허제도와 개념적으로 상당히 다른 디자인보호제도의 원칙에 입각하고 있었다. 즉, 영국의 실용신안법은 그 보호대상과 보호범위를 발명이나 기능 그 자체가 아니라 외부적인 모습 또는 형상(external appearance or form)에 국한해서 규정하고 해석되었다. 이러한 영국의 실용디자인제도는 독일이 1891년에 제정한 실용신안법의 기본골격을 제공해 주게 되었다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 그러나 영국의 실용디자인법에 관해서는 초기부터 특허제도의 결함을 보완하기 위해서 제정한 입법 취지에 맞도록 그 보호범위를 기능적 측면으로 확대해야 한다는 주장이 제기되었었다. 다시 말해서, 실용디자인법의 입법 취지를 살리기 위해서는 실용디자인의 도면에 표시된 디자인의 기능적 균등물에 대해서 디자인권의 효력이 미친다고 해석되어야 한다는 주장인 것이다. 이러한 주장은 후일 유럽과 호주의 실용신안제도에 커다란 영향을 미치게 된다.126)

영국의 실용디자인제도는 영국 특허출원절차의 비효율성으로 인해서 생겨나게 되었지만, 독일의 1891년 실용신안법은 특허권 취득의 지나친 엄격성으로 인해서 생겨나게 되었다. 다시 말해서 그 당시 독일의 특허법은 지나치게 높은 진보성을 요구하고 있었기 때문에 진보성이 낮은 작은 발명들을 보호하고 무심사등록을 가능하게 해 주고 보다 짧은 존속기간만을 인정해 주는 실용신안제도가 필요했던 것이다. 독일의 실용신안제도 또한 특허제도의 한계를 극복하기 위해서 만들어진 제도였기 때문에 그 보호대상을 3차원적인 동산에 한정했다. 따라서 새로운 방법이라거나 전기회로 등과 같이 그 외관이 기능과 무관한 경우에는 실용신안의 보호대상이 될 수 없었다. 요컨대, 독일의 실용신안제도는 기본적으로 디자인보호제도와 마찬가지로 특허제도의 보호를 받을 만한 진보성을 갖추지 못한 물건이나 장치의 외형을 보호해 주기 위한 제도로부터 출발해서 일본과 우리나라 등의 실용신안제도에 커다란 영향을 미치게 된 것이다. 특히, 일본이 독일의 입법례를 모방해서 1905년 실용신안법을 제정할 당시에는 ‘물품에 관한 실용성 있는 신규의 형’을 보호대상으로 규정했었지만, 1959년 개정을 통해서 발명과 마찬가지로 기술적 사상 그 자체를 보호대상으로 규정하게 되었다.127) 우리나라도 후술하다시피 유사한 변화를 겪게 된다.

독일의 실용신안제도는 1978년 유럽특허조약(the European Patent Convention)의 채택과 더불어 커다란 변화를 겪게 된다. 즉, 독일의 실용신안법은 1990년에 대폭적으로 개정되어 3차원적인 형태요건이 삭제되고 화학물질, 전자회로, 음식물 등도 포함하게 되었다. 1990년 개정에 있어서 아마 보다 중요한 특징은 실용신안권의 보호범위가 외형적 형태에만 미치는 것이 아니라 실용적 고안(invention)의 기술적 사상 그 자체에 대해서 미친다는 점을 명확히 확인한 것이다. 따라서 1990년에 개정된 이후 현행 독일 실용신안법은 이제 더 이상 디자인제도에 유사한 실용신안(Gebrauchsmustersystem)이 아니라 그 명칭에도 불구하고 방법발명 이외의 작은 발명을 보호해 주는 제2의 특허법제도에 해당된다고 말할 수 있게 되었다.128)

요컨대 영국과 독일의 실용신안제도의 간단한 역사를 살펴보면, 실용신안제도가 3차원적인 외관에 한정해서 보호하게 된 것은 이론적으로 반드시 그래야만 하는 논리적 필연이 아니라 디자인보호제도를 기본골격으로 해서 출발했던 역사적 기원에서 비롯한 것일 뿐이다. 그러나 독일의 실용신안법이 1990년도에 대폭 개정된 것으로부터 시작해서 실용신안제도가 디자인보호제도보다는 작은 발명을 보호하는 제2의 특허제도로 변화하게 되었고, 이러한 맥락 속에서 우리나라에서도 실용신안 개념의 확대해석이 이루어진 것으로 보인다.

다. 현행법 하의 실용신안의 개념

실용신안법의 취지는 소발명을 보호하는 것으로 확립되었다고 말할 수 있지만, 현실적으로 실용신안법이 보호하는 소발명, 즉 현행법 하의 실용신안의 개념은 일정한 범위의 소발명에 한정된 것임을 알 수 있다. 다시 말해서, 실용신안법은 기술적 사상의 창작으로서 ‘물품의 형상, 구조 혹은 조합에 관한 고안’에 한정해서 보호하고 있다는 점에서 물질이나 방법에 관한 기술적 사상은 소발명이더라도 현행법 하에서는 실용신안으로 보호될 수 없는 것이다.

1946년에 제정된 대한민국 실용신안법은 ‘물품의 형상, 구조 혹은 조합에 관하여 신규한 형의 산업적 고안’을 실용신안법의 보호대상으로 규정하고 있어서 구체적 물품의 형태에 표현된 형 그 자체가 권리대상으로 된다는 것이 종래의 통설이었다.129) 그러나 현행 실용신안법이 보호하는 실용신안이라고 함은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 규정되어 있기 때문에 현행법 하의 실용신안은 특허법이 보호하는 발명과 그 성질에 있어서 동일하고 물품의 특수한 형태만에 한정해서 실용신안권의 보호대상으로 되는 것이 아니라 그 실용적 가치 또는 그 기술적 사상 자체가 보호대상으로 된다고 볼 수 있다.130) 실용신안이라고 하는 기술적 사상이 물품의 형상, 구조 또는 조합에 구현되어야 한다는 요건은 아직도 존재하더라도 실용신안의 보호대상은 그에 의해서 구현된 기술적 사상 자체라고 파악하는 것이 오늘날의 세계적인 추세에도 부합된다.131) 특히, 실용신안이 제2의 디자인제도가 아니라 작은 발명을 신속하고 효율적으로 보호해 주기 위한 제2의 특허제도라고 보는 세계적인 경향에 비추어보면, 실용신안권의 보호대상이 형 그 자체가 아니라 그에 의해서 구현된 기술적 사상이라고 파악하는 것이 타당하다.

이와 같이 실용신안권의 보호대상 또는 실용신안의 본질을 형이 아니라 기술적 사상이라고 보게 되면 실용신안과 형과의 불가분성을 완화해서 해석할 수 있게 되고, 결과적으로 전기회로와 같이 추상적인 형태의 기술적 사상도 물품의 구조로 보아서 실용신안으로 보호하게 되었다.132) 특히, 우리나라 심사지침에 의하면, 구조상의 특징은 외관상 명료할 것을 필요로 하지 않는다. 따라서 시각적으로 보아 동일구조라고 인정되는 것이라도 절단함으로써 또는 물리적·화학적 분석에 의하여 구별할 수 있는 경우(재료의 상위, 가령 자성을 띤 면도칼의 날과 자성을 띠지 않은 날)는 구조상의 차이가 있는 것으로 본다.133)

그러나 실용신안은 기술적 사상이 물품의 형상, 구조 또는 조합에 구현된 것이어야 하기 때문에 물품을 제조하는 방법 그 자체는 실용신안권의 보호대상으로 되지 못한다. 제조 방법에 의하여 물품의 새로운 형태나 구조가 특정되는 것이 아니라 물품의 제조가 용이하게 되거나 제조비가 저렴하게 되는 것일 뿐이기 때문에 제조방법 그 자체가 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 기술적 사상에 해당되지 않는다고 해석되지 않는다. 다만, 물품의 형상이나 구조에 관한 고안을 실용신안 등록청구하면서 일부 방법에 관한 기재를 포함하는 경우에 그러한 방법을 포함한 실용신안이 등록된 경우가 있다.134)

라. 물품의 색채

물품의 색채가 고안 또는 그 일부로서 실용신안법에 의해서 보호될 수 있는가? 다시 말해서, 색채는 현행법 하에서 물품의 형상이나 구조의 일부구성요소로 볼 수 있는가? 우리나라 심사지침에 의하면 예컨대 도로의 구별이 용이하도록 도로의 색을 달리하여 인쇄한 지도 등도 물품의 구조로 본다.135) 다만 지도 등이 기술적인 효과 없이 미적·정신적 효과만 갖는다면 비록 구조로 인정된다 하더라도 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서의 고안으로 인정될 수 없어 등록을 받을 수 없다. 요컨대, 우리나라 심사지침에 의하면 특정 물품과 관련해서 특정 색채가 일정한 기술적 효과를 가지는 한 새로운 형상이나 구조에 관한 기술적 사상으로 등록되지 못할 이유가 없다.

역사적으로 최초의 근대적인 실용신안법이라고 볼 수 있는 영국의 실용신안법이 디자인보호법을 골격으로 해서 탄생했고 현행 우리나라 디자인보호법이 ‘형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것’을 디자인이라고 개념 정의하고 있는 반면에, 현행 우리나라 실용신안법은 ‘물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안’만을 등록가능한 것으로 규정하고 있다.136) 디자인보호법과 실용신안법을 피상적으로 비교해 보면, 색채는 실용신안의 구성요소가 될 수 없는 것처럼 보인다. 그러나 전술한 바와 같이 실용신안법이 ‘작은 발명’을 보호해 주는 제2의 특허법과 같은 기능을 수행하는 것이 전 세계적인 추세이고,137) 그러한 차원에서 우리나라 심사지침도 ‘물품의 형상·구조’에 구현되어야 한다는 요건을 완화해서 해석하고 있다. 따라서 현행 실용신안법의 해석상으로나 현행 실용신안 심사 실무상으로나, 일정한 기술적 효과를 가진 색채가 물품의 형상이나 구조의 일부구성요소로서 실용신안등록될 수 없다고 볼 아무런 이유가 없다고 생각된다.

설사 색채가 물품의 현행법상 고안의 구성에 포함되지 않는다고 해석되더라도, ‘일정한 기술적 효과를 가진 색채에 의해서 한정되고 특정된 형상이나 구조’는 고안으로서 등록되지 못할 이유가 없다. 기술적 사상이 물품의 구체적인 형상이나 구조에 구현되어 있는 한 그 형상이나 구조가 일정한 기술적 효과를 가진 색채에 의해서 한정되거나 특정된 것이라고 해서 실용신안등록을 거절하는 것은 실용신안법을 불필요하게 좁게 해석하는 것으로 실용신안법의 취지에도 반한다. 다시 말해서, 오늘날 실용신안법은 디자인 보호법과는 달리 물품의 형상이나 구조의 외관이 아니라 그에 구현된 기술적 사상 자체를 보호해 주는 제2의 특허법으로서의 기능을 수행하고 있다고 해석되고 색채를 포함한 형상이나 구조가 새로운 기술적 효과를 가진 기술적 사상을 구현하고 있는 한 실용신안법에 의해서 보호하는 것이 오늘날의 실용신안법의 기능과 목적에 부합한다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법 Ⅲ. 소발명의 보호 1. 소발명(小發明)의 개념