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- 118. [사례분석] 직무발명보상금 지급 기준: 퇴사 임원의 실질적 발명자성 인정과 사용자의 독점적 이익 판단 법리
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118.[사례분석] 직무발명보상금 지급 기준: 퇴사 임원의 실질적 발명자성 인정과 사용자의 독점적 이익 판단 법리
118.
[사례분석] 직무발명보상금 지급 기준: 퇴사 임원의 실질적 발명자성 인정과 사용자의 독점적 이익 판단 법리
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![[사례분석] 직무발명보상금 지급 기준: 퇴사 임원의 실질적 발명자성 인정과 사용자의 독점적 이익 판단 법리](https://api.nepla.ai/api/v1/image/1770806119844-q9dOcNtM9Y4lGWso.png)
퇴사 임원의 실질적 발명자성 인정과 사용자의 독점적 이익 판단 법리
<핵심요약>
기술·품질 담당 임원이 재직 중 개발한 기술을 퇴사하여 특허를 등록하자, 회사가 직무발명을 이유로 특허권을 승계한 뒤 정당한 보상금 지급을 거부하며 손해배상 반소를 제기하였다. 법원은 임원이 공정 개선의 구체적 착상을 제시한 실질적 발명자임을 인정하였고, 퇴사 후 출원이라도 재직 중 기술이 완성되었다면 사용자의 업무 범위에 속하는 직무발명에 해당한다고 판단하였다. 또한 회사 내부의 보상액 제한 규정보다 발명진흥법상 정당한 보상 원칙이 우선하므로, 특허권 승계로 회사가 얻은 매출과 경쟁사 배제 효과 등 독점적 이익을 반영하여 약 ○○억 원의 보상금을 산정하였다.
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1. 사건 개요
기술·품질 담당 임원으로 재직하던 원고가 의료용 소재 합성 및 정제 시스템 기술을 개발한 후 퇴사하여 특허를 등록하자, 피고 회사가 직무발명을 이유로 특허권을 승계 집행한 사건이다. 원고는 해당 특허권 승계에 따른 정당한 보상을 청구하였으나, 피고는 원고의 발명자성 결여, 직무 범위 이탈, 독점적 이익 부재를 이유로 지급을 거부하며 손해배상 반소를 청구하였다.
2. 핵심 법률 쟁점
본 사건에선 다음과 같은 법리적 쟁점이 핵심적으로 다투어졌다.
- 첫째, 원고가 관리직 임원으로서 기술적 사상의 창작에 기여한 '실질적 발명자'인지 여부이다.
- 둘째, 발명진흥법 제2조에 따라 해당 발명이 '재직 중'에 완성되어 사용자의 직무 범위에 속하는 '직무발명'인지 여부이다.
- 셋째, 피고 회사가 특허권을 통해 경쟁사 배제 등 '독점적·배타적 이익'을 실제로 향유했는지 여부이다.
- 넷째, 회사 내부의 보상액 제한 규정이 발명진흥법 제15조에 따른 '정당한 보상'의 원칙에 우선하여 적용될 수 있는지 여부이다.
3. 법원의 판단 및 법리적 분석
- Q: 기술 관리직 임원도 실질적 발명자로 인정받을 수 있을까?
법원은 원고가 공정 개선 과정에서 구체적인 기술적 착상을 제시하고 실험 및 시운전 전반을 총괄한 점을 근거로, 단순한 관리·감독을 넘어 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 발명자라고 판단하였다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참고).
- Q: 퇴사 후 출원한 특허도 재직 중 직무발명으로 볼 수 있을까?
법원은 특허 출원 시점이 퇴사 후라 하더라도, 발명의 핵심적인 기술적 사상이 재직 중 이미 완성되었고 그 내용이 원고의 담당 업무인 기술·품질 관리 범위 내에 있다면 직무발명에 해당한다고 판단하였다. 본 사건에서 원고는 재직 시 공정 개선을 주도하며 구체적 수단을 제시했으므로 발명자성 및 직무관련성이 모두 인정되었다.
- Q: 특허를 통한 '독점적·배타적 이익'의 판단 기준은 무엇인가?
법원은 피고가 특허권을 이전받은 후 경쟁사를 시장에서 배제하며 안정적인 생산·판매를 지속해 온 점을 지적하였다. 이는 특허권이 없을 때 향유할 수 있는 '통상실시권'의 범위를 초과하는 이익이므로, 발명진흥법 제15조에서 규정한 보상 대상이 되는 독점적 지위에 해당한다고 보았다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참고).
- Q: 회사 내부 규정이 정한 보상액보다 더 많은 금액을 청구할 수 있을까?
법원은 회사 내부의 직무발명보상규정이 존재하더라도, 해당 규정이 발명진흥법에서 정한 ‘정당한 보상’의 기준을 충족하지 못하는 경우에는 그 효력이 제한될 수 있다고 판단하였다(서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결 등 참조). 결과적으로 내부 보상규정의 상한선에도 불구하고, 법원은 반소를 기각하고 실제 이익과 공헌도를 반영하여 약 ○○억 원의 보상금을 산정하였다.
※ 관련 법률 인사이트
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4. 관련 법규 및 판례
| 발명진흥법 제2조 (정의) 제2호 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2010. 1. 27., 2010. 6. 8., 2013. 7. 30., 2015. 5. 18., 2023. 1. 3., 2024. 2. 6.> 2. “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다. 발명진흥법 제15조 (직무발명에 대한 보상) 제1항, 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항 ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. ② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 서면으로 알려야 한다. <개정 2013. 7. 30., 2022. 11. 15 .> ③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다. <개정 2013. 7. 30 .> ④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 서면으로 알려야 한다. <신설 2013. 7. 30., 2022. 11. 15 .> ⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2013. 7. 30 .> ⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2013. 7. 30 .> 특허법 제33조 (특허를 받을 수 있는 자) 제1항 ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. <개정 2025. 10. 1 .> 민법 제750조 (불법행위의 내용) 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다. |
| 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 판결요지 [1] 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다. (중략) [4] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제40조 제2항은 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 구 특허법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다. 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결 이유 2. 제1특허발명에 대한 판단 나. 직무발명보상금의 산정 (2) 직무발명보상금의 액수 (가) 직무발명보상금청구권의 발생 및 산정 기준 3) 피고 회사의 주장 피고 회사는 직무발명 보상금은 피고 회사의 직무발명보상규정(을 제14호증의 1)에 의하여 상정되어야 하고 위 규정에 의하면 지급하여야 할 실시보상액이 없으므로 원고의 직무발명보상금청구는 기각되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 근무규칙 등에 의하여 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리 등을 사용자 등에게 승계한 종업원 등은, 당해 근무규칙 등에 사용자 등이 종업원 등에 대하여 지급하여야할 대가에 관한 조항이 있는 경우에도 그 대가액이 특허법의 규정에 따라 정해진 대가의 액에 이르지 않은 때에는 그 부족액에 상당하는 대가의 지급을 구할 수 있다고 보아야 할 것이므로 위 주장은 이유 없다. |
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최근 작성일시: 2026년 2월 11일
