79.

구제수단

• 새 탭 열기
• 작성 이력 보기

<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 서설

영업비밀침해가 있는 경우에 영업비밀보유자가 가질 수 있는 구제수단으로는 금지명령과 손해배상의 청구, 신용회복청구권275) 등을 들 수 있을 것이다. 손해배상청구에 있어서는 특허권, 상표권, 저작권의 침해에 있어서와 마찬가지로 손해액의 산정이 가장 어려운 문제이고 부정경쟁방지법 제14조의2에 규정된 손해액의 추정이 적용된다. 그리고 법원은 특허법에서와 마찬가지로 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

침해금지청구에 있어서는 부정경쟁방지법이 영업비밀의 침해금지에 관한 일반규정을 두고 있다. 우리 부정경쟁방지법은 특히 영업비밀침해행위를 하고 있는 자뿐만 아니라 침해행위를 하고자 하는 자에 대해서도 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있도록 하고 있다(부정경쟁방지법 제10조). 어떠한 경우에 영업비밀보유자에게 침해행위의 금지명령(injunction)을 청구할 수 있는 권리가 있다고 인정할 수 있는가는 다양한 미국 사례를 참고하면 도움이 될 수 있다. 예컨대, 퇴직 종업원이 경쟁업체에 새로이 취직한 경우에 영업비밀을 누설할 수밖에 없는 지위에 놓이게 되면 영업비밀의 침해로 인하여 회복할 수 없는 손해가 발생할 현저한 위험이 있는 것으로 인정한 미국 사례가 있다.276) 또한 그러한 경우에 영업비밀보유자는 그 경쟁업체가 퇴직 종업원으로 하여금 동 영업비밀의 누설 가능성이 있는 업무에 종사하도록 하는 것을 금지할 수 있다고 판시된 바도 있다.277)

금지명령의 기간은 법정되어 있지 않지만, 금지명령을 내리는 법원으로서는 그 목적달성에 필요한 범위 내의 대상과 기간을 정할 필요가 있다. 예컨대, 영업비밀보유자가 분쟁의 대상이 된 영업비밀을 개발하는 데 3년이 소요되었다고 한다면, 법원은 영업비밀침해자로 하여금 동일한 기간, 즉 3년 동안 위 영업비밀을 침해하는 일체의 행위를 하지 못하도록 금지하는 명령을 내릴 수 있을 것이다.278) 우리나라에서 금지명령의 기간을 검토하게 된 최초의 사례로 모나미 사건을 보면,279) 대법원은 “영업비밀침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 ‘유리한 출발(headstart)’ 내지 ‘시간절약(lead time)’이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다 할 것이므로, 영업비밀침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내에서 기술의 급속한 발달상황 및 변론에 나타난 침해행위자의 인적·물적 시설 등을 고려하여 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는 데 필요한 시간에 상당한 기간 동안으로 제한하여야 하고 영구적인 금지는 제재적인 성격을 가지게 될 뿐만 아니라 자유로운 경쟁을 조장하고 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없다”라고 판시한 바 있다.280)

한편 퇴직 종업원을 부당하게 스카우트하는 방법으로 영업비밀을 침해하는 행위는 부정경쟁방지법뿐만 아니라 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 불공정거래 행위로도 제재를 받을 수 있다.281) 즉 위 행위는 공정거래법이 불공정거래행위의 한 유형으로 금지하고 있는 ‘인력의 부당유인·채용’, 즉 ‘다른 사업자의 인력을 부당하게 유인·채용하여 다른 사업자의 사업활동을 심히 곤란하게 할 정도로 방해하는 행위’에 해당하므로 시정조치, 과징금, 형사벌 등의 다양한 제재를 받게 된다.

나. 침해금지청구권의 요건

부정경쟁방지법 제10조282)의 침해금지청구권을 행사하려면 ‘영업비밀침해행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려’가 있어야 한다. 즉, 첫째, 침해대상인 ‘영업비밀’이 존재하여야 하고 둘째 ‘영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려’가 있어야 한다.

첫째 요건에 관해 보건대, 금지청구권 행사에 있어서 영업비밀에 해당하는지 여부는 손해배상청구의 경우(이때는 부정행위가 있었던 날이 기준임)와 달리 사실심 변론종결일을 기준으로 하게 된다. 즉, 손해배상청구의 경우에는 영업비밀의 침해로 인한 손해가 일단 발생한 경우라면 언제든지 영업비밀의 보유자는 그러한 손해의 배상을 청구할 수 있을 것이어서, 타인이 영업비밀을 침해한 이후 영업비밀보유자의 자발적인 의사에 의하여 일반 공중에 공개됨으로써 비밀성을 상실하게 되었더라도 여전히 손해배상청구권의 행사는 가능하다. 하지만 반면 침해금지청구의 경우에는 그 성질상 금지청구권 행사 당시 영업비밀의 존재가 인정되지 아니하면 안 될 것이나 경우에 따라 영업비밀의 부존재를 주장하며 침해금지를 다투는 행위가 금반언에 반할 수 있음은 앞서 설명하였다. 미국의 판례 역시, 금지청구의 경우 일단 가해자가 영업비밀을 무단으로 이용한 이후에 영업비밀의 보유자가 스스로 그 영업비밀에 해당되는 기술을 대상으로 한 특허출원 등을 함으로써 일반 공중에 공개된 때에는, 이런 공개로써 더 이상 영업비밀로 보호해 주어야 할 비밀의 기술이나 정보가 없게 되었기 때문에 영업비밀보유자는 자신의 영업비밀이 일반 공중에 공개된 이후에 침해금지청구권을 행사할 수 없다고 보고 있다.283)

둘째 요건에 관하여 보건대, ‘영업상의 이익’이란 영업비밀침해행위로부터 보호받을 가치가 있는 모든 이익을 말하고 ‘침해될 우려’란 단순히 침해될 가능성만으로는 부족하고 침해될 것이 확실히 예상되는 개연성을 의미한다. 이때 침해자의 고의 및 과실은 금지청구권의 요건이 아님은 물론이다.

이상과 같은 각 요건사실의 입증책임은 청구권자가 부담한다. 직접적 증거를 제출하기가 곤란한 때가 대부분일 것이므로, 가령 종업원의 비밀유지의무가 위반된 경우 청구인이 침해사실(혹은 종업원의 의무위반사실)을 어떻게 입증할 것인가에 관하여는 대개 직접증거가 존재하지 않는다. 따라서 종업원의 근속기간, 전직한 업체의 주력사업내용과 그 경쟁제품이 영업비밀보유자의 그것과 비교할 때 가지는 유사성, 전직한 업체의 경쟁제품 출시까지의 실제 소요시간이 통상 예상되는 시간에 비하여 단축된 정도 등 여러 가지 정황증거(간접증거)만에 의하여 법원이 판단하게 된다. 다만, 법원은 “원래 영업비밀은 그것이 공개되는 순간 비공지성을 상실하게 되어 보호적격마저 부인되는 특성을 가지고 있고 한편 그 어느 때보다도 기업경쟁이 치열한 오늘날 개발하거나 획득한 영업비밀의 유지는 그 개인이나 기업의 사활이 걸린 중대한 문제이므로 일단 상대방이 부정한 수단으로 영업비밀을 취득한 것이 입증되면 특별한 사정이 없는 한 그 부정취득자에 의하여 영업비밀이 사용되거나 공개되어 영업비밀보유자의 영업상의 이익이 침해될 우려가 있다고 보아야 할 것이다”라고 판시하고 있다.284)

다. 침해금지청구권의 시간적 범위

침해금지청구권은 영업비밀보유자가 그 침해행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다는 사실 및 침해행위자를 안 날부터 3년간 행사하지 아니하면 소멸하고 그 침해행위가 시작된 날부터 10년이 지난 때에도 소멸한다 (부정경쟁방지법 제14조). 이러한 소멸시효의 규정은 법적 안정성의 확보라거나 증거 보존의 곤란 구제의 필요성 이외에 그러한 기간 경과 후에는 비밀성이 상실되어 영업비밀로 보호할 가치가 상실되기 때문이라는 취지도 반영된 것으로 해석된다. 영업비밀을 보유한 종업원이 퇴직하여 경쟁적인 회사를 설립한 시점에 바로 영업비밀보유자가 자신의 영업상 이익이 침해되었는지 여부를 알 수 없는 경우도 있기 때문에, 경쟁적인 회사설립 이후 상당 기간이 경과한 이후에 현실적으로 생산·판매가 시작된 것을 안 때에 비로소 영업비밀보유자가 자신의 영업상 이익이 침해된 사실 을 알게 되었다고 보아 그때부터 소멸시효가 진행된다고 보아야 할 것이다.285) 영업비밀의 침해가 발생했고 침해금지청구권이 시효로 소멸하지 아니한 경우에 영업비밀의 성질상 그 비밀성이 유지되는 한 영원히 제3자의 침해를 금지할 수 있다고 볼 수도 있겠지만 전술한 바와 같이 퇴직한 종업원에 의한 영업비밀의 침해의 경우 에는 종업원의 직업선택의 자유와의 조화의 필요성이 있기 때문에 상당한 기간 내로 침해금지가 제한된다고 해석하는 것이 타당하다.286)

미국의 경우 영업비밀침해에 대응하여 법원이 발하는 금지명령의 기간에 관하여 종전 보통법 하에서는 의견의 대립이 있었다. 일부 판결287)에서는 피고가 영구적으로 부정차용(misappropriation)된 영업비밀을 사용할 수 없고, 나중에 일반적 지식이 된 후에도 마찬가지라고 하였다(영업비밀보유자에게 가장 유리한 이른바 ‘Shellmar rule’). 이런 입장은 피고가 그 자신의 불공정한 행위에 의해 영구적으로 영업비밀 을 사용할 권리를 잃어버린다는 이론에 바탕하고 있다. 또 다른 판결288)에 의하면 금지명령은 정보가 어떻게든 일단 일반 공중에게 공개되면 자동적으로 종료한다고 보았다(침해자에게 가장 유리한 이른바 ‘Conmar rule’). 그러나 1974년 연방 제9항소법원의 K-2판결289)에서는 앞서 극단적인 두 입장 대신 이를 절충한 이른바 ‘Winston Research rule’290)을 따랐는데 금지명령의 기간은 침해자가 당해 영업비밀을 사용하지 않고 리버스 엔지니어링이나 독립적인 개발에 의해서 제품이나 공정을 알아내는 데 걸리는 시간에 국한된다고 보았다. 이는 ‘head start rule’이라고도 불리며 이것이 우리 대법원291)이 직접 ‘유리한 출발(headstart)’이라고 그 표현을 원용하면서 찬성하고 있는 입장이기도 하다.

이런 입장들과 관련하여 미국 통일영업비밀법292)에서는 K-2 판결이 취한 원칙을 주로 채택하였다. 즉, 여기서는 영업비밀 사용금지기간에 관하여는 피고가 독립적인 개발이나 리버스 엔지니어링을 통해 적법하게 영업비밀을 발견하기까지 걸렸을 시간을 최대한으로 하며 일단 정보가 영업비밀로서 존재하지 않게 되면 종료되도록 하면서도 영업비밀이 더 이상 존속하지 아니한 때라도 영업비밀의 유용으로 인한 피고의 상업적 이득이 모두 제거될 때까지 추가적으로 금지명령이 계속될 수 있음을 명문으로 허용하고 있다. 즉, UTSA는 당해 영업비밀이 침해자의 행위에 의한 경우는 물론이고 제3자의 리버스 엔지니어링 등 적법한 행위에 의하여 공지상태가 된 경우라도 침해자는 그 공지시점부터 기산하여 침해행위로 얻은 ‘유리한 출발 내지 시간절약’에 상응한 기간 동안 침해금지를 받도록 하여 유리한 출발 원칙(Head start rule)을 취한 선례293)를 지지하고 있다. 한편 미국의 부정경쟁법 주해294) 역시 리버스 엔지니어링이나 독립적인 개발에 의해서 당해 영업비밀을 획득하여 적용하는 데 걸렸을 시간을 초과해서 금지명령을 부과해서는 안 된다고 하여 마찬가지의 입장을 지지하고 있다.

우리 대법원도 앞에서 소개한 모나미 사건에서 “영업비밀침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 ‘유리한 출발(headstart)’ 내지 ‘시간절약(lead time)’을 할 수 있고 그로 인한 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀보유자로 하여금 그러한 침해가 배제된 본래의 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다 할 것이므로 영업비밀침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내에서 기술의 급속한 발달상황 및 변론에 나타난 침해행위자의 인적·물적 시설 등을 고려하여 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역공정(reverse engineering) 과 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는 데 필요한 시간에 상당한 기간 동안으로 제한하여야 하고 영구적인 금지는 제재적인 성격을 가지게 될 뿐만 아니라 자유로운 경쟁을 조장하고 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없다”라고 판시한 바 있다.295) 따라 서 예컨대 제3자가 문제된 영업비밀을 이용하지 아니하고 독자적으로나 역공정에 의해서 적법하게 개발하는 데 2년이 소요된다면 법원은 영업비밀침해자로 하여금 동일한 기간, 즉 2년동안 위 영업비밀을 침해하는 일체의 행위를 하지 못하도록 금지하는 명령을 내리게 되는 것이다.296)

금지명령의 기간을 어떻게 산정하며 어느 정도의 기간이 적절한 것인가에 대해서는 분쟁 당사자들의 이해관계가 첨예하게 대립되어 있을 뿐만 아니라 법이론 에 있어서도 상당한 논쟁의 대상이 될 수 있다. 참고로 미국 사례를 보면 Syntex Ophthalmics, Inc. v. Novicky 사건에서 영업비밀의 보유자는 자신의 영업비밀을 개발하는 데 1인 기준 20년(man-year)이 소요되었다고 주장하면서 20년에 걸친 금지명령을 주장했고, 연방지방법원은 그러한 원고의 주장을 받아들였으나297) 연방항소법원은 금지명령의 기간은 원고 기준이 아니라 피고, 즉 영업비밀의 침해자가 독자적으로나 역공정에 의해서 적법하게 개발하는 데 소요되는 기간을 기준으로 산정되어야 한다고 판시했다.298)

라. 침해금지기간의 기산점

영업비밀침해에 대해서 영업비밀보유자가 가지는 침해금지청구권에 시간적 범위가 있다고 인정되는 경우에 그러한 침해금지기간의 기산점, 즉 침해금지기간 산정의 기준이 되는 시점이 무엇인지 살펴볼 필요가 있다. 특히 퇴직 후의 비밀유지의무에 관한 별도의 계약이 존재하고 그 계약에 비밀유지의무의 기간이 규정되어 있는 경우에 침해금지의 기간은 위 계약상의 기간과 일치할 것이고 그 기간의 기산점은 위 계약이 효력을 발생하는 퇴직시가 될 것이다.299) 그러나 전술한 바와 같이 영업비밀보유자가 계약법적 보호를 주장하는 것이 아니라 영업비밀에 관한 경쟁업자 또는 종업원의 위법한 행위의 금지를 주장하는 것인데 이러한 위법행위에 관한 금지청구권의 시간적 범위에 있어서의 기산점은 반드시 계약법적 보호에 있어서의 기산점과 일치해야 할 필요는 없을 것이다.

영업비밀의 침해가 위법한 행위라고 볼 수 있는 중요한 근거의 하나는 영업비밀보유자가 영업비밀 덕분에 누리고 있던 ‘유리한 출발(headstart)’ 내지 ‘시간절약(lead time)’을 부당하게 방해한다는 점에 있다. 따라서 침해금지청구권은 ‘침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 ‘유리한 출발(headstart)’ 내지 ‘시간절약(lead time)’을 할 수 있고 그로 인한 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고 영업비밀보유자로 하여금 그러한 침해가 배제된 본래의 위치로 되돌아갈 수 있도록’ 해 주는 것이다.300) 이러한 의미의 물권법적 보호수단으로서의 침해금지는 일정한 기간 동안의 ‘유리한 출발 내지 시간절약’을 확보해 주는 것이므로 침해금지의 기간은 침해행위자의 퇴직 시 또는 침해행위 시가 아니라 침해금지가 시작되는 시점, 즉 침해금지의 가처분 결정이나 침해금지의 종국판결이 집행되는 시점을 기산점으로 해서 산정되어야 할 것이다.301) 마치 소유권자는 소유권을 침해한 자에 대해서 손해배상을 청구할 뿐만 아니라 소유물의 반환을 청구함으로써 비로소 완전한 구제를 받을 수 있는 것처럼 영업비밀보유자도 퇴직한 종업원의 침해행위 기간 동안의 손해배상을 청구할 수 있을 뿐만 아니라 당해 침해기간을 제외하고 별도로 산정한 일정한 기간 동안의 ‘유리한 출발 내지 시간절약’을 확보해 주는 침해금지가 인정됨으로써 비로소 완전한 구제를 받을 수 있는 것이다.

마. 형사적 구제

2004년 1월 20일 개정된 부정경쟁방지법 제18조는 영업비밀침해죄로 벌할 수 있는 자를 기업의 임직원 또는 임직원이었던 자에 한정하지 않고 누구든지 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀을 제3자에게 누설하는 행위에 대하여 형사책임을 추궁할 수 있도록 하고 개정 전 제18조 5항을 삭제함으로써 고소가 없어도 처벌할 수 있도록 하며, 미수 및 예비·음모의 경우에도 처벌할 수 있도록(부정경쟁방지법 제18조의2·3) 하는 등 영업비밀 보호를 강화하였다. 아울러 2009. 12. 30. 개정으로 종전의 “외국에서 사용될 것임을 알면서 제3자에게 누설한 자”라는 문구를 “외국에서 사용될 것임을 알면서 취득·사용 또는 제3자에게 누설한 자”로 수정하여 그때까지 외국에서 사용될 것임을 알면서 취득·사용하는 행위는 가중처벌되지 않았던 것을 보완하였다. 또 보호대상을 기술상의 영업비밀에 한정하지 않고 경영상 영업비밀도 포함하도록 하고 양벌규정을 두어 기업의 영업비밀침해에 대한 법인의 책임능력도 인정하고 있다(부정경쟁방지법 제19조). 2019. 1. 8. 개정된 부정경쟁방지법은 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 지정된 장소 밖으로 무단유출하거나 영업비밀 보유자로부터 영업비밀의 삭제 또는 반환을 요구받고도 이를 계속 보유하는 행위 등도 영업비밀 침해행위로서 처벌하도록 하고 있다.

한편 외국으로 ‘산업기술’을 유출하는 경우에는 ‘산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률’이 우선적용되어 상당히 무거운 처벌을 받게 된다. 위 법률은 미국에서 형사법으로 특별히 입법되었던 1996년 ‘경제스파이법(The Economic Espionage Act, EEA)’과 마찬가지로 외국 경제스파이 등에 대한 강력한 형사대처 등을 위하여 2006년에 제정된 법률로서 지식경제부장관이 지정하는 국가핵심기술을 해외로 유출하는 행위에 대하여는 국내유출의 경우보다 가중처벌을 하고 있다(산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제36조 1항).

이러한 형사처벌의 강화는 산업스파이와 같은 영업비밀침해자에게 강한 제재가 될 뿐만 아니라 영업비밀침해를 당하고도 민사구제절차가 지연됨으로써 사실상 영업비밀보호를 받지 못하는 권리자를 보호할 수 있게 되었다. 그러나 영업비밀의 범위가 명확하지 않고 경쟁사 간 보유하고 있는 정보가 유사할 경우 상호 견제를 위해 영업비밀침해 규정을 남용할 여지도 배제할 수 없다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제5장 부정경쟁방지법 Ⅲ. 영업비밀 6. 구제수단