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형사적 구제

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 침해행위

상표법은 상표권침해의 죄를 규정하면서 무엇이 그 구성요건인 상표권 침해행위를 구성하는지에 대해서 명시적인 규정을 두고 있지 않다. 따라서 상표권의 효력에 관한 상표법 제89조를 고려해서 상표권침해의 죄를 구성하는 행위를 해석하게 된다. 다시 말해서, 타인의 등록상표와 ‘동일한’ 상표를 지정상품과 ‘동일한’ 상품에 무단으로 ‘표시’하거나 당해 위조상품을 ‘판매전시·수출입’하는 행위는 상표권침해의 죄를 구성하게 된다. 상표권의 효력은 이와 같이 등록상표와 동일한 상표가 지정상품과 동일한 상품에 사용된 경우에 한정하고 있기 때문에 상표권침해의 죄도 그러한 행위에 한정된다고 해석될 수 있는 여지가 있다. 다시 말해서 등록상표와 유사한 상표로서 출처의 혼동을 초래할 수 있는 상표를 무단으로 사용하더라도 민사상 금지청구 및 손해배상청구의 대상은 될 수 있으나(상표법 제108조), 특허권의 간접침해가 언제나 특허권침해의 죄를 구성하는 것은 아니라고 판시한 대법원판례를 고려해 볼 때370) 상표권의 효력을 벗어난 상표권 침해행위는 상표권침해의 죄를 구성하지는 않는다고 해석될 수도 있다. 이와 관련하여 상표법을 개정해서 상표권침해죄의 구성요건을 보다 명확히 하는 입법적 조치가 선행되어야 할 것이다. 물론 상표권침해죄의 경우에 형법총칙상의 부작위범과 종범에 관한 규정이 그대로 적용되는 바, 현행법 하에서도 위조상표 교부나 위조상품의 소지 등과 같이 상표권 침해로 간주되는 행위가 공범의 요건을 충족하는 경우에 공범으로 처벌될 수 있음은 물론이다. 또한 예컨대 백화점 직원이 백화점 입점점포가 위조상표 부착 상품을 판매하는 사실을 알고도 방치한 경우에 당해 백화점 직원은 부작위에 의한 상표법 위반 방조 및 부정경쟁방지법위반 방조의 죄를 범한 것으로 볼 수 있다.371)

우리 상표법은 상표권침해의 죄를 구성하는 침해행위가 무엇인지에 대해서 별 도의 규정을 두고 있지 않기 때문에 상표의 위조 또는 위조상표의 부착행위와 위조상표부착상품을 배포하는 행위는 이를 구별하지 않고 모두 똑같이 상표권 침해행 위에 해당되고 자신의 이익을 위한 사용과 타인의 이익을 위한 사용을 구별하지 않 고 모두 상표권 침해행위로 된다. 따라서 예컨대 타인의 등록상표를 그 지정상품에 표시하여 주문자상표부착생산방식(OEM)에 의하여 외국으로 수출을 하는 경우에 상표권침해의 죄가 성립한다고 판시한 대법원판결이 있다.372) 그러나 주문자상표 부착생산방식에 의한 상품의 생산과 판매는 전적으로 주문자에 의해서 기획되고 추진되기 때문에 그러한 주문자의 요청에 의해서 실제로 상표를 부착하고 위 상표 부착상품을 주문자에게 공급하는 업자는 주문자가 상표권자이거나 상표권자의 허 락을 받았을 것이라고 생각하는 것이 보통일 것이다. 따라서 주문자상표부착생산에 있어서 주문자가 아니라 생산자를 처벌하는 것은 선의의 생산자에게 너무 가혹한 것이 아닌가 생각되고 후술하다시피 과연 생산자에게 상표권침해의 범의가 있었는 지 의문시된다. 참고로 미국 연방상표법은 위조상표부착상품을 배포하는 행위와 상표의 위조 또는 위조상표의 부착행위를 구별해서 후자의 경우에는 자신의 위조상표가 출처의 혼동이나 수요자의 기망을 초래하는 데 사용될 수 있음을 알고 있는 경우에 한해서 상표권의 침해가 성립한다고 규정하고 있고 더 나아가 타인의 이익 을 위해서 위조상표의 인쇄 등에만 관여한 자에 대해서는 장래의 위조상표인쇄금 지만을 청구할 수 있을 뿐으로 그 청구권을 한정하고 있다.373)

나. 고 의

상표권침해죄에 관한 규정을 해석하면서 가장 어려운 문제의 하나는 상표권침해의 고의는 무엇에 대한 인식을 필요로 하는지 그리고 그 위법성의 판단기준은 무엇인지 등이다. 특히 상표권침해죄의 성립에 있어서 고의 또는 범의의 내용이 무엇 인지에 대해서 대법원은 별로 관심을 보이지 않는 것 같고 심지어는 모순된 입장을 보여 주고 있다.374) 상표권침해의 성립 여부에 대해서는 치밀한 논리 전개를 하려고 하면서 고의 또는 범의가 있었는지 여부에 대해서는 거의 판단을 하지 않는다면 상표권침해죄의 성립에 고의가 필요 없다는 것을 의미하는가? 상표법 제112조는 ‘등록상표임을 표시한 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여’ 고의가 있었던 것으로 추정하고 있는데 이 규정은 민사책임에 관한 규정이고 벌칙에서 준용되고 있지도 않다. 만일 벌칙에서 그러한 고의추정규정을 준용한다면 이는 형법총칙에 대한 예외를 규정한 특칙이기 때문에 그 점을 분명히 해야 할 것이다. 따라서 상표권침해의 죄를 판단함에 있어서는 고의추정규정과 관계없이 상표권침해죄의 구성요건적 사실에 관한 인식이 있었는지 여부, 즉 타인의 상표권을 침해한다는 사실에 대한 인식이 있었는지 여부 또는 최소한 타인의 상표권의 존재 사실과 상표권침해의 높은 개연성을 알았는지 여부 등을 판단해야 할 것이다.

후출원 등록상표에 의한 선출원등록상표의 침해가 성립될 수 있는지가 문제된 사건에서 대법원은 후출원 등록상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그 후 후출원 등록상표권자가 선출원등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용한 때에 비로소 침해죄가 성립하는 것이라고 판시함으로써 등록된 상표권의 행사의 경우에는 상표등록의 무효심결이 확정되기 이전에는 침해죄가 성립될 수 없다375)고 해석한 바 있다. 대법원판결은 결론에 있어서는 타당하지만 침해죄의 성립을 부인하는 근거로서 후출원 등록상표의 무효심결이 확정되지 않았다는 점을 드는 것은 논리적으로 이해하기 어렵다. 자신의 상표권에 관한 무효심결 여부에 따라서 타인의 권리침해 여부가 좌우된다고 하는 것은 자신의 권리가 유효하면 그 권리 행사로 타인의 권리를 침해하는 결과를 초래하지는 않는다고 하는 잘못된 논리적 전제 위에 있다. 상표법 제92조는 무효심결 유무에 관계없이 자신의 권리행사로 인해서 타인의 특허권이나 저작권 등 타인의 권리를 침해하는 경우가 있을 수 있음을 확인해주고 있다. 마찬가지로 자신의 상표권 행사로 선출원등록상표에 관한 상표권을 침해할 수도 있는 것이다. 타인의 상표권을 침해하는 것이 자신의 유효한 권리 보유에 의해서 정당화될 수는 없기 때문이다.

상표권침해의 죄 성립 여부와 관련해서 문제되는 것은 상표권의 침해에 있어서 범의가 있었는지 여부인데, 자신의 행위가 자신의 권리 행사임과 동시에 타인의 권리침해를 구성할 경우에 상표권침해죄의 범의가 있는지 여부는 자신의 행위에 대한 인식뿐만 아니라 타인의 권리를 침해한다는 구성요건적 사실에 대한 인식까지 있었는지 여부가 문제되는 것이고 법원으로서는 바로 그러한 구성요건적 사실 에 대한 인식 여부를 심리해야 할 것이다. 추측컨대 이 사건에서는 피고인이 자신 의 상표가 유효하게 등록되어 있기 때문에 자신의 상표권을 행사한다는 인식만 있 었을 뿐이고 타인의 권리를 침해한다는 점에 대해서는 전혀 인식이 없었거나 인식 할 수도 없었던 상황이라면 그러한 의미에서 상표권침해죄의 범의는 없었던 것이 아닌가 생각된다. 그러나 대법원은 상표권침해의 범의가 없다는 것과 상표권침해 자체가 성립하지 않는다는 것을 혼동하여 상표권침해죄에 있어서 범의에 관한 판 단을 빠뜨렸거나 범의의 개념에 관한 잘못된 견해에 입각해서 논리적으로 잘못된 판단을 하고 있는 것이 아닌가 생각된다.

대법원은 30여 전 형사사건에서의 해석론의 오류를 인정하고 후출원 등록상표의 상표권자가 선출원 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용한 경우 에 상표권침해가 성립할 수 있음을 인정했다. 대법원은 2021년 전원합의체 판결을 통해 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표의 사용이 선출원 등록상표의 상표권침해가 성립하지 않는다는 취지의 판결을 폐기하고, 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립할 수 있다고 판시한 것이다.376) 대법원은 이미 권리남용의 법리를 펼치면서 후출원 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백 한 경우에는 후출원 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청 구가 권리남용에 해당한다고 판시한 바 있다.377) 대법원이 전원합의체 판결을 통하여 후출원 등록상표의 상표권자가 선출원 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용한 경우, 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립할 수 있다고 인정한 것은 타당하고 당연한 귀결이다.

자신의 권리 행사로 인해서 타인의 권리를 침해할 수도 있지만 상표권침해의 죄가 성립하는지 여부 등의 판단에 있어서 범의가 있었는지 여부에 대해서는 신중한 판단을 필요로 한다. 자신의 상호를 사용한 결과 타인의 상표권을 침해한 경우 에도 마찬가지이다. 예컨대 ‘자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 않지만(구 상표법 제51조 제1항 1호), 그 사용에 있어 일반의 주의를 끌 만한 서체나 도안으로 표시하는 등 보통으로 사용하는 방법이라고 볼 수 없는 상표적 사용의 경우에는 상표권의 효력이 미치고 따라서 상표권침해의 죄가 성립한다고 판시한 대법원판결이 있다.378) 그러나 상호에 대해서도 상법상 등기의 절차가 있고 상법은 등록상호에 대해서 보다 더 강력한 보호를 해 주고 있고 상표법 제90조는 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대해서 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있기 때문에 상호권자로서 자신의 상호를 사용함에 있어서 타인의 권리를 침해한다는 인식을 당연히 가지고 있다고 볼 수는 없을 것이다. 따라서 법원으로서는 상호권자가 타인의 상표권을 침해한 사례에서 상호권자에게 타인의 상표권을 침해한다는 사실에 관한 인식이나 의도가 있었는지 여부를 충분히 심리했어야 하는 것이 아닌가 생각된다. 예컨대, 상호권자에게 타인의 상표권의 보유 사실 자체를 알고 있었는지 여부 또는 당해 상표권자의 명성이나 신용을 부당하게 이용하고자 하는 부정경쟁의 목적이 있었는지 여부379) 등을 통해서 상표권침해죄의 범의가 있었는지 여부를 충분히 심리했어야 할 것이다. 마찬가지로 범의의 존재 여부에 관해서 신중한 판단을 필요로 하는 경우로는 타인의 이익을 위해서 타인의 요청에 의해서 타인의 상표를 부착하고 동 상표부착상품을 공급하는 경우를 들 수 있다. 예컨대 타인의 등록상표를 그 지정상품에 표시하여 주문자상표부착생산방식(OEM)에 의하여 외국으로 수출을 하는 경우에 상표권침해의 죄가 성립한다고 판시한 대법원판결이 있다.380) 그러나 주문자상표부착생산방식의 경우에 주문자는 상표권침해사실을 알고 있었을지 모르지만, 공급업자로서 주문자 이외의 상표권자를 인식하거나 상표권침해를 사전에 인식했다고 생각하기는 어렵지 않았을까 하는 의문이 든다.

또한 현재는 연합상표에 관한 제도가 폐지되었지만 연합상표에 대한 상표권침해의 죄가 성립되는지 여부에 관한 사안에서 대법원은 연합상표의 분리이전금지의 규정에도 불구하고 연합상표의 상호독립성을 강조하면서 연합상표가 되기 전의 기본상표권에 대한 사법상 매매의 효력은 특별한 약정이 없다면 연합상표가 된 후의 다른 연합상표에는 미치지 않는다고 판시하면서도381) 갑이 을에게 기본상표권의 지분을 양도하기로 약정하였음에도 이를 지체하며 오히려 갑 자신이 연합상표권을 새로 취득하였음을 기회로 배신적으로 기본상표권을 존속기간 만료로 소멸하게 하자 피고인 을이 이후에도 위 연합상표와 유사한 기본상표를 계속 사용한 행위에 대하여는 앞서 언급한 연합상표권의 독자적인 효력에도 불구하고 사회상규에 비추어 허용된 행위라고 판시한 바가 있다.382) 그러나 연합상표의 존속기간의 차이로 인해서 과연 자신의 기본상표에 대한 상표권이 소멸한 후에도 타인의 연합상표 사용행위가 사회상규상 허용된 것이라고 볼 수 있는지는 의문시된다.

업무표장이나 단체표장 등의 경우에 상표권침해의 고의는 있으나 자신의 행위 가 상표권침해로 되지 않는다고 오인한 경우가 있을 수 있는데 형법 제16조에서 자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니하는 것으로 오인한 행위는 그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다고 규정한 것은 단순한 법률의 부지의 경우를 말하는 것이 아니기 때문에 업무표장이나 단체표장 등에 관한 법리의 이해 부족만으로는 오인의 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다.383) 마찬가지로 변리 사의 자문 결과에 의존해서 등록상표와 유사한 상표를 사용한 경우에도 정당화될 수 없는 법률의 착오에 불과하다.384) 그러나 위조상품을 수입·판매하면서 진정상품 의 병행수입에 해당하는 것으로 오인하였다고 하더라도 상표권침해죄의 범의가 조각되지 아니한다고 본 사례385)는 이해하기 어렵다. 적법한 병행수입에 해당되는지 아니면 위법한 상표권침해 수입인지 여부에 관한 판단을 잘못한 것은 정당화될 수 없는 법률의 착오에 불과하다고 보더라도 위조상품을 진정상품이라고 오인하여 수입했다면 타인의 상표권을 침해한다는 사실에 대한 인식이 없었기 때문에 구성요 건적 사실에 대한 인식이 없는 것은 아닌가 의문시되기 때문이다. 설사 피고인이 수입하는 물품이 위조상품임을 알 수 있었음에도 불구하고 알지 못했다고 보더라도 피고인이 구성요건적 사실을 인식하지 못한 데 과실이 있음에 불과한 것으로 볼 수 있을 것이다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 Ⅶ. 상표권의 침해 3. 형사적 구제