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상표의 사용

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

우리 상표법상의 ‘상표’란 출처표시기능85)을 수행하는 표장으로, 상표권자는 그 상표를 ‘사용’할 권리를 독점하게 되는데86) 상표법 제2조 제1항 제11호87)에서 ‘상표의 사용’ 개념을 구체적으로 정의하고 있다. 따라서 상표권에 대한 침해가 성립되려면 위와 같이 정의된 ‘상표의 사용’에 일단 해당하여야 한다. 한편 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’(이하 부정경쟁방지법이라고 함)에서도 출처표시기능을 수행하는 표지(標識) 등에 관하여 권리자에게 ‘사용’에 대한 소극적 권리를 부여하고 있다. 다만 부정경쟁방지법은 상표법과 달리 무엇이 ‘사용’인지에 관하여 규정하고 있지는 않다.

가. 공정이용과 상표사용

저작권법은 오래전부터 공정이용의 법리를 인정해왔고 공정이용에 관한 명문의 규정을 두게 되었지만, 우리나라 상표법의 경우에는 공정이용에 관한 규정도 없고 그에 관한 판례도 찾아보기 어렵다. 영미에서 상표의 공정이용에 해당되는 사안은 대부분 우리 상표법상 상표사용 해당여부의 문제로 해결하고 있는 것으로 보인다. 예컨대, 출처표시의 용도가 아니라 상품이나 서비스의 설명 또는 장식용으로 사용한 경우에 상표사용에 해당되는지 여부를 판단함으로써 영미법상 공정이용의 법리 하에서와 유사한 결과를 이끌어내고 있다.

우리 상표법상 상품에 관한 광고 등에 상표를 표시하고 판매하는 것은 상표사용에 해당된다고 규정되어 있지만, 상표가 거래사회의 통념상 지정상품의 출처표시로 사용된 것이라고 볼 수 없고 소송당사자의 제품을 설명하기 위해서 사용한 것에 불과한 경우에는 상표법상 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.88) 상표권에 관한 분쟁에 있어서 상표의 동일 또는 유사성 판단은 수요자에 의한 출처혼동의 염려가 있는지 여부에 의해서 판단하는 것이므로89) 일반 수요자나 거래자가 특정 상표를 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식하지 않는다면 그 상표가 상표법상 사용된 것이라고 말할 수 없다.90) 예컨대, 가방이나 의류 등을 지정상품으로 등록된 강아지 모양의 상표를 액세서리 업체 스와로브스키의 팬던트 디자인으로 사용한 경우에 상표권의 침해로 볼 수 없다고 판시된 바도 있다.91) 캐릭터가 널리 알려져 있는 경우에도 부정경쟁방지법상 주지의 출처표시로 사용되지 않고 심미적인 디자인으로 사용되었다고 볼 수 있는 경우에는 부정경쟁행위가 성립하지 않는다.92)

나. 가상공간에서의 상표사용

현실공간에서는 침해자가 상표권 등을 침해하려면 거의 언제나 자신의 상품 상에 권리자의 상표를 부착(미국 상표법상으로는 ‘affixation’)하여 시각적으로 소비자에게 제시하여야 했기 때문에 ‘상표의 사용’ 요건은 쉽게 충족되었기 때문이다. 하지만 인터넷의 가상공간에서는 상품에 직접 상표를 부착하는 행위는 수반되지 않기 때문에 가상공간에서의 상표사용이 어느 범위에서 인정되는지 어려운 문제가 되고 있다. 예컨대, 키워드 검색광고(keyword search advertising)의 경우, 인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 ‘키워드’라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동 할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나게 된다. 이와 같이 키워드를 구입해서 검색결과 화면에 타인의 등록상표가 나타나도록 한다면, 그 키워드 사용은 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있을 것이고, 결과적으로 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 광고에 해당된다고 해석될 것이다.93)

미국 등 각국은 이런 가상공간의 차이점을 미처 종래의 상표법상 ‘상표의 사용’ 관련문구에 반영하지 못한 상황이었다. 이런 점에 착안하여 소위 상표사용론(trademark use theory)은 상표권의 부당한 확장을 견제한다는 명분하에서 미국에서 처음 제창되었다. 이 이론은 권리자의 상표가 시각적으로 제시되지 않는 상황에서는 ‘상표의 사용’이 없으므로 혼동가능성의 판단에까지 나아갈 필요 없이 상표권침해가 성립하지 않는 것이라고 주장하였다. 이런 주장은 미국의 1-800 Contacts 항소심 판결,94) 한국의 인터넷채널21 사건의 항소심들95)과 같이 키워드 검색광고를 둘러싼 일부 사례들에서 지지되기도 하였다. 그러나 이후 내려진 미국의 Rescuecom 항소심 판결,96) 유럽연합 사법재판소의 Louis Vuitton v. Google 판결,97) 한국의 ‘인터넷채널21’ 형사상고심98)에서 상표사용론은 거부되고 있다. 혼동가능성과 완전히 분리되기 어려운 ‘상표의 사용’ 개념을 지나치게 강조한 나머지 혼동가능성이라는 가장 중요한 판단기준을 유명무실하게 만들어 잘못된 결론에 이를 수 있음을 주의하여야 한다.

우리 상표법도 이런 현실공간과 인터넷공간의 차이점을 미처 상표법상 ‘상표의 사용’ 문구에 반영하지 못한 상태이므로 그런 사정을 감안하여 장차 관련 개정이 있을 때까지 상표법의 관련 규정을 아주 신축적으로 해석하여야 한다. 우리 판례는 대체로 인터넷공간에서도 경쟁자에 의한 ‘상표의 사용’이 존재하려면 권리자의 해당 상표가 소비자에게 시각적으로 인식되어야 한다는 입장을 취하고 있지만, 메타태그나 한글 도메인이름에 관한 일부 판례99)는 해석상 반대 입장을 취하고 있는 듯하다.100) 아울러 구 상표법에서 시각적으로 인식 가능한 것만 상표로 인정하였더라도 우리 판례는 비시각적 활용 역시 시각적 활용과 더불어 상표의 사용이 될 수 있다는 사실을 이미 간접적으로 시인하여 왔음을 여기서 유의할 필요가 있다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 Ⅱ. 상표의 개념과 종류 6. 상표의 사용