83.

상표의 구성요소

• 새 탭 열기
• 작성 이력 보기

<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

전술한 바와 같이 상표의 개념을 어떻게 파악하는가에 따라서 상표의 구성요소는 달라질 것이다. 불과 십여 년 전까지 우리 상표법은 ‘기호·문자·도형 또는 입체적 형상이나 이에 색채를 결합한 것’만을 상표로 규정하였었다. 이때는 색채조차도 독립된 구성요소로서 그것만으로는 상표로 인정되지 아니하였다. 그러다가 2007년 1월 상표법 개정으로 상표의 개념은 “기호·문자·도형·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것이나, 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것”으로 변경되었다. 이런 변경된 개념 하에서는 색채상표도 독자적인 상표로 인정되었음은 물론 시각적(視覺的)으로 인식할 수 있는 모든 유형이 상표로 보호받을 수 있게 되었다. 그렇지만 상표의 개념 확장은 여기서 멈추지 않고 2011. 12. 2. 개정 상표법은 앞에서 본 대로 ‘소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것’도 새로 상표의 하나로 포섭하였다.

이상과 같이 근래 들어 급격하게 확장된 우리 상표법상의 상표의 개념에 의하면 상표를 구성하는 요소로는 기호, 문자, 도형, 색채·홀로그램·동작은 물론 소리·냄새 등과 같은 것들도 포함하게 되었다. 이런 구성요소를 어떻게 포함하느냐에 따라서 구체적인 상표는 국어나 외국어 또는 숫자로 구성된 문자상표, 각종 사실적 그림이나 기하학적 도형으로 구성된 도형상표, 이러한 문자나 도형을 간략히 기호화해서 만들어진 기호상표, 이러한 문자·도형·기호·색채 등의 결합에 의해서 만들어진 결합상표, 나아가 소리상표·냄새상표·미각상표 등으로 분류될 수 있다.

가. 문자상표

문자상표는 국어나 외국어 또는 숫자로 구성된 상표이다. 문자상표는 문자로 구성되어 있어서 그 구체적 의미의 전달이 명확히 이루어지지만, 특정 상표가 부착되어 사용될 지정상품을 다른 상품과 식별하게 해 줄 수 있는 상표인가 여부에 있어서는 항상 동일한 취급을 받을 수는 없다. 즉, 특정 상표의 식별력(distinctiveness)은 당해 상표와 지정상품과의 관계에 따라서 아주 다양한 정도의 식별력을 가진 것으로 판단될 수 있는 것이다. 식별력의 정도를 생각해 보기 위해서는 문자상표를 조어상표, 임의적 상표, 암시적 상표, 기술적 상표, 일반명칭상표로 나누어 볼 수 있다.47)

조어상표(fanciful marks)는 ‘Exxon’과 같이 일반명칭으로 존재하지 않는 새로운 명칭을 만들어서 상표에 부착하여 사용함으로써 가장 높은 식별력을 가지는 문자상표를 말한다. 임의적 상표(arbitrary marks)는 위스키에 사용되는 ‘Black and White’라거나 껌의 상표로 사용되는 ‘Ice cream’과 같이 기존의 보통명사 또는 단어로서 지정상품의 일반명칭에 해당되지 않는 단어를 임의적으로 선택하거나 결합한 것으로서 조어상표와 유사한 정도의 식별력을 가지게 될 것이다. 암시적 상표(suggestive marks)는 음료수의 상표로 사용되는 ‘Orange Crush’라거나 남성용 음화잡지의 상표로 사용되는 ‘Playboy’ 와 같이 지정상품의 성질이나 품질을 암시해 주는 문자이지만 당해 지정상품을 설명해 주는 기술적인 문자에는 해당되지 않기 때문에 식별력을 가지고 있는 것으로 판단되고 있다. 이에 비해서, 음식점에 사용되는 ‘Beef & Brew’와 같은 기술적 상표(descriptive marks)라거나 움직이는 계단에 사용되는 ‘Escalator’와 같은 일반명칭상표(generic marks)는 식별력이 없다고 판단되어 상표로 등록될 수 없다.

단행본의 제호는 단행본 저작물 그 자체와 구별하여 별도의 저작권 보호대상이 되기는 어렵지만, 제호만을 문자상표로 등록할 수 있음은 물론이다.48) 다만, 상표로 등록된 제호가 서적류의 내용이나 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 한도에서는 상표권의 효력을 주장할 수 없을 것이다.49) 상표로 등록하지 아니한 경우에도, 널리 알려진 서적이나 뮤지컬 등의 제호는 소비자들 사이에 상당한 명성과 신뢰가 형성되어 있어서 부정경쟁방지법에 따른 보호를 주장할 수도 있다.50)

나. 도형상표

도형상표란 동식물, 천체, 기물 등 사실적 형상이나 가상적 캐릭터를 도안화한 것 또는 기하학적 도형으로 구성된 상표를 말한다. 도형상표는 상품이나 서비스의 출처표시로서 보호받을 수 있는 것이므로, 등록상표와 동일 또는 유사한 도형을 심미적 목적의 디자인으로 사용한 것이 명백한 경우에 상표권침해에 해당하는 ‘상표 사용’으로 볼 수 없는 경우도 있다.51) 도형상표의 효력범위는 ‘상표사용’에 관한 설명에서 다시 검토한다.

다. 기호상표

기호상표라 함은 문자나 도형 등을 간략히 기호화한 것으로 구성된 상표를 말한다.

라. 입체상표

입체상표(three dimensional mark)라고 함은 상품 자체나 그 포장 또는 광고의 입체적 형상이 다른 상품과 구별케 하는 식별력을 가진 표장을 말한다. 우리 상표법은 본래 입체상표의 개념을 인정하지 않고 있었고 오직 부정경쟁방지법에 의해서 주지성을 획득한 입체적 형상만이 보호될 수 있을 뿐이었으나, 선진국의 보호 경향을 반영하여 1997년 8월에 개정된 상표법은 입체적 형상도 상표로 등록될 수 있는 길을 열어 놓았다. 상표법은 소위 입체상표의 개념을 채택함으로써 상표사용의 개념에서도 ‘표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위’가 포함되도록 규정하게 되었다(상표법 제2조 제2항 제1호). 이러한 입체상표의 개념이 채택됨으로써, 영미법상 소위 트레이드 드레스(trade dress)도 상표법상 등록될 수 있는 여지가 생기게 되었다. 가령, 코카콜라 의 용기나 코냑(Cognac) 술병, 혹은 KFC의 간판인형 모양 등이 좋은 예이다. 실제로 1996년부터 입체상표를 인정하기 시작한 일본에서는 다른 출처표시가 없더라도 코카콜라 병만으로 상표등록을 부여함이 타당하다고 판단한 지식재산권고등재판소의 판결52)이 있었다.

그러나 상품의 형상 또는 상품포장의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 식별력을 가질 수 없기 때문에 상표로 등록될 수 없다(상표법 제33조 1항 3호). 예컨대, 상표로 등록하고자 하는 입체적 형상이 관련 시장에서 지정상품의 통상적인 형태에 해당하거나, 지정상품에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태로서 수요자에게 지정상품의 장식 또는 외장(外裝)으로만 인식되는 데에 그치는 경우에는 입체상표를 등록받을 수 없다.53)

또한, 입체상표로 등록받고자 하는 입체적 형상이 그 지정상품의 기능 또는 그 상품포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 것인 경우에는 입체상표에 대한 상표권으로서 당해 상품 또는 포장의 기능까지 지배할 수 있게 허용하는 불합리한 결과로 되기 때문에 그러한 기능적인 입체적 형상만으로 된 상표는 등록받을 수 없는 부등록사유로 규정되어 있다(상표법 제34조 1항 15호).

상품의 기술적(技術的) 기능은 원칙적으로 특허법 또는 실용신안법이 정한 요건을 구비한 경우 일정한 존속기간 동안 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상을 상표로 보호받게 한다면 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 기능에 대해서 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도와 모순되는 결과를 초래한다. 또한, 특허법 또는 실용신안법에 따른 심사와 등록을 거치지도 아니한 채 일정한 기능적 입체상표를 보호하게 된다면, 경쟁사업자가 그 기능적 형상을 사용할 수 없게 됨으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다. 이러한 입법 취지에 비추어, 대법원은 기능 확보에 불가결한 입체적 형상에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서, 관련 시장에서 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하는 경우에 소요되는 비용 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 판시한 바 있다.54)

상품의 입체적형상은 상표로 등록하지 않았지만 수요자에게 널리 알려진 경우도 빈번히 있어서 부정경쟁방지법에 의한 보호가 중요한 상표에 해당한다. 특히 부정경쟁방지법은 상품형태 자체의 모방을 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

마. 결합상표

결합상표라고 함은 문자, 도형, 기호, 색채 가운데 둘 이상이 결합되어 만들어진 상표를 말한다. 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하는 전체에 의하여 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다. 예컨대, 입체적 형상과 기호·문자·도형 등이 결합된 상표의 경우에, 입체적 형상 자체에는 식별력이 없더라도 식별력이 있는 기호·문자· 도형 등과 결합하여 전체적으로 식별력이 있는 상표에 대하여 상표등록을 거절할 수 없다.55)

이러한 결합상표의 경우에는 상표의 유사성을 판단함에 있어 각 구성요소를 분리하여 판단할 것인가 또는 전체로서 관찰하여야 할 것인가의 문제가 생기기도 한다. 이러한 결합상표의 경우에 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분적으로 결합되어 있는 경우에는 전체적인 관찰에 의하여 상표의 유사성 여부를 판단해야 할 것이다. 그러나 결합상표의 각 구성부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상 품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우에는 그 요부만으로 유사 성 여부를 분리 판단할 수 있다.56) 다만 권리자를 달리하여 등록되어 있는 다수의 상표에 등장하는 유사한 형상이나 표장부분은 요부에 해당된다고 보기 어렵다.57)

바. 색채상표

색채가 상표의 구성요소로 될 수 있는가에 대해서 많은 논란이 있어 왔고, WTO/TRIPs가 색채의 결합(combinations of colors)만으로 상표로 될 수 있다고 규정하게 됨에 따라서 우리 상표법도 1995년 개정에 의해서 색채가 상표의 구성요소로 결합될 수 있음을 인정하였었다. 그러나 엄밀히 보면 WTO/TRIPs는 색채의 결합만으로 상표로 될 수 있다고 규정하고 있는 데 반해서, 우리 상표법은 색채가 문자, 도형, 기호에 결합된 표장만이 상표의 개념에 해당되는 것으로 규정하고 있었기 때문에 WTO/TRIPs 규정과 완전히 동일한 보호를 해 주고 있는 것은 아니었다. 다만 우리 부정경쟁방지법 은 식별력과 주지성을 갖춘 상표를 보호하고 있고 그러한 상표 가운데 색채상표가 제외될 이유는 없기 때문에 색채만으로 구성된 좁은 의미의 색채상표도 우리 부정경쟁방지법, 즉 넓은 의미의 상표법에 의해서 보호되고 있었다. 이런 사정 하에서 2007. 1. 개정부터 색채상표 등 시각적으로 인식할 수 있는 모든 유형을 상표로 보호받을 수 있도록 하고 있다.

선진 외국에서는 오래전부터 색채만으로 구성된 상표의 보호 필요성이 주장되어 왔고 미국 연방대법원은 1995년 색채 자체에 대한 상표법적 보호를 정면으로 인정한 판결을 내린 바도 있다. 즉, Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.58) 사건에서 미국 연방대법원은 세탁업자에 의하여 주로 사용되는 다림질판(press-pad)에 칠하여진 금록색(gold-green) 자체도 유효한 상표로 보호될 수 있다고 판시한 것이다. 위 사건에서 미국 연방항소법원은 다림질판의 금록색 자체는 상표법적 보호를 받을 수 없다고 판시하였는바 그 근거로 특정 업자에게 특정 색채에 대한 독점적 사용을 허용하게 되면 경쟁업자가 사용할 수 있는 색채가 제한되거나 고갈되어 버린다고 하는 색채고갈론(color depletion)과 법원이 색채의 농담이나 명암을 엄밀히 판단하여 색채의 동일성 여부를 판단하기 어렵기 때문에 보호받을 수 없다고 하는 견해, 그리고 색채가 상품의 기능과 밀접히 관련된 경우에 당해 색채에 대한 독점을 허용하는 것은 상품 자체에 대한 경쟁을 제한하는 부당한 결과로 된다는 주장을 토대로 하였다. 그러나 미국 연방대법원은 위 항소법원의 판결을 파기하면서, Qualitex가 다림질판에 사용해 온 금록색은 동일한 채도와 명도를 유지하면서 다림질판 전체에 사용되어 실질적으로 일정한 모양을 유지하여 상당한 식별력을 획득한 표장이기 때문에 상표로서 보호될 수 있는 것이라고 판시하였다. 사용주의를 채택하고 있는 미국 상표법 하에서 미국 상표청은 색채만으로 된 상표의 경우에도 그러한 여러 가지 요소를 고려하여 식별력을 가지고 있는지 여부를 심사하고 있다. 이러한 맥락에서 우리나라에서도 색채상표의 보호에 있어, 색채상표가 사용된 상품과 전혀 다른 종류의 상품에 동일한 색채가 사용되었다고 해서 과연 출처의 혼동이나 희석화가 인정되는 경우가 있을지는 다른 여러 가지 요소를 고려하여 신중하게 판단해야 할 것이다.

사. 비시각적(非視覺的) 상표

(A) 개념

“어떠한 당사국도 등록의 요건으로 표지가 시각적으로 인식 가능할 것을 요구할 수 없으며 어떠한 당사국도, 상표를 구성하는 표지가 소리 또는 냄새라는 이유만으로 상표의 등록을 거부할 수 없다.”라고 정한 한미 자유무역협정의 합의59)에 따라 2011. 12. 2. 개정된 우리 상표법에서는 앞서 본 대로 “소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·문자·도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현한 것”을 새로 상표의 개념 안에 포섭하고 있다. 이것은 국내에서 이른바 소리상표(청각상표, sound marks)·냄새상표(후각상표, olfactory marks) 제도를 도입하게 된 것으로 주로 거론되었지만, ‘소리·냄새 등’이라고 하여 비단 소리나 냄새에 국한하지 않은 우리 상표법의 개념규정 상으로 보거나 혹은 미국 등 외국의 실례를 보거나 그에 그치지 않고 다른 형태의 비시각적 상표, 가령 미각 상표(味覺 商標, taste marks)·촉각 상표(觸覺 商標, feel marks)와 같은 것도 이제 이론상으로는 식별력만 갖추면 상표로서 등록이 가능하다고 보아야 한다.

(B) 개정 상표법의 태도

다만 소리나 냄새가 아닌 비시각적 요소로 이루어진 상표를 한국에서 등록하는 데는 현재 2가지 장애가 존재한다. 첫째, 시각적 상표에서 비시각적 상표, 그중에서도 미각·촉각 등 형태의 상표로 갈수록 인간이 다른 것들과 상호 구분하여 당해 대상에 표지로서의 식별력을 부여할 수 있는 여지가 좁아질 것이므로 상표등록을 위한 식별력 취득 자체가 쉽지 않을 것이다. 하지만 미국과 같은 곳에서는 심지어 촉각상표도 상표로 등록이 이루어지고 있다.60) 둘째 우리 상표법 개정에 따라 마련된 상표법 시행규칙이나 특허청 상표심사기준은 비시각적 상표의 예로 소리상표와 냄새상표에 국한해서만 비교적 상세하게 규정하고 있고 모든 비시각적 상표에 대한 출원서에 반드시 ‘시각적 표현’을 기재하여야 하기 때문에 소리상표와 냄새상표 이외의 다른 비시각적 상표의 출원이 실질적으로 아주 곤란할 것이다.61)

한국 상표법은 불과 몇 년 사이에 아주 급속하게 상표의 개념을 확장한 까닭에 법 조문의 이상과 특허청의 실무에 상당한 괴리가 존재할 수밖에 없게 되었다. 따라서 현 행 상표법이 제2조에서 예정한 대로 비시각적인 상표까지 실제로 우리 상표법의 한 축을 담당하는 수준에 도달하려면 앞으로 상당한 과도기적 시간이 필요한 것으로 예견된다. 비시각적 상표들 중 현재 시행규칙이나 상표심사기준에서 예정하고 있는 소리상표 나 냄새상표를 기준으로 살펴보자면 이것들도 종래 시각적 상표들과 달리 출원·심사의 편의성이나 나중에 권리범위를 둘러싼 다툼에서의 현실적인 필요성 때문에 소리나 냄새 자체만을 출원의 대상으로 삼기 곤란하다. 그 때문에 이들 출원에서는 반드시 해당 표장을 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 시각적으로 인식하고 특정할 수 있도록 구체적으로 표현한 ‘시각적 표현’을 기재하여야 한다(상표법 시행규칙 제28조 제2항 제3호).

(C) 외국의 관련동향과 우리 법 태도에 대한 평가

미국의 경우 연방상표법(Lanham Act)에서는 사실상 일체의 표지(signs)가 상표로 등록될 수 있다고 규정하여 별다른 제약을 가하지 않은 결과로62) 판례법이나 미국 특허청 실무에서는 소리·냄새 등 비시각적 표장에까지 상표의 실제 등록범위 를 광범위하게 확장해 왔다. 지금까지 미국에서 소리상표나 냄새상표로 식별력을 인정받아 등록된 사례는 다양하지만 대표적인 예로는 MGM 영화사 제작의 영화 초반부에 항상 등장하는 사자의 울부짖음,63) 뜨개질하는 자수 실에 가해진 인공적인 플루메리아(Plumeria) 꽃향기64) 등이 있다.

반면, 유럽연합의 경우 당초 유럽공동체상표에 관한 규정65) 제4조에서 명시적으로 ‘공동체 상표는 자기의 상표 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스와 식별할 수 있도록 하는 것으로, 개인의 성명, 디자인, 문자, 숫자, 상품이나 포장의 형상을 포함하여 시각적으로, 특히 문자적으로 표현될 수 있는 것(any signs capable of being represented graphically, particularly words)’이라고 한정하고 있고 ‘시각적으로, 특히 문자적으로 표현될 수 있다’는 문구의 해석론66)으로 소리상표나 냄새상표의 등록 가능성을 허용하면서도 상당히 제한적인 입장을 취해 왔다.

결국 한국 상표법은 소리상표·냄새상표의 등록을 위하여 이른바 ‘시각적 표현’, 즉 해당 표장을 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 시각적으로 인식하고 특정할 수 있도록 구체적으로 표현한 것을 필수적으로 요구하고 있으므로 이는 비록 한미 자유무역협정의 협정에 따라 비시각적 상표를 포함한 상표법 개정이 이루어진 것이지만 실제 규정 내용은 소리상표나 냄새상표에 관해서도 여전히 시각적 인식 가능성을 염두에 둔 유럽연합의 태도에 가깝다고 사료된다. 이것은 일면 한미 자유무역협정의 합의에 반한다는 비판을 받을 여지도 있는 것이지만, 다른 면으로 한국 상표법이 지나치게 빨리 상표 개념을 확장해 왔고 비시각적 상표의 경우 타인이 상표 등록된 대상과 다른 수단을 취할 여지가 상대적으로 제한되므로 자칫하면 타인의 정당한 소리·냄새 활용에 현저한 장애가 생길 우려가 크다는 현실을 고려할 때 타당한 태도라고 볼 수 있다.

아. 위치상표

위치상표도 상표로 보호받는다. 위치상표라고 함은 기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장을 말한다. 위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 이러한 위치상표의 경우, 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 지정상품 내 상표의 위치를 설명하기 위한 것뿐이고, 이 부분은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형으로 보호대상 되는 것은 아니다.67)

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 Ⅱ. 상표의 개념과 종류 3. 상표의 구성요소