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상표법의 기원과 연혁

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

혁신과 창작의 촉진을 추구하는 여타의 지재법과 달리, 상표법은 소비자 혼동의 방지로부터 출발했다. 특허권과 저작권이 좋은 품질의 상품이나 서비스를 생산하기 위한 인간의 창작적 노력을 촉진하기 위한 제도라고 한다면, 상표권은 그러한 품질의 동일성을 담보해 주는 ‘출처표시’를 보호해 줌으로써 발명과 창작 등의 지적인 노력을 간접적으로 촉진하기 위한 제도라고 할 수 있다. 출처표시 또는 상표의 보호는 상품이나 서비스의 출처표시에 관한 위조나 변조 등의 기망행위가 있는 경우에 물론 사기죄로 처벌한다든지1) 그로 인한 손해배상을 허용함으로써 가능하다. 다만, 출처표시에 관한 기망으로부터 수요자를 보호함에 있어서도, 형사처벌이나 피해자에 의한 소송에만 의존하는 것은 극히 비효율적이다. 또한 단순히 비효율적이라는 데 그치지 않고 타인의 출처표시와 동일유사한 표시를 사용하는 자에게 적극적인 기망의 의사가 없는 경우에는 사기죄나 불법행위 자체의 성립을 입증하기 어려운 경우도 많을 것이다. 더욱이 출처표시의 기망으로 인해서 영업상의 이익을 침해받은 경쟁업자가 불법행위로 인한 손해배상청구를 할 수 있는지 여부 또한 불확실하다.2) 따라서 타인의 상표 등 출처표시를 허락 없이 사용함으로써 소비자를 기망하고 위 상표 등에 반영된 출처표시 보유자의 명성과 신용을 도용하는 것 자체가 위법하다고 보고 상표 등 보유자에게 일정한 손해배상 및 침해금지 등의 구제수단을 부여해 줄 필요가 있었다. 바로 이와 같이 출처표시 또는 상표 보유자의 명성과 신용에 관한 소비자의 신뢰를 보호하기 위해서 일정한 유형의 상표도용행위를 금지하고 그에 대한 구제수단을 부여하는 것이 넓은 의미의 상표법이라고 말할 수 있다. 소비자를 보호하고 상표 등 출처표시 보유자의 명성과 신용을 보호한다고 하는 점에 있어서는 상표가 특허청 등에 등록되어 있느냐 여부에 따라서 차별이 있을 필요는 없다. 이러한 맥락에서 세계 각국에서 부정경쟁(unfair competition) 방지에 관한 법리가 판례에 의해서 먼저 발달하기 시작했다. 다만 부정경쟁방지법에 의한 상표의 보호와 같이 상표등록 여부에 관계없이 보호하는 경우에 어느 상표가 어떠한 범위에서 보호받을 수 있는지가 불명확하다는 한계가 있기 때문에 상품이나 서비스의 출처표시를 효율적이고 명료하게 보호하기 위해서 고안된 제도가 등록상표에 관한 좁은 의미의 상표법 제도인 것이다.3)

가. 상표법제도의 기원

자급자족의 시대에는 상표가 필요 없지만, 우리 인류가 상품의 교환을 시작하면서 자신이 생산한 상품에 자신만의 고유한 기호를 사용하기 시작했다. 고대 이집트의 유물을 보면 종교적인 또는 미신에 근거해서 표시한 일정한 기호들이 보이고, 그리스와 로마의 도자기에는 도공 특유의 표지(potters’ marks)가 나타난다. 중세에는 자신의 상품이 운송사고 또는 재난 등에 대비하고 소유권을 주장하기 위한 목적으로 자신의 이름이나 고유한 기호를 사용하기도 했다. 방목하는 자신의 말이나 소에 대한 소유권을 확실하게 표시하기 위해서 낙인을 찍는 것과 비슷한 용도의 표지라고 볼 수 있다.

중세 길드조직이 활발해지면서, 특정 길드에서 생산한 상품의 명성이 높아지면서 그 길드의 상표가 중요해지고, 길드조직의 운영에 있어서 상표가 중요한 기능을 수행하게 되었다.4) 다시 말해서, 각 지역의 길드조직이 자신의 제품의 품질을 중시하고 그에 관한 명성을 축적해가면서 그 길드조직이 속한 지역의 이름에 신용과 명성이 쌓이게 되었다. 각 지역의 길드는 자신의 명성을 유지하기 위해서 그 조합원 자격을 규제하고 조합원으로 하여금 각자 자신의 제품에 상표를 부착하도록 요구했다. 품질이 조악한 상품을 만든 업자를 제재함으로써 길드 단위의 집합적 신용과 명성을 발전 유지하기 위해서 상표를 사용한 것이다. 이러한 상표는 품질통제 및 책임소재를 분명히 하기 위한 것이고 개인업자의 명성이라거나 소비자의 보호를 위한 것이 아니라서 오늘날의 상표와는 상당한 기능상 차이가 있었다. 오히려 길드조직은 그 조합원 간의 상호경쟁을 엄격히 금지하고 있었다. 그 후 길드조직이 사라지고 산업혁명과 더불어 자유로운 거래가 활성화되면서 출처표시로서의 상표가 보편화 되었다.

특허법이나 저작권법과는 달리 상표법이라고 하는 성문법은 비교적 늦게 등장했다. 상표에 관한 법제도는 영국의 사칭(詐稱: passing off)행위 또는 프랑스 등 대륙법계의 불법행위에 관한 판례로부터 출발해서 그 판례의 내용이 서서히 성문법으로 흡수되고 등록상표를 중심으로 한 상표법으로 발전해왔다. 특히 20세기에 들어와서 교통과 통신의 발전으로 인해서 광고 및 판매전략이 눈부신 변화를 겪게 되고, 그에 따라서 상표의 기능과 상표권의 보호범위도 확대되어 왔다. 이하에서는 영국 등 국가별 상표법의 연혁과 변화를 살펴본다.

나. 영국 상표법의 연혁

근대적인 모습의 상표법의 기원에 대해서는 논란이 있을 수 있지만5) 1617년 영국의 Southern v. How6) 사건에서 Doderidge판사가 제시한 방론이 “사칭행위(passing off)”라고 하는 부정경쟁방지법리의 기원이 되었고 이후 사칭에 관한 법리는 계속 진화 되어 상표법의 중요한 근간이 되었다. 사칭행위의 법리는 간단히 말해서 “자신의 상품을 타인의 상품인 것처럼 기망적인 판매행위를 해서는 안 된다”고 하는 바람직한 거래 질서를 유지하기 위한 법리이다. 원고의 신용이 보호받을 가치가 있고 피고가 소비자에게 사칭행위를 했고 그 결과로 원고에게 손해가 발생한 경우에 원고는 손해배상청구 등의 구제수단을 갖게 된다.7)

그 후 기망적인 출처표시를 규제하기 위한 법률로 1862년 “상품표지법(The Merchandise Marks Act)”이 제정되었다. 1905년에는 상표사용의 의도만으로 상표등록을 가능하게 하고 출원공개를 명문화하게 되었고, 1938년 상표법은 “연합상표 (associated trademarks)”라거나 “방어상표(defensive marks)”에 관한 규정을 두게 되었다. 1986년 개정된 상표법은 서비스상표에 관한 명문의 규정을 두게 되었고, EC 지침에 따라서 1994년 개정 상표법은 다양한 종류의 상표가 보호대상에 포함되게 되었다.

다. 미국 상표법의 연혁

영국에서 탄생한 사칭행위의 법리는 미국에서 부정경쟁방지의 법리로 발전되었다. 미국에서의 상표보호는 부정경쟁방지의 법리에서 출발해서8) 주법에 따른 상표등록으로 발전하고, 그리고 1870년 연방차원의 상표법이 제정되기에 이르렀다. 그러나 최초의 연방상표법은 위헌으로 판정되는 수모를 겪었다. 동법 하에서 상표사용의 금지를 청구한 사안에서, 연방의회가 상표법을 제정할 수 있는 근거로 연방헌법 제1장 제8조 제8항 “지식재산권 조항”9)을 생각해볼 수 있지만 상표가 발명이나 저작물이라고는 보기 어렵기 때문에 이 사건을 담당한 연방법원은 연방의회가 헌법상 정당한 권한 없이 제정한 상표법을 위헌이라고 판시했다.10) 그 이후 미국연방대법원은 연방의회가 상표법을 제정할 수 있는 보다 설득력 있는 근거로 “통상 조항(Commerce Clause)”11)을 검토했으나, 연방상표법이 주간통상, 외국과의 통상, 또는 원주민 인디언과의 통상에 한정되지 않고 모든 상표에 광범위하게 적용되는 연방법률이라고 판단했고, 따라서 1870년 상표법은 헌법상 통상조항의 권한을 벗어나서 헌법에 반하는 법률이라고 판시했다.12)

연방상표법을 위헌으로 판시한 연방대법원의 판결이후, 연방의회는 외국과의 통상 또는 원주민 인디언과의 통상에 사용되는 상표만을 대상으로 한 상표법을 제정했다. 연방차원의 상표법이 헌법상 유효한 법률로 제정되었지만 동법의 적용대상이 되는 상표의 권리범위는 외국과의 통상이나 원주민 인디언과의 통상에 한정되는 극히 제한된 권리범위만을 인정받게 되는 불합리한 결과를 직면하게 되었다. 따라서 연방의회는 연방법원과 특허청 그리고 변호사 등으로 상표법위원회를 구성해서 개선방안을 모색했고, 그 결과 상표는 상거래와 절대적으로 불가분의 밀접한 관계를 가지고 있다는 점 그리고 상표권의 침해는 그 침해발생지가 어디인가에 관계없이 상표권의 침해는 외국과의 통상 뿐만 아니라 주간통상에 대한 신뢰를 심각하게 해하는 결과를 초래한다는 점을 인정하게 되었다. 1905년 연방의회는 외국과의 통상이나 원주민 인디언과의 통상에 이용되는 상표뿐만 아니라 주간통상에 이용되는 상표까지 포함한 상표의 등록을 내용으로 하는 연방상표법을 제정하게 되었다.

오늘날의 상표법의 근간은 1946년 제정된 Lanham Act에 의해서 마련되었다. 미국의 상표법은 영국에서와 마찬가지로 상표사용을 전제로 한 상표보호로부터 출발했고, Lanham Act 제정당시에도 출처혼동을 전제로 해서만 상표권침해가 인정되었다. Lanham Act는 출처혼동방지를 통한 수요자보호에 충실한 연방상표법으로 제정된 것이다. 출처혼동의 방지에 충실한 판례와 학설은 그 당시 소위 법현실주의(Legal realism)와 궤를 같이하는 해석론인데 반해서 그 후 60년대와 70년대에는 비판법학(Critical legal studies)의 영향을 받아서 독점규제가 강화되기 시작하고 그 영향을 받은 해석론이 나오 게 된다.13) 즉, 상표권의 지나친 보호에 대해서 독점규제법 위반이라고 하는 주장이 강 하게 제기되기 시작한 것이다. 대표적인 사건으로 미국연방거래위원회(FTC)는 레몬쥬스 가공산업에서 시장지배적 지위를 가진 Borden으로 하여금 그 기업의 유효한 상표 “ReaLemon”를 경쟁업체들에게 10년간 무상의 상표사용을 허락해줄 것을 명했다.14) 시장독점의 핵심에 상표권이 자리잡고 있었다고 하는 점을 명백히 했다.

그러나 곧이어 Chicago 학파의 등장과 더불어 80년대부터 독점규제도 약화되고 상표사용자의 신용과 명성을 재산으로 보호하는 것이 경제적으로 더 효율적이라고 하는 주장이 제기되기 시작했다. 수요자의 보호보다는 상표권자의 보호를 더 중시하고, 출처 혼동의 방지뿐만 아니라 상표의 재산적 가치의 보호도 마찬가지로 중시하게 된 것이다. 그러한 영향으로 1988년 개정 상표법은 상표사용의 입증 없이 그 의도만으로 상표의 등록을 허용하게 되었다.15) 또한, 상거래가 활발한 일리노이와 뉴욕 등의 많은 주의회는 이미 상표가치의 희석화를 금지하는 내용의 주상표법 개정을 했고,16) 연방의회는 1995년 연방차원의 상표희석화를 금지하는 상표법개정을 하게 되었다.17)

라. 프랑스 상표법의 연혁

프랑스는 민법전에 불법행위에 관한 상세한 규정이 있는데,18) 상표를 재산권의 보호대상으로 보호하는 것은 아니지만 출처혼동의 다양한 행위를 불법행위로 보고 그에 대한 구제수단을 부여해왔다. 또한, 19세기 초부터 타업체의 명칭을 도용하는 사칭행위를 범죄로 규정하고 처벌하기 위한 법률을 제정한 바 있다.19) 사칭행위에 대한 규제는 상표의 사용을 전제로 하고 있는데 상표사용 여부와 무관하게 일정한 심사를 통해서 상표등록을 허용하고 상표를 보호하는 근대적인 의미의 상표법은 1857년에 비로소 제정되 었다.20) 그 이후 커다란 변화는 유럽연합의 지침에 따라서 1991년 법개정에 의해서 저명상표, 입체상표, 소리상표 등의 보호와 출원공개 등에 관한 규정이 도입되었다.

마. 독일 상표법의 연혁

독일의 상표보호법21)은 1874년에 처음으로 제정되었지만 실질적인 심사에 입각한 상표등록제도는 1894년에 제정된 상표보호법22)에서부터 시작되었다. 그러나 오늘날의 상표법의 근간은 1936년에 개정된 상표법에 의해서 마련되었다.23) 그 후, 상표등록출원공개가 시작되고 5년 이상 상표불사용시 등록취소제도, 서비스상표제도, 상표등록이전제도, 등록 후 이의신청제도 등이 도입되고 상표의 개념도 확대되어 왔다.

바. 우리 상표법의 연혁

우리 민족이 명성을 중시하기 때문에, 고려 및 조선시대에 장인의 명성을 존중하는 관행이나 그 명성의 도용에 관한 분쟁사례가 있었을 것으로 짐작되지만 그러한 관행이나 사례가 우리나라 상표법의 입법이나 해석에 영향을 미친 바는 거의 없는 것으로 보인다.

한일합병 직후 일본이 일본의 민법, 특허법, 상표법 등을 우리나라에 시행한 바 있지만, 우리 국회가 스스로 제정한 상표법은 1949년에 등장한다. 미군정의 수요에 따라서 특허법24)과 상표법25)은 해방 직후 비교적 일찍 제정된 것으로 보인다.26) 일제하 일본 상표법에 따라서 이루어진 상표등록은 모두 효력을 상실하되, 해방 후 제정된 우리 상표법 시행 후 1년 이내에 다시 등록출원한 경우에 한해서 우리 상표법 하에서 유효하게 등록된 것으로 간주한다고 하는 경과규정을 두게 되었다.27)

상표법이 제정된 후 30년간 그 활용은 그리 많지 않았고28) 몇 차례의 상표법 개정에도 불구하고 그리 커다란 변화는 없었다. 그러나 70년대 말부터 상표등록 건수도 급증하고, 상표제도의 국제화에 부응하기 위해서 1980년 상표법 개정으로 새로운 단체표장제도 및 상표등록출원의 우선권주장제도를 도입하고 통상사용권의 설정요건을 완화하게 되었다.29) 특허법, 저작권법, 의장법, 부정경쟁방지법의 경우와 마찬가지로, 상표법도 1986년 12월 31일 개정되었는데, 상표의 통상사용권 설정에 있어서 상표권자와 사용권자간에 요구되어 온 지정상품의 품질의 동일성 보장에 대한 규정을 삭제함으로써 상표사용의 원활화를 기하고, 사용권자가 상표권자의 등록상표를 불성실하게 사용함으로써 상표권자의 상품의 품질 또는 출처와 오인·혼동하게 할 염려가 있을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록 또는 사용권등록을 취소할 수 있도록 했다.30)

그 후 경제의 발전 및 국제교류의 확대로 상표기능의 강화 및 국제화의 필요성이 증대됨에 따라 상표의 이전을 보다 용이하게 개선하고,31) 상표권 소멸 후 제3자에 의한 상표등록출원요건 및 상표권의 갱신등록출원요건을 완화하는 내용의 개정이 이루어졌다.32) 1995년에는 우리 헌법재판소가 특허청의 심판절차에 의한 심결이 특허청의 행정 공무원에 의한 것으로서 법관에 의한 재판이라고 볼 수 없다는 점을 확인하고, 그 당시 특허법 제186조에 규정된 심판절차는 헌법상 국민에게 보장된 “법관에 의한” 재판을 받 을 권리의 본질적 내용을 침해하는 위헌규정이라고 하는 헌법불합치 결정을 내렸다. 이 러한 논의를 반영하여 상표법은 기존의 항고심판제도를 폐지하고 특허심판원을 신설해 서 그 심결에 불복하는 소송은 특허법원에 제기하도록 하는 내용의 개정을 보게 되었다.33) 같은 해에 우리나라는 “무역관련지적재산권협정(WTO/TRIPs)”에 가입하고 동 협정에서 인정하고 있는 색채상표제도를 도입하기 위한 상표법개정을 했다.34)

1997년 개정된 상표법은 연합상표제도의 폐지, 입체상표제도의 도입, 그리고 등록 단계의 희석화방지 등 상당히 많은 변화를 가져다주었다.35) 2001년에는 상표법조약(Trademark Law Treaty)에 부응하기 위한 법 개정이 이루어졌다.36) 2004년에는 지리적 표시를 단체표장으로 등록할 수 있게 하는 상표법 개정이,37) 그리고 2007년에는 색채 상표·홀로그램상표·동작(動作)상표를 등록할 수 있게 하는 상표법 개정38) 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 모든 유형을 상표로 보호받을 수 있도록 하는 상표법 개정이 이루어졌다.

2011년에는 ｢대한민국과 유럽연합 및 그 회원국 간의 자유무역협정｣의 합의사항을 반영하기 위하여 동 자유무역협정에 따라 보호되는 타인의 지리적 표시와 동일하거나 유사한 상표의 등록을 거절하는 근거를 신설하고, 상표권 또는 전용사용권 침해행위에 대한 몰수 대상 품목에 침해물의 제작에 사용된 재료를 추가하는 상표법 개정39) 그리고 ｢대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환｣의 합의사항에 따라 소리·냄새를 상표의 범위에 포함하고 상품에 대한 정확한 품질정보를 제공할 수 있도록 증명표장제도를 도입하며, 전용상표사용권 등록제도를 폐지하여 등록하지 아니한 전용사용권도 그 효력이 발생하도록 하는 내용의 상표법 개정을 하게 되었다.40)

최근에는 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 상표의 희석화 방지를 위한 보다 명시적인 조항을 두고, 계약 및 업무상 관계 등으로 타인이 상표를 사용하거나 상표사용을 준비 중임을 알고 있는 자가 정당한 권원 없이 같은 상표를 먼저 출원한 경우 부등록사유에 포함시키는 개정을 한 바 있고,41) 2016년에는 상표의 개념정의를 간결하게 정비하는 등 상표법의 전부개정을 한 바 있다. 이제 우리 상표법상 상표란 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품이나 서비스의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시라고 말할 수 있고, 상표권자의 권리와 경쟁업자의 이익 그리고 소비자 후생의 균형점을 찾는 합리적인 해석론과 판례 축적으로 상표법이 그 법목적을 잘 실현해 나갈지 지켜봐야 할 일이다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 Ⅰ. 총론 1. 상표법의 기원과 연혁