94.

상표권의 효력

• 새 탭 열기
• 작성 이력 보기

<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 상표권의 내용
상표법상 등록된 상표의 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제89조). 상표권자의 이러한 배타적 사용권은 지정상품에 대한 등록상표의 사용에 한정된다. 이에 반해서 상표권자가 제3자의 상표사용의 금지를 청구할 수 있는 금지청구권은 지정상품과 유사한 상품에 대해서도 인정되고 등록상표와 유사한 상표의 사용에 대해서도 인정된다는 점에서(상표법 제108조 제1항 제1호) 상표권자의 배타적 사용권의 범위와 금지청구권의 범위는 서로 다르다. 따라서 상표법상 인정된 배타적 사용권과 금지청구권을 포함하는 ‘상표권’의 범위는 등록상표를 지정상품에 한정해서 사용할 권리 이외에 그와 유사한 상표 및 지정상품과 유사한 상품에도 미친다고 말할 수 있다.

기본적으로 상표는 상품이나 서비스의 출처로서의 식별력을 가지고 수요자들에게 널리 알려진 경우에 보호될 가치를 가지게 되는 것이고 그러한 의미의 주지상표의 보유자에게 주어지는 넓은 의미의 상표권은 주지상표가 부착되어 사용되어 온 상품과의 유사성 여부에 구속되지 않고 널리 출처혼동의 가능성이 있으면 부정경쟁행위에 해당될 수 있고 그러한 한도에서 주지상표 보유자에게 인정되는 넓은 의미의 상표권의 효력범위는 더 넓게 인정된다. 특히 부정경쟁방지법에 저명상표의 희석화를 금지하는 규정이 도입됨으로써 저명상표의 보유자에게 허용되는 넓은 의미의 상표권의 효력범위는 더욱 넓어지게 되었다.

다만 상표권의 효력은 계약에 의해서 또는 공익상의 이유에 의해서 제한되기도 한다. 즉, 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위 안에서 상표권자의 사용권은 제한된다. 또한 상표권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 저작권자의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다(상표법 제92조 제1항).

나. 상표권의 소진

상표가 표시된 상품, 즉 상표품을 배포하는 행위는 상표사용에 해당되기 때문에 제3자가 상표권자의 허락 없이 상표품을 배포하는 행위는 상표권의 침해로 되지만 상표권자에 의해서 상표품이 일단 배포되거나 상표권자의 허락에 의하여 배포되고 난 이후의 유통단계에서의 계속적인 배포행위는 상표권자의 허락 없이 하더라도 상표권침해로 되지 않는다. 상표권자가 배포 또는 배포허락을 함으로써 그 이후의 계속적인 배포에 대하여 묵시적인 허락을 했다고 볼 수 있고 또한 상표권자의 최초의 배포행위에 의해서 상표권이 소진(exhaustion of right)되었다고 볼 수도 있다. 저작권법 제20조는 “저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우”에 이를 계속하여 배포할 수 있다고 하는 소위 최초판매의 원칙(first sale doctrine)을 명시적으로 규정하고 있는데 상표법 의 경우에도 동일한 결과를 이끌어 내는 해석론이 확립되어 있다. 상표권의 소진은 상표권자에 의해서 상표품이 배포된 경우 뿐만아니라 상표권자로부터 상표사용허락을 받은 자가 상표품을 배포한 경우에도 상표권자가 일정한 이익을 회수한 점에 있어서 마찬가지이기 때문에 상표권의 소진은 그대로 똑같이 적용된다. 그러나, 상표사용권자가 사용허락의 범위를 벗어나서 상표를 사용한 상표품을 배포한 경우에 는 그 상표품의 배포에 상표권자가 허락을 했다고 말할 수 없기 때문에 상표권소진의 법리가 적용될 수 없다.257)

리폼제품을 만들어서 판매하는 행위에 대하여 상표권소진의 법리가 적용될 수 있을까? 상표가 적법하게 부착된 상품을 구입한 소비자의 의뢰를 받아서 단순히 수리 또는 가공한 후 양도하는 행위에 대하여는 상표권 소진의 법리가 적용되고 상표권침해의 책임을 물을 수 없다. 그러나, 고가의 명품백 원단을 이용하여 원래의 가방과 전혀 다른 형상의 가방을 만들거나 조그만 지갑과 같은 리폼제품을 만들어 서 양도하는 영업이 상당 규모에 이르자 명품백의 상표권자가 상표권침해의 금지와 손해배상을 청구한 사안에서, 서울중앙지방법원은 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공을 한 경우에까지 권리소진의 법리가 적용되기는 어렵다고 보고 상표권의 침해를 인정했다.258) 명품백 상표권자는 리폼을 통해 상표권자의 허락없이 상표가 부착된 가방원단으로 새로운 가방 및 지갑을 생산하여 양도한 행위는 상표의 출처표시 및 품질보증 기능을 저해하는 상표권침해행위에 해당한다고 주장했다. 그러나, 가방 수선 및 제작의 영업을 해온 피고는 명품백 소유자가 원하는 형태, 용도로 리폼 제품을 제작하여 소유자에게 반환하였고 제3자에게 판매한 사실이 없기 때문에 상표권 침해에 해당하지 않는다고 항변했다. 서울중앙지방법원은 피고의 리폼제품의 제작이 명품백의 품질과 형상을 변경하여 그 동일성을 해할 정도에 이르렀다고 보고 본래의 명품백과 다른 제품을 생산하여 양도한 행위에는 권리소진 의 법리가 적용될 수 없다고 판단했다.

수리 또는 가공이 상품의 품질이나 형상을 변경하는 정도인지 여부에 따라 권리소진 여부를 판단하는 해석론은 대법원의 기존 판례를 따른 것이다. 대법원은 후지필름의 등록상표가 각인된 1회용 카메라의 빈 용기를 수집하여 다시 필름을 장전하고 일부 포장을 새롭게 하여 제조·판매한 행위가 후지필름의 등록상표를 침해한 것인지 문제된 사안에서, 대법원은 상품의 단순한 수리나 가공에 대하여는 권리소진의 법리가 적용되겠지만 상품의 품질이나 형상에 변경을 가하여 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 수리나 가공을 하는 경우에는 실질적으로 허락없이 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 상표권의 침해에 해당한다고 판시했다.259) 1회용 카메라는 원래 1회 사용을 전제로 하여 제작하고 판매된 제품일 뿐만아니라 카메라에서 제일 중요한 필름을 원래 필름과 다른 타사 필름으로 재충전하여 1회용 카메라를 판매하는 것은 원래 상품의 품질에 중대한 변경을 가하여 실질적으로 상표권자의 허락없이 1회용 카메라를 생산하는 것에 해당하고 상표권침해에 해당한다고 본 것이다. 상표는 출처표시 뿐만아니라 품질표시의 기능도 갖고 있다는 점 그리고 제조업자 뿐만아니라 상표권자도 제조물책임을 질 수 있다260)는 점을 고려해보면, 수리나 가공의 결과 원래 상품의 품질이나 형상을 바꾼 정도인지 여부에 따라서 상표권 소진의 법리의 적용여부를 판단하는 것이 합리적인 해석론이다. 다만, 소비자에게는 상품의 소유자로서 수리나 가공을 통하여 자신의 상품을 계속 사용할 수 있는 권리를 갖고 있기 때문에, 리폼업자가 소비자의 수리 또는 가공행위를 대행해주는데 불과한 경우와 소모품을 교체하여 재판매하는 파생시장에서의 수리 또는 가공행위가 반드시 동일하게 취급되어야 하는지에 대해서는 조금 더 면밀한 분석이 필요한 것이 아닌가 생각된다.

상표권의 소진이 국내시장 내에서 뿐만아니라 국제적인 차원에서도 인정되는가 문제되어 왔다. 국제적 소진 여부의 문제는 등록상표가 외국에서 부착된 정품 또는 진정상품을 국내 상표권자의 허락 없이 제3자가 병행수입(竝行輸入, parallel imports)하는 것이 상표권의 침해로 되는 상표사용에 해당되는지 여부의 문제이다.

다. 병행수입

병행수입(parallel imports)은 국제적인 차원의 상표권소진을 인정할 것인가의 문제로서 많은 논란의 대상이 되어 왔다. 상표권자의 입장에서는 상품의 출처표시에 대하여 수요자의 혼동을 유발하므로 상품의 출처표시기능을 해하고 수요자들의 입장에서는 병행수입된 상품을 병행수입된 것을 모르고 저렴한 가격에 구입하였으나 국내의 상표권자의 제품에 비해 제조자의 품질보증이 안 되어 상표의 품질보증기능도 해할 수 있어 결 국 상표권자의 신용을 해할 수 있으므로 허용할 수 없다는 입장이 있는 반면에 다른 한 편 상표권자의 국제적 가격차별이나 시장분할을 방지하여 수요자들이 보다 저렴한 가격 으로 상품을 구입할 수 있도록 하는 역할을 하고 있으므로 이는 공정거래와 수요자 보 호의 정신에 비추어 허용해야 한다는 입장의 대립이 있으나 후자의 입장이 세계적인 추 세이다. 병행수입의 허용 여부는 국제적으로도 이해관계가 크게 대립되고 있어서 WTO/TRIPs는 어떠한 결론에도 도달하지 못하고 결국 그 조약의 규정이 권리소진 문 제에 적용되지 않는 것으로 규정하고 결과적으로 회원국들이 자유롭게 소진의 문제 및 병행수입 허용 여부 등을 결정할 수 있도록 했다(WTO/TRIPs 제6조). 병행수입은 외국 상표권자의 상품의 시장가격을 경쟁적으로 낮추도록 유도하고 더 나아가 외국 특허권자 등이 특허등록국에서 발명을 실시하여 국내생산 판매하도록 유도하는 효과가 있기 때문 에 개발도상국이 많은 관심을 보이고 있는 문제이기도 하다.

이러한 병행수입의 문제에 대하여 우리나라 관세청은 ‘지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시’를 정하여 국내외 상표권자가 동일인 관계가 있는 경우 등의 일정한 경우의 병행수입은 상표권을 침해하지 않는 것으로 허용하 고 있다.261) 위 고시에 의하면 ① 국내외 상표권자가 동일인이거나 계열회사 관계 (주식의 30% 이상을 소유하면서 최다 출자자인 경우), 수입대리점 관계 등 동일인으로 볼 수 있는 관계가 있는 경우 ② 국내외 상표권자가 동일인 관계가 아니면서 국내 상표권자가 외국에서 생산한 진정상품(외국 상표권자의 허락을 받아 생산된 진정상품 포함)을 수입하거나 판매하는 경우 ③ 국내 상표권자가 수출한 물품을 국내로 다시 수입하는 경우 ④ 외국 상표권자의 요청에 따라 주문제작하기 위하여 견본품을 수 입하면서 그에 관한 입증자료를 제출하는 경우 또는 ⑤ 상표권자가 처분제한 없는 조건으로 양도담보 제공한 물품을 해당 상표에 대한 권리 없는 자가 수입(관세법 제 240조에 따라 수입이 의제되는 경우를 포함한다)하는 경우에 한하여 병행수입이 허용된 다.262) 다만 국내외 상표권자가 동일인이 아니면서 국내 상표권자가 해당 상표가 부착된 지정상품을 ① 전량 국내에서 제조하는 경우(국내 주문자상표부착방식 제조 포 함) ② 해외에서 주문자상표부착방식으로 제조하여 수입하는 경우(다만 주문자상표 부착방식으로 제조하는 외국 제조자가 국외 상표권자로부터 해당 상표의 사용허락을 받은 경우에는 그러하지 아니하다) 또는 ③ 국내 상표권자가 해당 상표가 부착된 부분품을 수입하여 조립하거나 일부 가공한 뒤 수입된 부분품과 HS 6단위 세번이 다른 완제품을 생산하는 경우와 같이 제조만 하는 때에는 상표권을 침해한 것으로 본다.263)

참고로 미국 관세법 제526조도 상표권자로 하여금 수입을 금지할 수 있도록 허용해 주고 있는데 미국 관세청은 위 규정을 집행함에 있어서 상당한 견해의 변화를 보여 왔고 1972년에 마련되어 오늘날까지 효력을 가지고 있는 관세청규칙에 의하면 ① 미국과 외국의 상표권 또는 상호가 동일인 또는 동일기업에 의하여 보유되어 있거나 ②미국과 외국의 상표권자 또는 상호권자가 모자회사의 관계에 있거나 동일한 주주에 의하여 소유되어 있거나 동일인에 의해 경영되고 있는 경우 또는 ③ 외국에서 제조된 상품이 미국 권리자의 허락 하에 상표 또는 상호를 부착하여 수입된 경우에는 미국 상표권자가 병행수입을 금지할 수 없도록 하고 있다.

진정상품의 병행수입이 허용되는 경우에도 병행수입을 하여 판매하는 업자가 당해 상품의 광고를 하기 위해서 상표를 사용하는 행위가 상표권침해에 해당되는지 문제된다. 광고에 타인의 상표를 허락 없이 사용함으로써 출처 또는 후원관계의 혼동을 초래한다면 상표권침해에 해당된다고 볼 수 있다고 한 우리 하급심 판례가 있다.264) 이에 관해서 대법원은 선전광고물, 상품포장지, 쇼핑백, 내부간판 등에 상표를 사용하는 것은 출처혼동의 위험성이 없고 진정상품의 상표를 표시하는 것에 불과하기 때문에 병행수입이 정당한 것으로 허용되는 범위 내에서는 관련된 상표사용 또한 상표권침해로 되지 않으며 외부간판이나 직원의 명함 등에 상표를 부착해서 사용하는 것 역시 그 상품과 품질에 있어 차이가 없는 이상 상표권침해가 되지 않지만 앞서 선전광고물 등과 달리 외부간판이나 직원명함은 병행수입업자의 영업을 상표권자 또는 상표사용권자의 영업으로 오인할 위험이 충분히 있기 때문에 그러한 영업표지 또는 서비스표지로 오인될 수 있는 범위 내에서 부정경쟁방지법상 영업주체 혼동행위에는 해당된다고 판시한 바 있다.265) 또한, 적법하게 병행수입을 자가 임의로 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 그 등록상표를 표시하거나 위와 같이 등록상표를 표시한 것을 판매하면 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해칠 염려가 있으므로 병행수입 이후의 사후행위로 인해서 상표권의 침해로 인정될 수도 있다.266)

이러한 병행수입 허용 여부에 관한 기준을 토대로 해서 우리나라 공정거래위원회는 ‘병행수입에 있어서의 불공정거래행위의 유형고시’267)를 채택해서 적법한 병행수입을 부당하게 방해하는 일련의 행위유형을 불공정거래행위에 해당된다고 보고 있다. 그러나 상표권자 또는 전용사용권자가 제3자의 병행수입을 저지하려고 하는 어떠한 경우에 부당한 방해 또는 불공정거래행위에 해당되는지를 판단하는 것은 쉽지 않은 문제로서 이는 그러한 병행수입 저지행위를 불공정거래행위로 보아서 시정명령을 내리고자 하는 공정거래위원회가 입증해야 할 문제이다. 예컨대 국내의 상표 전용사용권자가 진정상품을 수입하고 있는데 제3자가 허락없이 진정 상품을 병행수입하게 되자 전용사용권자가 외국의 상표권자와의 사용허락계약에 따라서 병행수입 부분에 대한 보상금 또는 커미션의 지급을 상표권자에게 요구하고 상표권자는 그러한 요구에 따른 지급을 한 후 병행수입업자에 대한 진정상품의 공급을 거절하게 된 경우에 전용사용권자의 상표권자에 대한 커미션지급청구가 병행수입의 부당 저지에 해당되는지 여부에 대해서 공정거래위원회가 입증하지 못한다면 전용사용권자의 행위를 불공정거래행위라고 볼 수는 없다.268)

이상과 같은 상표의 병행수입을 둘러싼 기준에 관하여 대법원은 다음과 같이 판단하고 있다. 즉, 국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 지정상품과 동일· 유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 한다고 보았다. 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 하고 여기에서 품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수되는 서비스로서의 고객지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아니라고 판단하고 있다.269)

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 V. 상표권 2. 상표권의 효력