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107.민사적 구제
민사적 구제
<AI 핵심 요약>
상표권 침해 구제는 '실제 사용 여부'와 '침해자의 고의성'이 핵심입니다. 특히 2020년 도입된 징벌적 손해배상은 상표의 식별력과 명성이 손상된 정도를 고려하므로, 브랜드 가치가 높은 상표일수록 강력한 구제가 가능합니다. 1. 상표권 침해의 민사적 구제 체계 상표권이 침해되었을 때 권리자는 크게 세 가지 방향으로 대응할 수 있습니다.
2. 다양한 손해액 산정 방식 손해액을 입증하는 것은 매우 어렵기 때문에, 상표법은 여러 가지 산정 방식을 제공하여 권리자를 돕고 있습니다. (1) 실손해액 산정 (상표법 제110조)
(2) 법정손해배상제도 (상표법 제111조) 손해액의 구체적 증명이 도저히 불가능할 때 사용할 수 있는 '최후의 보루'입니다.
3. 상표법만의 독특한 쟁점 (1) 침해자의 고의 추정 (제112조) 특허법은 '과실'을 추정하지만, 상표법은 '고의'를 추정합니다. 상표등록 사실은 공보를 통해 널리 알려져 있으므로, 이를 침해했다면 '알고도 썼다'고 보는 것입니다. 이는 손해배상뿐만 아니라 징벌적 손해배상 적용 시 유리하게 작용합니다. (2) "사용하지 않는 상표"의 손해배상 책임 판례에 따르면, 상표를 등록만 해두고 실제 영업에 사용하지 않았다면 침해자가 있더라도 상표권자에게 '손해'가 발생한 것으로 보지 않습니다. 따라서 손해배상을 청구하려면 본인의 영업 활동 증빙이 필수적입니다. (3) 권리남용의 항변 비록 상표가 등록되어 있더라도, 그 등록에 명백한 무효 사유가 있다면 법원은 이를 근거로 상표권자의 침해 금지 청구를 '권리남용'으로 보아 기각할 수 있습니다. 무효 심결이 확정되기 전이라도 법원이 자체적으로 판단할 수 있다는 점이 중요합니다. 4. 비밀유지명령 (2011년 도입) 소송 과정에서 손해액을 입증하기 위해 상대방의 매출 장부나 영업 비밀을 들여다봐야 할 때가 있습니다. 이때 그 비밀이 소송 외의 목적으로 유출되는 것을 막기 위해 법원이 명령을 내리는 제도입니다. |
* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.
가. 개요
상표권침해에 대한 구제수단으로는 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권 등이 인정되는데 그 구제수단의 구체적인 내용은 특허권침해로 인한 구제수단과 아주 유사하다. 다만 특허권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는 데 반해서 상표법은 상표권을 침해한 자에게 고의가 있는 것으로 추정(상표법 제112조)하고 있는 점이 차이점으로 주목된다. 그러나 상표법에서 상표권을 침해한 자에게 고의가 추정된다고 해서 이런 추정이 형사처벌의 전제로서 고의로 볼 수 있을지 그리고 형사적 책임에 있어서 그러한 고의추정이 타당한지는 극히 의문스럽다.
상표법도 손해액입증의 어려움을 해결하기 위해서 특허법에서와 마찬가지로 ‘양도수량 기준 손해액(제110조 제1항),’ ‘침해자이익 기준 손해액(제3항),’ ‘합리적 사용료 상당 손해액(제4항),’ ‘합리적 사용료 초과 실손해액(제5항),’ ‘기타 법원인정 상당 손해액(제6항),’ ‘징벌적 손해액(제7항),’ 또는 ‘법정손해액(제111조)’과 같은 여러 가지 손해액 산정방식을 제시하고 있다. 특히, 특허법 및 부정경쟁방지법이 2019년 개정으로 ‘고의에 의한 침해행위’에 대한 징벌적 손해배상제도를 도입함에 따라서, 상표법과 디자인보호법도 2020년 개정으로 거의 유사한 징벌적 손해액의 산정에 관한 규정을 도입하게 되었다. 다만, 상표법은 징벌적 손해액을 산정함에 있어서 고려해야 할 사항들 가운데 “침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도”를 제시함으로써 상표권 보호의 취지를 명확히 하고 있다. 이는 특허법이 “침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부(특허법 제128조 제9항)”를 고려해야 할 사항으로 제시함으로써 ‘특허권자가 경제적 약자인 경우’에 징벌적 손해배상제도가 활용될 수 있음을 시사한 것을 볼 때 그 입법취지에 있어서 약간 상이함을 보여준다.
손해액을 입증한다는 것은 우선 상표권의 침해로 인해서 손해가 발생했다는 것을 입증해야 한다는 것을 의미한다. 그런데, 우리 판례를 보면 상표권침해가 있다고 해서 항상 손해가 발생하는 것으로 추정되는 것은 아니라고 하는 독특한 해석론을 제시한 바 있다. 다시 말해서, 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당 액이 손해로 인정되는 것은 아니고 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 특수한 사정이 있는 경우에는 침해자에게 어떠한 손해배상책 임도 인정할 수 없다고 판시한 바 있다.367) 우리 상표법이 최소한의 손해액으로서 제시한 실시료 상당액 또는 법정손해액에 관한 규정을 무색하게 만든 무리한 해석론이다.
| 367) 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결. |
특허권의 침해로 인한 민사적 구제를 청구하는 소송에서 특허권의 무효를 주장할 수 있는지 문제되어 온 것처럼, 상표권의 침해를 다루는 소송에서도 담당법원은 상표등록의 무효사유가 존재하는지 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다. 대법원 은 전원합의체 판결에서 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용 에 해당하여 허용되지 아니한다고 판시한 바 있다.368)
| 368) 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결. 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결. |
나. 법정손해배상의 신설
아울러 한미 자유무역협정에 따른 2011. 12. 2. 개정법을 통하여 상표법에서는 저작권법에서와 마찬가지로 법정손해배상제도를 도입하였다. 즉, 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실 로 침해한 자에 대하여 상표법 제110조에 의한 손해배상의 특칙(가령 이득액의 손해액 추 정 등)에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 상표권자 또는 전용사용권자는 법원 이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 법정손해배상청구로 변경할 수 있다.
법정손해배상에 관한 상표법규정은 손해액 증명의 곤란에도 불구하고 피해자의 권리구제를 가능하게 하기 위한 예외적 규정이므로 그 적용요건은 엄격하게 해석하여야 한다. 따라서 상표권자가 법정손해배상을 청구하려면 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 침해자의 상품이 상표권자의 지정상품과 같거나 동일성이 있어야 한다.369)
| 369) 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결. |
다. 비밀유지명령의 신설
2011. 12. 2. 개정 상표법은 비밀유지명령 제도를 새로 도입하고 있다(상표법 제227 조 내지 제229조 참조). 이것은 한미 자유무역협정의 추상적인 내용 수준의 합의를 이행하기 위한 것이지만 실제 한국법에 도입된 내용은 일본의 그것에 이미 구현되어 있는 제도라는 점, 민사소송법상 오래전에 도입된 소송기록열람제도와 달리 소송당사자의 영업비밀 공개 등을 제약하는 제도라는 점 등은 이미 특허법상의 비밀유지명령 부분에서 설명하였다.
*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제4장 상표법 Ⅶ. 상표권의 침해 2. 민사적 구제
