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[사례분석] 상표권 침해 소송에서 '상거래 관행에 따른 상호 사용'으로 방어하기

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<핵심 요약>

타인의 등록상표와 유사한 상호라도 상거래 관행에 따라 통상적으로 사용하면 상표권 침해가 성립하지 않는다. 법원은 피고의 상호 사용을 영업 주체를 알리는 표시로 보았고, 사업 형태가 달라 수요자 혼동 가능성이 없다면 부정경쟁행위도 부정했다. 이는 표장의 유사성만으로 사업이 금지될 위험을 줄이고, 정당한 상호 사용 권리를 방어하기 위함이다.

자세한 기본 법리는 아래 위키들을 참고하십시오.

• 상표권침해대응 상표적 사용 항변
• 타인의 상표를 상호로 사용시 법적 문제
• 상표법위반의 요건

1. 사건 개요

피고는 2022년 '△△△A'라는 상호로 건강기능식품 유통업 사업자 등록을 하고 온라인으로 상품을 판매했다. 한편, 2017년부터 '△△△'라는 상호로 동종 영업을 해오던 원고들은 추후 '△△△'를 상표로 등록한 뒤, 피고의 상호 사용이 자신들의 상표권을 침해하고 부정경쟁행위에 해당한다며 사용 금지 및 손해배상 소송을 제기한 사건이다.

2. 주요 법적 쟁점 및 판단

본 사건은 타인의 등록상표와 유사한 자기의 상호를 사용한 경우, 상표권 침해 책임에서 벗어날 수 있는지 여부가 핵심 쟁점이다. 법원은 상표의 유사성은 일부 인정하면서도, 다음과 같은 법리를 적용하여 최종적으로 피고의 손을 들어주었다.

2.1. 효력 제한: 상거래 관행에 따른 상호 사용

상표법 제90조 제1항 제1호는 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 경우에는 타인의 상표권 효력이 미치지 않는다고 규정한다. 이 사건에서 법원은 피고가 사업자 등록을 한 상호 '△△△A'를 온라인 스토어명 등으로 사용한 것은, 상품의 출처를 나타내는 '상표'로서 사용한 것이기보다는 자신의 영업 주체를 표시하기 위한 '상호'로서 사용한 것으로 보았다.

이는 상호를 특별히 도안화하거나 눈에 띄게 변형하여 타인의 상표와 혼동을 적극적으로 유발하려는 의도가 보이지 않는 한, 통상적인 상호 사용은 상거래 관행으로 인정되어 상표권 침해에 해당하지 않는다는 취지이다.

2.2. 부정경쟁행위 성립 여부

원고는 피고의 행위가 부정경쟁방지법상 영업 주체 혼동 행위에 해당한다고도 주장했다. 그러나 법원은 피고가 원고의 주력 상품을 직접 판매하지 않고 단순히 온라인 플랫폼을 통해 건강기능식품을 유통하는 역할에 그친다는 점, 양측의 주된 영업 형태가 다른 점 등을 고려할 때, 일반 수요자가 두 영업 주체를 혼동할 가능성이 희박하다고 판단했다. 따라서 부정경쟁행위 역시 성립하지 않는다고 보았다.

2.3. 선사용권 항변의 가능성

비록 법원이 상표법 제90조를 주된 근거로 판단하였으나, 이 사건에서는 선사용권 역시 중요한 방어 논거가 되었다. 상표법 제99조는 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표 출원 전부터 자신의 상표를 계속 사용해 온 경우 그 사용을 계속할 권리를 인정한다. 이 사건에서 피고는 원고의 상표가 등록되기 전부터 '△△△A'라는 상호를 사용해왔으므로, 선사용권 항변의 요건을 충족할 가능성이 있었다.

3. 법원의 판단

1심 재판부는 상표의 유사성은 인정했으나, 피고의 사용은 상거래 관행에 따른 상호 사용(상표법 제90조 적용)에 해당하고 부정경쟁행위도 성립하지 않는다고 판단하여 원고 청구를 기각했다. 항소심 및 상고심도 원심 판단을 유지하여 피고가 최종 승소했다.

※ 관련 법률 인사이트
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