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특허발명의 이전

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

특허발명의 이전에는 특허권의 양도와 실시허락의 두 가지 방법이 있다. 실시허락의 경우에는 특허권의 이전은 없지만 실시권을 가진 제3자가 발명을 실시할 수 있다는 점에서 발명이 이전되는 경제적 효과가 있기 때문이다. 발명은 무체재산이기 때문에 물건과 달리 제3자에게 이전하더라도 양도인으로부터 언제나 특허권의 실시권을 박탈하는 것은 아니다.

가. 특허권의 양도

(A) 권리 이전의 등록

특허권의 이전이란 특허권의 권리주체를 변경시키는 것을 말한다. 우리 특허법은 양도의 경우 및 질권의 설정만을 규정하고 있지만, 특허권은 일종의 재산권이므로 다른 일반적인 재산권과 마찬가지로 양도는 물론이고 상속, 신탁, 여타 담보권의 설정 등의 목적이 된다(다만 특허받을 권리는 특허법 제37조 2항에서 질권설정을 금지하고 있다). 다만 특허권은 독점적 권리이므로 배타성을 가지게 되는데, 이때 특허권의 객체인 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상이므로, 그 내용을 공시해 두어야 거래의 안전을 보장할 수 있어, 우리 특허법은 부동산 거래와 유사한 등록주의를 채택하고 있다. 따라서 특허권 자체, 또는 전용실시권의 이전은 상속 등의 경우를 제외하고는 등록을 하지 않고서는 이전의 효력이 발생하지 않으며, 통상실시권의 경우는 등록을 하지 않고서는 제3자에게 대항할 수 없다(특허법 제101조, 제118조). 이때 등록은 공동신청주의를 채택하고 있으므로, 부동산 등기와 마찬가지로 일방이 이를 해태하면 타방에 등록청구권이 발생한다. 상속이나 법인의 합병 등과 같은 포괄승계의 경우에는 등록이 없어도 권리 이전의 효력을 인정하되 신권리자는 이러한 사실이 있었음을 지체 없이 신고해야 하는 것으로 하고 있다(특허법 제101조 2항). 특허권의 이전도 일반적 권리의 이전과 마찬가지로 이전된 권리에 하자가 있는 경우에는 하자담보책임을 진다. 이때 민법 제569조 이하의 하자담보책임에 관한 규정 중 특허권의 성질에 적합한 것들이 준용된다.

(B) 공유특허권의 이전

특허법은 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다고 규정하고 있다(특허법 제37조 제3항, 제99조 제2항). 이러한 특허법 규정은 공유자가 지분처분을 자유롭게 할 수 있다고 규정한 민법규정과 상반되고 오히려 합유자의 1인이 자신의 지분을 처분함에 있어서 합유자 전원의 동의를 얻어야 하는 민법상 합유관계에 유사하게 규정하고 있는 것이다.301) 아마도 특허법의 취지는 특허권의 공유자가 다른 공유자의 동의 없이 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있도록 규정하고 있기 때문에 공유자가 누구인지가 특허권의 가치에 중요한 영향을 미친다고 생각해서 공유지분의 처분에 다른 공유자의 동의를 얻도록 요구하고 있는 것으로 보인다.

현행 특허법의 규정은 공유특허권의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가지는 것으로 보고 있으나, 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없다. 특히 공동발명자가 아니지만 사후에 특허권의 일부지분을 양도받아서 특허권을 공유하게 된 공유자 사이에는 공동의 사업을 위해서 지분 양도가 이루어진 경우가 아니라면 굳이 합유관계로 취급할 이유가 없다. 우리 대법원도 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정이 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 해석한 바 있다.302)

기본적으로 특허권 공유자의 상호관계에 관한 당사자 간 명시적인 계약이 없는 한, 가장 효율적이고 합리적인 상호관계가 무엇인지 분석해볼 필요가 있다. 특허권의 이전 및 행사는 수익의 내부적인 분배와 밀접히 관련되어 있다. 만일, 공유 자가 특허발명을 자유롭게 실시하면서도 그 수익을 지분의 비율에 따라서 다른 공유자에게 분배해 주어야 할 의무를 가진다고 전제한다면303) 공유자의 발명실시에 따라서 특허권의 경제적 가치 또는 최소한 공유지분의 경제적 가치가 감소하거나 악영향을 받을 이유는 없다. 따라서 수익의 분배에 관한 의무를 명확히 한다면, 공유지분의 처분이나 실시허락 등 특허권 행사에 반드시 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다고 규정할 필요는 없을 것이다. 특허권의 공유에 대해서는 입법론적인 재검토가 필요하다.

(C) 특허권의 이중양도

특허의 이중양도란 특허를 받을 지위에 있는 자가 특허권자가 그의 특허를 여러 사람에게 별개로 양도하는 행위를 말하는데 그 양도시기에 따라서 별개의 효과가 인정된다. 먼저 특허출원을 하기 전에 이중으로 양도한 경우에는 제일 먼저 출원한 자가 특허권을 받게 된다. 다만 동일한 날에 출원한 경우에는 특허의 동시출원의 문제로 해결하 면 되는데 그 결과 협의에 의하든지, 협의가 이루어지지 않으면 모두 그 출원의 효력을 인정받지 못한다. 두 번째로 특허출원 후에 이중양도된 경우에는 특허법은 특허출원인 변경신고의무를 규정하고 있으므로 먼저 명의변경신고를 한 자에게 유효한 양도가 인정 된다. 역시 같은 날에 2 이상의 신고가 있는 경우에는 협의에 의하여 신고인을 정하게 된다. 특허등록 후에 이중양도된 경우에는 부동산의 이중양도의 문제와 유사하게 해결된다. 따라서 먼저 등록한 자에게 유효한 특허권이 부여되고 먼저 등록한 자가 특허권자의 배임행위에 상당한 영향을 끼치지 않은 한 위 양도행위는 유효한 것이 된다.

나. 특허발명의 실시허락(實施許諾)

(A) 실시허락의 종류

약정실시권은 법정실시권에 대응되는 개념으로서, 특허권자 등의 권리보유자와 실시 또는 이용하고자 하는 자와의 사이에 자유로운 계약을 통하여 부여된 실시권을 말한다. 당사자 간의 계약에 의해서 이루어지는 실시허락에도 그 허락의 범위와 조건에 따라서 크게 전용실시허락과 통상실시허락으로 구별된다. 물론 이러한 약정실시권의 경우 에도 공정거래법에 위반될 수 없는 한계는 있으나 그러한 실정법이나 사회질서에 위반되지 않는 한도 내에서는 자유롭게 실시료 등을 비롯한 조건과 내용을 결정할 수 있다. 특허발명의 실시에 관해서 당사자 간의 자발적인 합의가 성립되지 못한 경우에는 발명의 이전은 이루어질 수 없는 것이 원칙이지만, 특허법은 아주 예외적인 경우에 한해서 비자발적인 실시허락(법정실시 및 강제실시)에 관한 규정을 두고 있다.

a) 전용실시권

전용실시권(專用實施權, exclusive license)이란 유체물에 대한 전세권, 지상권 등과 마찬가지로 무체물인 특허발명 등에 대한 독점배타적인 지배·이용권을 말한다. 이러한 측면에서 전용실시권의 부여는 계약기간 동안 특허권을 양도한 것과 동일한 경제적 효과를 가져다준다. 전용실시권이 발생하는 원인으로는 전용실시계약을 맺는 경우가 대표적이다. 전용실시권의 성립요건은 설정계약과 등록이다. 전용실시권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 않으면 효력이 발생하지 않는다(특허법 제101조 1항 2호). 전용실시권은 물권에 유사하므로 제3자에 대하여 주장할 수 있는 대세적 효력이 있어서 특허권이 제3자에게 양도된 경우에도 전용실시권자는 양수인에 대해서 자신의 전용실시권을 주장할 수 있다.304)

전용실시권은 물권 유사의 권리이므로 계약 내용에 제한을 가하여 체결할 수도 있고, 권리의 범위는 본래의 특허권의 모습에 의하여 제한된다. 전용실시권을 설정하는 계약에서 실시권의 범위를 제한하고 있는 경우에 그러한 계약내용을 포함한 일체의 계약조건을 포함한 전용실시권 설정 사실을 등록해야 효력이 발생한다고 해석된다. 전용실시권의 범위에 제한이 가해진 경우에 실시권자가 그러한 범위를 초과해서 특허발명을 실시하면 그 초과한 한도에서 특허권을 침해한 것으로 되는지 아니면 단순히 실시계약의 위반 즉 채무불이행의 책임만이 문제되는지 해석상 논란이 될 수 있다. 다만, 설정계약에서 실시권의 범위를 제한했음에도 불구하고 설정등록에서 그 범위제한에 관한 내용을 빠뜨린 경우, 우리 대법원은 등록이 되지 않은 한도에서 효력이 발생하지 않는 것이라고 보고 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 될 뿐이고 특허권 침해의 책임을 지는 것은 아니라고 판시한 바 있다.305)

전용실시권은 물권에 유사하기 때문에 그 양도가 가능하지만, 상속 등 일반승계의 경우와 실시사업과 일체로서 양도하는 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻어 이전하여야 한다. 특허권자의 동의를 얻도록 하는 이유는 누구에게 전용실시권이 귀속되는가 하는 문제는 계약상 매우 중요한 권리이기 때문인데, 실시사업과 일체로 양도하는 경우에는 특허권자를 해할 가능성이 적으므로 동의를 얻지 않아도 되는 것으로 하고 있다(특허법 제100조 3항). 전용실시권은 특허권의 소멸, 설정기간의 만료, 계약의 해제, 권리의 포기 등에 의해 소멸하지만 특허권의 소멸원인 중 특허권자의 포기의 경우는 전용 실시권자의 보호를 위하여 전용실시권자의 동의를 얻도록 하고 있다(특허법 제119조 1항).

b) 통상실시권

통상실시권(通常實施權, nonexclusive license)이란 다른 사람의 특허발명을 채권적으로 사용·수익할 수 있는 권리를 말한다. 즉, 통상실시권자는 계약으로 정한 범위 내에서 특허발명을 실시할 권리를 가진다. 따라서 통상실시권이란 유체물에 대한 임차권과 유사한 것으로 볼 수 있으며 그 결과 배타성이 없는 것이 특징이다. 통상실시권의 발생원인에는 실시권설정계약에 의한 경우, 법정실시권을 취득하는 경우, 행정처분에 의한 강제실시권을 취득하는 경우가 있다. 통상실시권의 발생의 경우 등록이 대항요건인 점에서 등록이 효력발생요건인 전용실시권과 차이가 있으며, 이러한 등록의 성질로 인해서 등록의무를 인정할 것인지에 대하여 견해의 대립이 있다.

통상실시권의 이전에 있어서도 상속 기타 일반승계의 경우, 실시사업과 같이 이전하는 경우와 법정실시권 또는 강제실시권의 이전의 경우를 제외하고는 전용실시권의 경우와 마찬가지로 특허권자의 동의를 요한다. 전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자와 전용실시권자의 동의를 요한다. 또한 존속기간의 만료, 설정계약의 하자로 인한 계약의 취소와 해제, 특허권의 소멸 등은 통상실시권의 소멸의 원인이다. 또한 통상실시권자의 이익을 보호하기 위하여 특허권자 등의 권리의 포기는 통상실시권자의 동의를 요한다. 통상실시권이 제3자에 의하여 침해된 경우에 일반적 채권침해의 이론을 적용할 수 있을 것인가에 대하여 견해가 나뉘며, 특허권자의 금지청구를 대위행사할 수 있는지에 관하여도 견해가 대립되고 있다.

c) 법정실시

법정실시권(法定實施權, statutory license)이란 법률의 규정에 의하여 제3자에게 통상실시권을 부여하는 제도를 말하며, 국민경제상 필요 또는 특허권자와 제3자의 이익조정을 위하여 인정된다. 우리 특허법상 인정되는 법정실시권으로는 ① 직무발명에 대하여 사용자 등이 가지는 통상실시권(발명진흥법 제10조 1항) ② 특허료추납기간 혹은 보전 기간경과로 특허출원포기 또는 특허권소멸의 외관이 생긴 후 책임질 수 없는 사유로 인한 기간경과임을 이유로 특허출원 등이 회복된 경우 앞서의 외관을 신뢰하여 발명의 실시 혹은 사업의 준비를 한 경우에 인정되는 통상실시권(특허법 제81조의3 5항) ③ 선사용권(先使用權, 혹은 선용권), 즉 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 모르고 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 한 경우에 인정되는 통상실시권(특허법 제103조) ④ 중용권(中用權), 즉 특허 등의 무효심판청구의 등록 전에 그에 대하여 권리를 가지고 있는 자가 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 그 발명의 실시사업 또는 그 사업의 준비를 한 경우 인정되는 통상실시권(특허법 제104조 제1항) ⑤ 디자인권의 존속기간 만료 후의 원디자인권자가 특허권자에 대하여 가지는 통상실시권(특허법 제105조) ⑥ 질권설정 이전에 그 질권의 목적인 특허발명을 실시하고 있는 경우, 질권의 행사로 인하여 특허권이 이전된 경우 원특허권자가 가지는 통상실시권(특허법 제122조) ⑦ 후용권(後用權), 즉 재심으로 특허권이 회복된 경우에 있어 재심청구 등록 전에 선의로 실시하던 자에 대하여 인정되는 통상실시권(특허법 제182조, 제183조 제1항)이 있다.

d) 강제실시

강제실시(强制實施)에 관해서는 다음 항목의 ‘특허권 제한’에서 자세히 살펴보도록 한다.

(B) 실시허락의 조건

a) 실시료

실시료(實施料, royalty)는 특허권·상표권·디자인권·저작권 등을 이용한 대가이다. 실시료는 원칙적으로 특허권 등의 권리보유자와 그 실시권자 또는 이용권자와의 사이에 체결되는 실시허락계약 또는 이용허락계약에 의해서 자유롭게 결정된다. 그러나 통상실시권설정의 재정에 의해서 이루어지는 강제실시권 또는 법정허락에 의한 이용권의 대가는 그러한 재정이나 담당부처에 의해서 타의적으로 결정되기도 한다.

b) 수출지역의 제한

특허권자가 실시권자로 하여금 일정한 국가에의 수출을 금지하거나 수출량 또는 수출금액을 제한하는 것은 수출시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 공정거래법의 위반으로 판단될 수 있다.306) 그러나 계약 체결 당시 특허권자의 기득권지역(당해 특허권 등록지역 등)에 대하여 실시권자의 수출을 제한하는 것은 특허권등록의 속지주의(territorial limitation)에 비추어 허용될 수도 있다. 다시 말해서, 기득권지역에의 수출을 제한하는 것이 언제나 적법한 것은 아니고, 기득권지역의 국내법에 의하더라도 계약제품의 수출제한이 허용되는 경우에 한해서 그러한 수출제한이 적법한 것으로 된다는 것이다.307)

c) 판매지역의 제한

특허권자는 특허권의 배타적 권리로서의 당연한 속성으로서, 영토의 전부 또 는 특정한 일부에 한하여 특허발명의 실시에 관한 배타적 권리를 부여할 수 있고, 발명제품의 전부 또는 일부제품에 한해서 특허발명실시허락계약을 체결할 수 있다.308) 이러한 특허법규정으로 인하여 특허발명실시허락계약에 포함되는 판매지역 의 제한은 원칙적으로 유효하다.309) 따라서 특허권자는 대한민국 영역 내에서 복수의 특허실시권자(licensee)를 선택할 수 있고 특허실시권자에 대한 배타적 지역의 할당 여부도 결정할 수 있으며, 다수의 실시권자에게 상이한 제품에 관한 실시권을 별도로 부여할 수도 있다.310) 수직적 지역제한(Vertical territorial restraints)은 소매업자 사이의 과당경쟁을 제거함으로써 발명제품의 시장경쟁력을 제고하고 소매업자들도 안정된 투자를 해서 오히려 상이한 제품 간의 경쟁을 촉진하는 경쟁유발적인 효과도 있기 때문에 적법한 것이다.

그러나 특허권자와 실시권자가 경쟁적 관계에 있음에도 불구하고 특허발명실시허락계약상의 판매지역의 제한을 통해서 국내 판매지역의 분할 또는 시장분할을 공모하는 것은 부당하게 경쟁을 제한하는 부당공동행위에 해당될 수 있고311) 또한 계약당사자 이외의 제3자에 의한 재판매의 지역을 제한하는 것은 특허법상 소위 ‘특허권 소진의 원칙(doctrine of exhaustion)’에 반하는 특허권남용으로 불공정거래행위에 해당될 수 있다.312)

d) 거래상대방 제한

거래상대방을 제한하는 것은 가격차별을 가능하게 하고 특히 재판매의 상대방을 제한하는 것은 특허법상의 기본원칙인 ‘특허권 소진의 원칙(doctrine of exhaustion)’에 정면으로 반하는 특허권남용으로 경쟁을 제한하는 것이므로 공정거래법의 위반이다. 예컨대 의약품에 관한 특허발명실시허락계약을 체결하면서 생산된 의약품을 제3의 의약품제조업자에의 판매를 금지할 뿐만 아니라 이 의약품을 제3의 의약품제조업자에게 재판매하지 못하도록 하는 금지의무를 부과한 경우,313) 농약품에 관한 특허권자가 특허발명제품인 농약을 생산해서 유통업자에게 판매하면서 유통업자 간의 가격경쟁을 제한하기 위해서 당해 유통업자들이 재판매할 농부고객들에 대한 제한을 부과한 경우314)에 공정거래법에 위반된다.

또한 특허권 등의 상호실시(cross-license) 또는 공동이용(patent pool)의 협정도 당연위법은 아니고, 실제로 필수적인 특허발명이나 장애가 되는 특허발명 등의 교환이나 이용을 촉진하여 특허권자 사이의 이해충돌을 해결함으로써 경쟁을 촉진한다.315) 그러나 그러한 공동이용협정의 당사자들인 회사들이 동일산업의 경쟁자관계에 있었고 공동이용협정의 내용으로서 다른 자에게는 협정대상의 특허발명의 사용을 인정하지 아니하는 때에는, 거래상대방 제한·생산량 제한·가격협정 등을 공모한 부당공동행위에 해당되거나 기타의 경쟁제한적인 협정으로 판단될 가능성이 있다.316)

e) 판매(재판매)가격의 제한

본래 독점적 이윤을 극대화하기 위한 통상적인 방법의 하나가 가격의 조작 또는 공급량의 조절이지만, 특허발명 제품의 경우에는 특허권에 따른 보상의 극대화를 위해서 어느 정도의 가격조절은 허용되는 것이 아닌가 하는 의견도 제시되어 왔다.317) 그러나 특허발명실시허락계약 등에서와 같이 잠재적 경쟁의 관계에 있는 경우에 실시권자로 하여금 일정한 판매가격이나 재판매가격을 따르도록 강제하는 것은 명백히 수평적 경쟁제한으로서 특허권에 따르는 보상극대화의 범위를 넘는 것으로서 허용될 수 없다.

f) 특정 기술의 사용제한 또는 강요

특허권자가 실시권자로 하여금 계약기술(제품, 업종)과 유사하거나 대체가 가능한 경쟁제품을 사용하지 못하도록 하거나(exclusive dealing or tie-out) 또는 계약기술과 무관한 기술이나 제품의 구입을 강제하는 것(tie-in)도 특허권을 남용해서 명백한 수평적 경쟁제한을 하는 효과가 있기 때문에 공정거래법의 위반이라고 판단될 수 있다. 후자의 경우(tie-in)는 특히 끼워팔기로서 실시권자의 기술선택의 자유를 박탈하는 것으로서 일괄구입이 강요되는 제품의 시장에서의 경쟁을 감소시킬 우려가 있기 때문에 공정거래법의 위반에 해당될 수 있다. 이 경우에 계약제품 또는 계약기술(tying product)과 부수되는 기술·제품(tied products)에 각각 별도의 시장 이 존재해야 하고, 특허권자가 그 주된 제품의 시장에서 ‘경제적인 힘’을 가지고 있 어야 하는데318) 특허권이라고 하는 배타적 권리로 인하여 특허권자는 통상적으로 ‘경제적인 힘’을 가지고 있는 것으로 추정된다. 그러나 부수되는 기술·제품(tied product)이 주된 제품(tying product)(특허권)이외의 제품에는 사용할 수 없는 경우 또는 부수되는 제품의 이용이 특허발명상품의 품질 유지와 특허권자의 그에 관한 신용을 유지하는 데 반드시 필요한 경우 등에는 예외적으로 끼워팔기도 적법한 것 으로 된다.

g) 개량기술의 이전

특허권자가 실시권자로 하여금 계약기술과 관련하여 실시권자가 취득한 지식이나 경험 또는 개량기술에 대해서 특허권자에게 보고 또는 통지할 의무를 부과하거나 실시권자가 이룩한 개량기술(제품)에 대해 특허권자에게 대가없이 소유권 또는 배타적 실시권을 주도록 하는 것(Grant-back clause)은 특허권자의 시장지배력을 부당히 유지·강화하는 것에 해당될 수 있고, 실시권자의 연구개발 의욕을 저해하여 신규기술개발을 저해하고 제품시장 및 기술시장에서의 경쟁을 감소시킬 가능성이 크다.

h) 부쟁의무

부쟁의무(不爭義務)란 실시권자가 소송으로 당해 특허의 무효를 주장하는 것은 할 수 없다는 특허권자와 실시권자 간의 계약상 의무를 말한다. 실시허락계약 또는 이용허락계약(license)에 삽입되는 부쟁의무조항(no challenge clause)은 실시권자가 계약기술의 유효성 또는 공지성 여부를 다툴 경우 제공자가 계약을 해지할 수 있도록 규정한 조항 으로 불공정거래행위에 해당되는지 여부가 문제된다. 예컨대 특허권 무효주장의 금지는 계약당사자들의 신의성실 의무를 반영한 유효한 계약조항이라고 보는 견해와 입법례도 있다. 그러나 특허권 무효주장의 금지가 있으면, 본래 실시료를 지급하지 아니하고 자유로이 사용할 수 있는 기술에 대하여 특허실시권자가 실시료를 계속 지급하도록 함으로써 특허권자가 부당하게 특허실시권자에게 불이익한 거래조건을 강요하는 것이 될 것이다. 또한 본래 특허를 받을 수 없는 기술에 대하여 특허가 계속 유효한 것으로 존속하는 것은 다른 사업자에 의한 동일한 기술의 사용을 배제함으로써 경쟁을 제한하게 되기 때문에 명백한 불공정거래행위로 보아야 할 것이다. 또한 특허권 무효사유가 있음에도 불구하고 당사자 사이의 합의에 의하여 특허권의 무효를 주장할 수 없게 하는 것은 특허권이 부여되지 말았어야 할 기술에 대하여 특허권이 계속 유효한 것으로 추정되도록 강요하는 이른바 특허권남용에 해당되기도 하는 것이다. 따라서 특허권자가 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙을 원용하여 특허권 무효주장의 금지를 합리화하도록 허용하는 것보다는 특허권남용의 방지 또는 경쟁제한을 금지한다는 차원에서 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙에 대한 예외를 인정할 필요가 있고 특허권 무효주장의 금지조항에도 불구하고 실시권자가 특허권의 유효성을 자유로이 다툴 수 있도록 허용해 주어야 할 것이다.

참고로, 일본 공정거래위원회의 운용기준에 의하면 특허권 유효성 부쟁의무에 관한 계약조항은 불공정한 거래방법에 해당하는 것으로 될 우려가 있는 사항의 하나로 되어 있고 유럽공동체위원회규칙은 특허권의 유효성을 다투는 것을 금지하는 조항을 금지대상(blacklist)의 하나로 열거하고 있다.319) 또한 미국 판례에 의하면 특허권 무효주장금지의 조항은 무효이고 그러한 조항에도 불구하고 실시권자는 실시대상인 특허의 유효성을 다툴 수 있다고 한다.320) 즉 특허무효주장금지에 관한 계약규정에도 불구하고, 미연방대법원은 특허의 무효를 다툰 때로부터 실시료의 지급을 중지할 수 있도록 허용해 줌으로써, 특허의 유효성에 관한 사법심사를 되도록 조기에 할 수 있도록 유도하는 것이 특허법정책에 부합하기 때문에 특허권 무효주장금지의 조항은 무효라고 판시한 것이다. 이것은 특허의 양도인이 후에 자신이 양도한 특허가 무효라고 주장하면서 특허침해에 대한 항변을 하는 것이 금지되는321) 것과 대조된다. 이러한 차이는, 특허발명실시허락계약의 경우에는 특허의 무효주장이 금지된다면 실시권자는 무효일지도 모르는 특허권에 대해서 실시료를 지급해야 한다는 모순이 있지만, 특허권의 양도의 경우에는 양도인이 이미 자신의 특허권의 대가 즉 양도대가를 받았기 때문에 금반언의 원칙에 대한 예외를 인정할 필요가 크지 않다는 점에 기인한다.

부쟁조항에 관하여 우리 대법원이 아주 흥미로운 판결을 내린 바 있다. 즉, 상표등록취소심판청구사건에서 대법원은 상표등록 취소심판에 관한 법규정이 제재적인 성격의 규정이고 동시에 공익에 관한 규정이라고 전제하고 심판청구인이 상표 사용허락계약에 따라 상표를 사용하여 오다가 취소심판을 청구하는 것이 신의성실의 원칙에 어긋나는 감이 있다 하여도, 그러한 사실만으로 제재적 규정이고 공익에 관련된 규정인 등록취소심판에 관한 상표법규정의 적용이 배제될 수는 없다고 판시하였다.322) 본건에서 가장 핵심이 되는 논점은 ‘상표권을 다투지 않기로 하는 계약조항’이 유효할 것인가, 다시 말해서 계약당사자들은 그러한 계약조항에 구속되고 따라서 상표등록의 무효나 취소의 심판을 청구하지 못하게 되는가 하는 점일 것이다. 본건의 문제된 조항은 ‘계약이 해지된 이후에는 위 상표를 사용하지 아니하며, 또한 그 사용사실을 이유로 상표권을 다투지 아니한다’는 내용으로 되어 있다. 이에 대하여 우리 대법원은 등록취소심판에 관한 상표법규정은 제재적인 규정이고 동시에 공익에 관한 규정이기 때문에 사인 간의 합의에 의하여 배제될 수 없는 성질의 규정이고 또한 사인 간의 합의에 의하여 자유로이 배제할 수 있도록 한다면 공익적 규정이 사문화될 뿐 아니라 상표권자의 위법한 행위를 용인하는 결과로 될 것이라고 판단하면서 상표권을 다투지 않기로 하는 계약조항에도 불구하고 상표등록의 취소사유가 있으면 이해관계인은 취소심판을 청구할 수 있는 것이라고 판시 하였다. 이러한 대법원판결은 부쟁의무를 규정하는 것이 불공정거래행위에 해당된 다고 보는 입장과 일맥상통하는 것으로 해석될 수 있지만 다른 한편으로는 상표권 자가 위 사건에서 주장한 바와 같이 취소심판을 청구한 심판청구인이 상표 사용허락계약에 따라서 상표를 사용한 계약당사자이었고 자신의 상표사용권이 등록되어 있지 아니한 것을 알면서 상표사용의 이익을 향유했으면서도 계약해지와 동시에 상표사용 허락행위가 상표등록 취소사유에 해당된다고 주장323)하는 것은 상관습 및 신의성실의 원칙에 반하는 것이 아닌지의 문제도 신중하게 검토해 볼 필요가 있다.

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅵ. 특허권  5. 특허발명의 이전