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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 출원서

특허를 받고자 하는 자는 특허청장에게 특허출원서를 제출하여야 한다. 특허출원서에는 ① 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) ② 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) ③ 발명의 명칭 ④ 발명자의 성명 및 주소를 기재하여야 한다. 이러한 특허출원서에는 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다(특허법 제42조).

나. 명세서

특허출원서와 함께 제출되는 명세서(Specification)는 가장 중요한 서류일 것이다. 특허권은 민법상의 소유권과는 달리 유형물을 대상으로 하지 아니하고 무형의 기술적 사상을 그 객체로 하고 있는데, 그러한 객체를 구체적으로 확인할 수 있도록 해 주는 것이 명세서인 것이다. 즉, 토지대장이 토지소유권의 객체를 확정해 주는 것에 비유한다면, 명세서는 특허권의 객체를 확정해 주고 발명기술을 일반 공중에게 공개하는 기능을 하는 문헌인 것이다. 명세서에는 발명의 설명과 청구범위를 적어야 한다(특허법 제42조 제2항).

(A) 발명의 설명의 기재요건

a) 명확하고 상세히 기재할 것

명세서에 기재되는 ‘발명의 설명’이라고 함은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재한 것을 말한다(특허법 제42조 3항 1호). 또한 발명의 설명에는 ① 발명의 명칭 ② 기술분야 ③ 발명의 배경이 되는 기술 ④ 해결하려는 과제, 과제의 해결 수단 및 발명의 효과가 포함된 발명의 내용 ⑤ 도면의 간단한 설명 ⑥ 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 ⑦ 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항이 포함되어야 한다(특허법 제42조 제2항, 특허법 시행규칙 제21조 제3항). 다만 이 중 ②, ④, ⑤ 및 ⑦은 해당하는 사항이 없는 경우에는 생략할 수 있다(특허법 시행규칙 제21조 제4항).

본래 특허법은 발명자에게 특허권이라고 하는 배타적 권리를 발명에 대한 인센티브로 제공하는 대가로 그 발명을 일반 공중에 공개하도록 하여 과학기술의 발전을 도모하고자 하는데 바로 그러한 공개의 실현방법으로서 특허법은 명세서에 발명의 설명을 기재하도록 요구하고(실시가능성 요건: Enablement requirement) 그러한 명세서기재요건이 충족되지 못한 경우를 거절결정 및 무효심판의 사유로 규정 하고 있다(특허법 제62조 4호 및 제133조 1항). 특허발명이 일반 공중의 자유로운 이용의 대상이 되는 것은 특허권의 존속기간이 만료된 이후이지만, 명세서를 통해서 조기공개된 발명은 인류 지식의 총량을 증가시켜 주고 이는 추가적인 연구와 발명의 소재로 이용될 수 있기 때문이다. 명세서에 기재된 발명의 설명으로 인하여 명세서는 소위 기술공개문헌으로서의 의미를 가지게 되고 특허심사과정에서 출원발명의 신규성과 진보성 등의 특허요건을 설명해 주는 기능을 하며 특허등록된 이후에는 청구범위를 보완해 주는 중요한 기능을 수행하게 된다. 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 바 출원 시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.197)

종전에는 특허출원명세서 중 ‘발명의 상세한 설명’ 사항에 반드시 당해 발명의 목적, 구성, 효과를 기재하도록 요구하였는데, 생명공학분야 등 발명 기술의 다양화·복잡화 추세에 따라 특허출원인이 위와 같은 기재요건에 따라서는 충분하게 그 사항을 작성할 수 없는 경우가 다수 발생하게 되었다. 이에 따라 2007. 1. 3. 특허법 개정으로 ‘발명의 상세한 설명’ 사항의 기재요건을 완화하여 발명의 목적, 구성, 효과라는 형식에 얽매어 기재할 필요는 없게 되었다. 하지만 현재까지 발명의 목적, 구성, 효과는 당해 발명의 진보성 등 요건을 판단하는 데 중요한 기능을 하고 있다. 발명의 목적이라고 함은 기존의 기술이 가지고 있는 문제점을 전제로 해서 당해 발명이 해결하고자 하는 과제를 말한다. 발명의 구성이라고 함은 발명자가 발명의 목적을 위해서 구체적으로 채택한 기술적 수단과 방법 특히 실시례 또는 실시태양을 말한다. 발명의 효과라고 함은 당해 발명이 선행기술에 비하여 뛰어난 제품의 성질이나 비용의 절감 또는 안정성 등의 효과를 말한다. 참고로, 특허침해소송에서 특허권자가 명세서에 기재한 효과를 스스로 부정하고 그와 다른 효과를 가진 제품을 특허침해품이라고 주장하는 것은 신의성실의 원칙에 반하기 때문에 허용되지 않는다고 하는 일본 하급심 판례도 있다.198)

b) 수치한정발명의 명세서 기재

명세서에 발명을 설명함에 있어서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다. 따라서 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 그 청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시 예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 위 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는 특허법이 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것이다.199)

c) 의약용도발명의 명세서

의약의 용도발명에서 특허출원 명세서에는 필요하다면 약리효과의 기재도 포함해야 한다. 기계장치 등에 관한 발명과는 달리, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는, 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하기 때문에 명세서에 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.200) 최초 명세서에 그 기재가 없었다면, 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것으로 해석된다.

d) 배경기술 기재의무의 신설

한편 2011. 5. 24. 개정된 특허법은 발명의 상세한 설명을 기재함에 있어 ‘그 발명의 배경이 되는 기술을 기재할 것’이라는 요건을 추가하였다(특허법 제42조 3항 2호). 미국 특허법이나 특허협력조약(PCT) 규칙(regulations)201)에서는 각각 배경기술의 기재를 의무화하고 있었고 종전의 우리 특허법에서도 ‘발명의 상세한 설명’의 구체적인 기재방법에 관해서는 동 시행규칙에 따르도록 위임하였는데(법 제42조 3 항) 그 시행규칙에서 배경기술을 별도 항목의 기재사항으로 포함한 별표15호 서식 에 따라서만 명세서를 제출하도록 규정하고 있었으므로 현실적으로는 배경기술 기재가 어느 정도 강제되었지만 법률에 명시된 것은 아니었던 까닭에 엄정하게 지켜지지는 아니하였었다.

이런 사정을 고려하여 개정법에서는 배경기술을 기재하여야 하는 의무를 특허법상 발명의 설명의 기재요건으로 명시하였으므로 이를 위반한 특허출원은 ‘명세서 기재불비’의 사유로 거절결정을 받게 된다(법 제62조 4호). 다만, 배경기술을 기재하 지 않았다고 하더라도 특허등록 이후에는 무효사유가 되지 아니하며(법 제133조 1항 1호 참조),202) 후술하는 정보제공의 사유도 되지 아니한다(법 제63조의2).203)

(B) 미생물발명의 설명

명세서에는 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 설명이 기재되어 있어야 하지만 미생물발명의 경우에는 통상의 지식을 가진 자가 당해 미생물을 입수할 수 없는 한 명세서의 기재만으로 당해 미생물발명을 실시할 수 없다. 따라서 우리 특허법 시행령은 미생물발명에 대한 특허출원을 하고자 하는 자로 하여금 그 미생물을 일정한 기관에 기탁하도록 하고 더 나아가 그 발명을 적법히 실시하고자 하는 자에게 미생물 시료를 분양하도록 하고 있다(특허법 시행령 제2조 내지 제4조).

(C) 청구범위

특허발명의 보호범위는 청구범위(請求範圍, claim)에 기재된 사항에 의하여 정해지는 바 청구범위는 명세서의 필요적 기재사항 중의 하나에 해당된다. 청구범위는 특허출원을 한 자의 입장에서는 특허권이 보호받는 범위를 확정해 주는 기능을 하고(특허법 제97조), 일반 공중의 입장에서는 자유롭게 이용할 수 있는 기술이 무엇인지를 명확히 해줌으로써 법적 안정성의 전제가 되는 것이므로, 청구범위를 특허발명의 보호범위로 보는 것은 바로 그러한 취지에서인 것이다. 따라서 청구범위에는 명확한 기재만이 허용되고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다.204)

청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항, 즉 ‘청구항(Claims)’을 기재해야 하고, 청구항은 2 이상의 복수로 기재할 수 있다(다항제: 특허법 제42조 4항). 본래 우리 특허법은 특허출원에 있어서 1발명을 1특허출원으로 하는 소위 ‘발명의 단일성’을 전제로 하고 있으면서도 동시에 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 하는 ‘일군의 발명’이라는 개념을 인정하고 있어서, 청구범위의 다항제를 도입하게 된 것이다. 복수의 청구항을 기재할 수 있도록 허용하는 소위 ‘다항제’에서는 발명에 대한 보다 철저한 보호를 기할 수 있다. 예컨대 각 청구항마다 특허요건을 갖추어야 하는 반면에 각 청구항마다 권리를 행사할 수 있고 침해소송의 대상이 되며 무효심판의 범위는 청구항마다 할 수 있어서 특허의 일부무효심판도 허용된다. 그러나 우리 대법원 판례는 다수의 청구항으로 되어 있는 특허출원을 심사하는 단계에서는 하나의 출원을 전체로 보아서 특허결 정을 할 것인지 아니면 거절결정을 할 것인지를 판단해야 한다고 보고 있다.205)

다항제를 취하고 있는 특허법 하에서 특허를 받고자 하는 자는 1 또는 2 이상의 항으로서 보호를 받고자 하는 사항을 기재할 수 있고, 이 청구항은 내용에 따라 독립항 과 종속항으로 나뉜다. 독립항과 종속항이란 각각의 청구항이 다른 청구항을 인용할 수 있는가에 따른 구분으로 상호 독립되어 있다는 점에서는 차이가 없다. 독립항이란 발명 의 문제의 해결에 필요한 모든 구성요소를 다른 항의 인용 없이 기재한 항이고, 종속항 이란 독립항 또는 다른 종속항이 인용하는 모든 구성요소를 포함하여 이를 부가 또는 제한하여 보다 구체화시키는 역할을 하는 항이다. 따라서 독립항의 기재는 발명자의 아 이디어로부터 얻어질 수 있는 모든 실시태양을 포섭할 수 있을 만큼 넓게 기재되어야 하는 것이고 종속항은 진보성 있는 기술사항에 해당하는 부분을 기재하는 부분이다.

독립항이든 종속항이든 특허의 청구범위를 기재함에는 원칙적으로 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고 청구항의 기재에 있어서는 발명이 명확하고 간결하게 기재되 어야 한다. 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다고 함은 공개되는 부분과 특허로 보호되는 부분간의 일치를 꾀하기 위함이고, 명확하고 간결하게 기재되어야 한다고 함 은 권리자와 제3자에 대하여 예측가능성을 확보하기 위함이다.

(D) 청구범위의 해석

청구범위를 어떻게 해석할 것인가는 특허권의 범위를 좌우하게 되는 중요한 의미를 가진다. 청구범위가 특허권 부여의 대가로 일반 공중에게 공개되는 기술의 범위 특히 그 외연을 뜻한다고 본다면, 각 청구항은 구체적이고 명확하게 기재되어 야 하며 청구범위를 벗어난 기술에 대해서는 당해 특허권의 효력이 미치지 아니한 다고 해석되어야 할 것이다. 그러나 장래의 모든 침해유형을 예상하여 청구범위를 기재한다는 것은 현실적으로 거의 불가능한 일이기에 청구범위를 보호발명의 외연 이라고 보아서 그 문언에 따른 형식논리적인 보호만에 그친다면 특허발명의 실질 적인 도용을 묵인해 주고 발명자 보호의 법정책은 실현될 수 없게 되므로, 청구범 위를 해석함에 있어서 명세서에 기재된 발명의 설명도 참고하여 청구항을 융통성 있게 해석해야 할 것이다. 우리 대법원도 특허발명의 범위를 판단함에 있어서, 발 명의 상세한 설명과 도면을 일체로 하여 참고해야 할 것이고, 청구범위의 기재에만 구애될 수는 없다고 판시하고 있다.206) 특히, 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 객관적·합리적으로 정해야 한다.207)

청구범위를 해석함에 있어서는 문제된 특허발명의 출원에서 특허등록에 이르기까지의 과정에서 나타난 출원인이나 특허청의 견해를 참작할 수 있다. 이러한 ‘출원경과참작의 원칙’이 인정되는 것은 금반언의 원칙과 마찬가지로 특허출원과정에서 자신의 이익을 위해서 출원인이 제출한 서류나 의견은 이후에도 출원인 스스로 부인하지 못하도록 하는 것이 신의칙에 부합되고 출원인의 기망을 억제하는 데 효율적일 뿐만 아니라 청구범위의 정확한 해석에도 도움이 되기 때문이다. 따라서 출원경과참작의 원칙은 비록 특허법상 명문의 규정은 없지만 당연히 적용된다는 것이 통설의 입장이고, 출원경과참작의 원칙의 정확한 적용을 위하여 누구든지 열람을 할 수 있는 서류들을 근거로 해야 할 것이다.

(E) 발명의 설명과 청구범위

전술한 바와 같이 명세서에 기재된 발명의 설명은 청구범위를 해설해 주는 기능을 한다고 볼 수 있다. 특히 청구범위에 기재된 청구항의 일부가 발명의 설명에서는 언급되지 않거나 불충분하게 설명되어 있는 경우에는 명세서 기재요건의 위배로 거절결정 또는 무효심판의 사유로 될 것이다. 다른 한편 명세서에서 발명의 설명에는 기재되어 있으나 청구범위에 반영되어 있지 아니한 사항은 ‘발명의 설명’ 의 해설적 기능에도 불구하고 특허권의 보호범위에 포함되기 어려울 것이다. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않기 때문이다.208)

(F) 제법한정(製法限定) 물건발명 청구항

특허법은 물건의 발명뿐만 아니라 방법의 발명도 보호하고 있으므로209) 특허법상 제조방법 즉 제법의 발명을 특허등록하기 위해서 청구항에 기재하는 것은 당연히 적법하다. 다만, 어떤 경우에는 새로운 물건의 발명이지만 그 물건의 제조방법에 의해서만 설명되고 정의될 수 있는 경우, 또는 물건의 발명을 그 발명의 구성으로 청구범위를 기재하면서 동시에 “보충적인 청구항 (backup claim)”으로서 그 청구범위에 “제조방법에 의한 물건(product-by-process)”의 특정을 포함하는 형식, 제법한정 청구항210)식으로 청구범위를 기재하는 것이 허용되는지 문제된다. 어떠한 경우이든지 ‘물건의 발명’에 관한 특허청구는 어떠한 방법으로 제조하는가에 관계 없이 그 물건 자체를 대상으로 한 것이기 때문에 ① 물건의 발명에 관한 특허청구 에 있어서 제조방법의 기재를 허용할 것인가 ② 그러한 제조방법의 기재를 허용한 다고 하더라도 그러한 제조방법의 기재가 신규성과 진보성의 판단에 있어서 어떻 게 취급되어야 하는지, 그리고 ③ 특허권침해 여부에 관한 판단에 있어서는 그러한 제조방법이 물건의 발명의 구성에 포함시켜 해석되어야 하는지와 같은 어려운 문 제를 던져주고 있다.

본래 청구범위에 기재하는 청구항은 ‘명확하고 간결하게’ 기재될 것이 요구된다.211) 따라서 물건의 발명에 관한 특허청구에 있어서 제조방법을 기재하는 것은 ‘명확하고 간결하게’ 기재되었다고 볼 수 있을지에 관한 의문이 제기되기도 한다.212) 그러나 물건의 발명이더라도 그 제조방법 이외에는 다른 적절한 표현형식이 없는 경우에는, 예외적으로 물건의 발명에도 그 제조방법의 기재를 인정하는 것이 오히려 그 발명을 명확하고 간결하게 기재한 것이라고 볼 수 있는 경우도 있을 것이다. 일정한 방법으로 제조된 물건이 그 물건 자체로서 신규성과 진보성의 요건을 갖추면 특허등록에 의해서 보호받지 못할 이유가 없기 때문에 새로운 물건의 발명 이 제조방법의 기재가 있다는 이유만으로 등록거절되는 것은 불합리하다고 말할 수 있다. 우리나라 특허청도 ‘… 방법으로 제조된 물건,’ ‘… 장치로 제조된 물건’ 등 의 형식으로 물건에 관한 청구항을 기재하는 방식은 특허를 받고자 하는 물건의 구 성을 적절히 기재하기 어려운 경우에 한해서 예외적으로 인정하고 있다.213)

문제는 물건의 발명에 관한 특허청구에 있어서 제조방법의 기재가 없으면 그 발명을 설명할 수 없는 경우가 아니더라도 보다 광범위하게 제조방법의 기재를 허용할 것인가 여부이다. 이와 관련해서 미국 사례를 보면 제조방법의 기재가 없더라 도 물건의 발명을 그 구성, 효과 등으로 충분히 표현할 수 있는 경우에 제법청구항 의 기재가 부적법하다고 본 특허심결에 대해서 미국 연방항소법원은 제조방법의 기재가 물건의 발명을 표현할 수 있는 유일한 방법이 아니더라도 그러한 제조방법 의 기재에 의해서 청구범위가 적절히 설명될 수 있는 경우에는 널리 허용된다고 판시한 바 있다.214) 연방항소법원의 이러한 일련의 판례에 의하면 제법한정 물건발명에 관한 청구항이 순수한 형태의 물건의 발명에 관한 청구항보다 그 보호범위에 있어서 제한된다고 보고 특허출원인이 자신의 발명을 보다 정확하게 표현하는 데 필요하다면 널리 제법한정 물건발명의 청구항으로 출원할 수 있다고 판시한 것이다.215) 따라서 이러한 판례에 의하면 순수한 형태의 물건의 발명에 관한 청구항은 그 보호범위가 넓어서 신규성이나 진보성이 부인될 위험이 크기 때문에 그러한 위험을 피하기 위한 특허청구항 기재방법으로 제법한정 물건발명의 청구항이 이용될 수 있다고 본 것이다. 따라서 이러한 판례에 의하면 자신의 물건의 발명을 보다 적절히 표현하기 위해서 필요하다면 제조방법을 청구항에 기재할 수는 있지만 그러한 제법한정 물건발명에 관한 특허권이 공지·공용의 물건에까지 확대될 수는 없는 것이고 제법한정 물건발명에 관한 보호범위는 청구항에 기재된 제조방법에 의해서 만들어진 물건에 한정된다고 해석된다.216)

물건의 발명의 청구범위에 제조방법의 기재가 포함되어 있는 경우에 당해 특허발명의 신규성 및 진보성 유무를 판단함에 있어서 그 제조방법을 당해 특허발명의 구성에 포함시켜 그 신규성 및 진보성 유무를 판단할 것인가 문제된다. 기본적으로 제법한정 물건발명에 관한 청구항도 ‘물건의 발명’에 관한 특허법적 보호를 청구하는 것이지 제조방법 그 자체에 관한 보호를 청구하는 것이 아니므로 신규성과 진보성의 판단대상도 물건 자체이다. 다시 말해서 청구항에 기재된 제조방법이 신규성과 진보성을 갖추었는지 여부보다는 그러한 제조방법으로 제조된 물건 자체의 구성이 공지·공용의 물건의 구성과 비교해서 신규성과 진보성을 갖추었는지 여부가 판단의 기준이 된다. 우리 특허청도 제법한정 물건발명에 관한 특허청구항의 심사에 있어서 제조방법이 아니라 물건 자체를 대상으로 심사해야 한다는 점을 명확히 하고 있다.217)

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅴ. 특허출원 및 심사 2. 출원서류