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심사청구제도

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<AI 핵심 요약>

* 본 법률위키는 저자의 허락을 받아 『지식재산권법』(제6판)의 원문을 수록하였습니다. 본 저서의 전체 목차와 체계적인 분류는 [지식재산권법] 목차 및 전체 가이드: 정상조·박준석 공저 (제6판) 페이지에서 열람하실 수 있습니다.

가. 심사청구제도의 의의

(A) 제도의 취지

심사청구(審査請求) 제도는 앞에서 살펴본 출원공개제도와 함께 심사의 지연을 방지하고, 중복연구 또는 중복투자로 인한 폐해를 줄이기 위해서 모든 출원발명을 심사하지 않고 일정 기간 내에 심사청구된 출원만을 심사하는 제도이다. 심사청구를 하지 아니하는 특허출원에 대해서는 심사를 하지 아니함으로써 불필요한 심사 또는 심사의 지연을 피할 수 있고 다른 한편으로는 오랜 기간 동안 심사청구하지 아니하는 출원발명에 대해서도 출원공개제도에 의해서 특허출원인의 의사와는 무관하게 출원발명을 일반 공중에 공개하도록 함으로써 전체적으로 심사의 지연을 방지하기 위하여 마련된 제도이다. 특허출원인으로서는 선행기술에 관하여 잘못된 지식을 가지고 경솔하게 출원한 경우도 있고 특허출원한 발명이 1년여 만에 진부한 것으로 되어버리는 등의 이유로 특허출원절차를 더 이상 진행시킬 의사를 가지고 있지 아니한 경우도 있을 수 있는 바, 그러한 경우에까지 특허청이 심사에 인력을 낭비할 필요는 없을 것이기 때문에 심사청구된 특허출원에 한해서만 심사가 진행되도록 한 것이다.

(B) 청구권자

특허출원이 있으면 누구든지 그 날로부터 3년 이내에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다(특허법 제59조 2항). 즉, 심사청구권자에는 아무런 제한이 없다. 심사청구를 할 것인지 여부를 결정해야 할 가장 큰 이해관계를 가진 자는 물론 특허출원인 자신이지만, 특허출원된 발명을 실시하고자 하는 제3자로서도 출원발명이 특허받게 되는지 여부에 대해서 커다란 관심을 가지고 있기 때문에 심사청구권자에는 아무런 제한이 없는 것이다. 특히 심사청구가 심사절차를 개시하는 행위에 불과하기 때문에 제3자에게 심사청구를 할 수 있도록 하여도 특허출원인에게 아무런 불이익도 없다. 심사청구는 심사절차를 개시하는 행위에 불과하기 때문에 심사청구의 취하도 인정되지 않는다. 심사청구를 할 수 있는 자는 되도록 넓게 인정해도 무방하기 때문에 법인격 없는 단체도 그 대표자의 명의로 심사청구를 할 수 있다고 본다. 제3자가 심사청구를 하는 데에는 아무런 제한이 없지만 일정 기간 내에 심사청구료 또는 수수료도 납부하여야 한다.

(C) 청구기간

심사청구는 출원일로부터 3년 내에 할 수 있다. 3년의 청구기간은 현실적으로 특허출원을 한 때를 기산점으로 하여 산정하여야 하기 때문에 우선권을 주장하면서 출원한 특허발명에 대한 심사청구의 경우에도 우선일이 기준이 되는 것이 아니고, 우리나라 에 실제로 출원한 날이 기준이 된다. 출원분할과 변경출원의 경우에는 3년의 청구기간 이 경과한 후에도 분할출원 또는 변경출원을 한 날로부터 30일 이내에는 심사청구를 할 수 있다(특허법 제59조 3항). 이러한 기간 내에 심사청구가 없으면 특허출원은 취하한 것으로 본다.

나. 심사청구의 효과

(A) 심사청구의 공개

특허청장은 출원공개 전에 출원발명에 대한 심사청구가 있는 때에는 출원공개시에, 출원공개 후에 심사청구가 있는 때에는 지체 없이 특허공보에 그 뜻을 게재하여야 한다 (특허법 제60조 2항). 제3자도 심사청구를 할 수 있기 때문에 일단 심사청구가 있으면 그 사실을 널리 알려서 중복적인 심사청구가 없도록 하기 위한 것이다. 특히 출원인이 아닌 제3자로부터 심사청구가 있는 때에는 심사에 대하여 가장 이해관계가 많은 특허출원인에게 그 심사청구가 있은 사실을 통지하여야 한다(특허법 제60조 3항).

(B) 심사의 우선순위

심사청구의 효과로서 심사청구의 공고를 한다는 것 이외에 보다 더 본질적인 효과로는 심사청구된 순서에 따라서 출원발명에 대한 심사에 착수하게 된다는 것이다(특허법 시행규칙 제38조). 그러나 특허청장은 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되거나, 긴급처리를 요한다고 인정되는 특허출원발명이 있으면, 그러한 출원발명을 다른 출원발명에 우선하여 심사하게 할 수 있는 이른바 우선심사제도가 있다(특허법 제61조). 이 가운데 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우란 방위산업분야의 특허출원, 녹색기술과 직접 관련된 특허출원, 수출촉진에 직접 관련된 특허출원, 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원, 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원, 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권 주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행 중인 것에 한한다), 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원, 전자거래와 직접 관련된 특허출원 등을 말하며, 이상과 같은 우선심사를 신청하려는 자는 심사청구가 있은 후에 우선심사신청서를 제출하여 자신의 출원발명을 다른 출원발명에 우선하여 심사해 주도록 신청할 수 있다(특허법 시행령 제9조 및 제10조). 우선심사제도는 방위산업분야라거나 녹색기술 관련 분야의 출원발명과 같이 공익적인 이유에 의해서 우선심사를 인정하는 경우도 있고 제3자에 의한 특허발명의 무단실시로부터의 보호라고 하는 특허출원인 보호를 이유로 하는 경우도 있다. 특히 후자의 경우에는 특허출원인이 원칙적으로는 출원공개 후에 제3자에 대한 보상금청구권을 가지지만, 그러한 보상금청구권은 특허권설정등록이 된 이후가 아니면 행사할 수 없고(특허법 제65조 3항), 따라서 출원발명에 대한 심사가 지연되면 특허권자로서는 회복할 수 없는 피해를 받게 될 수 있기 때문에 인정된 제도이다.

(C) 심사청구의 취하 가능성

심사청구가 일단 있으면 그러한 심사청구를 취하할 수는 없다(특허법 제59조 제4항). 심사청구의 취하를 인정하면 심사절차가 지나치게 복잡해지기만 하고, 심사청구의 취하를 하고자 하는 자는 특허출원자체의 취하를 할 수도 있기 때문에 심사청구의 취하는 인정되어 있지 않다. 그리고 3년의 심사청구기간 내에 아무런 심사청구도 없는 경우에는 그 특허출원은 취하한 것으로 본다(특허법 제59조 5항).

*출처: 정상조, 박준석,『지식재산권법』 (제6판, 홍문사, 2024년) 제2장 특허법  Ⅴ. 특허출원 및 심사 8. 심사청구제