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모인출원 구제 방법

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모인출원이란, 정당한 발명자 또는 고안자가 아닌 자 또는 그 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원을 말한다. 한 마디로 도둑 특허나 도둑 실용신안을 의미하며, 무권리자에 의한 출원이라고도 한다.

예컨대 발명자가 있음에도 불구하고 다른 사람이 마음대로 특허출원을 해 버린 경우, 회사에서 발명한 직원이 있음에도 불구하고 회사 대표가 임의로 특허출원을 해 버린 경우, 중소기업과 거래하는 대기업이 중소기업의 기술을 습득하여 임의로 특허출원을 해 버린 경우, 공동발명임에도 불구하고 그 중 한 사람이 단독발명자로서 출원을 해 버린 경우 등이 그러한 예이다.

현실적으로 어떤 발명이 있으면 그 발명이 그대로 모인출원되는 경우는 흔치 않다. 대부분 원 발명에 수정을 가하고 변형을 하여 출원하게 되는데, 이 때 발명의 동일성 문제가 발생한다. 즉 어느 정도 변형을 했을 때에 원 발명에 대한 모인출원이 되고, 어느 정도 수정을 가했을 때에 원 발명과 무관한 새로운 발명에 대한 출원이 되는가?

이에 대하여 대법원은 "발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다."라고 판시한 적이 있다(대법원 2011.09.29. 선고 2009후2463 판결).

즉 모인출원된 발명이 원 발명과 비교하여 기술적 구성의 단순 부가ㆍ삭제ㆍ변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는다면 이는 실질적으로 동일한 발명으로 볼 수 있다는 의미이다.

그렇다면 이런 특허 도둑이나 실용신안 도둑이 있는 경우 어떻게 대처하여야 하고, 어떻게 구제받을 수 있을까?

첫째, 가장 근본적인 방법으로는 특허출원 도중에 무효를 만드는 방법이다. 즉 무권리자에 의한 출원은 특허거절 사유(특허법 제62조 제2호)인바, 심사관이 등록을 거절하게끔 정보를 제공하면 된다. 이 경우 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일 이내에 정당한 권리자가 출원하면 모인출원시로 소급하여 특허출원을 한 것으로 본다(제34조).

둘째, 일단 특허가 등록되었다면 등록특허에 대한 무효심판청구를 제기하여 무효를 만들 수 있다. 실무에서 가장 많이 일어나는 모인출원에 대한 대응이다. 하지만 모인출원임을 이유로 등록특허를 무효로 만드는 것은 증거자료의 수집과 치밀한 입증이 있어야 하므로 쉽지 않은 과정이다. 만일 모인출원임을 밝혀 등록특허가 무효가 되었고 그 심결이 확정되었다면 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다(제35조).

다만, 이런 소급 효과를 누리기 위해서는 기한 요건을 준수하여야 하는데, 조속하게 특허무효심판청구를 제기하여야 하고, 만일 무효심결이 확정되었다면 조속하게 특허출원을 해야 하는바, 전자에 관하여는 무효심판의 대상이 되는 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지나기 전에 특허출원을 하여야 하고, 심결이 확정된 날부터 30일이 지나기 전에 특허출원을 해야 한다.

실무에서는 이 2년 및 30일 기간을 준수하지 못한 경우가 많이 발견된다. 이 경우 특허무효심결이 확정되더라도 정당한 권리자의 특허로 환원할 수는 없고 단지 모인출원된 등록특허가 무효만 되는 효과가 있을 뿐이다. 일부에서는 이 경우 민사적인 등록특허명의 이전절차가 가능한지에 대하여 이를 긍정하는 견해가 있었다. 이에 대하여 살펴본다. 

셋째, 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지나고 또는 특허무효심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에는 부득이하게 민사적인 특허권이전등록절차의 소 또는 등록특허명의변경의 소를 제기할 수밖에 없는데, 이러한 소송은 허용되는가?

이에 대하여 학설의 대립도 있었지만, 최근 대법원(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결)은 일본 판례와 같은 결론을 내렸다. 즉 "발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다."고 하여 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지나고 또는 특허무효심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에는 민사적인 특허권이전등록절차의 소가 부적법하다는 결론을 내린 것이다.

이 판결은 등록특허의 귀속 문제는 민사법원이 아닌 특허청ㆍ특허심판원에서 해결하라는 전속관할의 존중 취지가 포함되어 있다.

다만 주의할 점이 있는데, 이러한 특허권 귀속의 문제가 아닌 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 양도의 문제는 민사법원의 심리 대상이 된다는 것이다.

즉 "양도인이 특허 또는 실용신안을 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결)."

위 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결과 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결은 서로 상치 또는 모순되지 않는다는 점에 주의해야 할 것이다.

넷째, 마지막으로 사위출원을 이유로 형사고소가 가능하고(특허법 제229조), 마찬가지로 사위출원을 이유로 민사상 불법행위 손해배상 소송도 가능하다(민법 제750조). 하지만 이런 방법은 형사처벌이나 금전배상을 목적으로 하는 것이기에, 모인출원된 특허를 찾아오는 방법으로는 부적절하다는 단점이 있다. 특히 손해배상은 원칙적으로 불법행위시 즉 모인출원시를 기준으로 산정하니 특허의 장래적 가치를 충분히 반영하지 못할 수밖에 없다.

개인적으로는, 특허법 제35조 단서 조항(다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후 또는 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다)은 지나치게 단기로 설정되어 있어 정당한 권리자 보호에 역행하고 있다는 생각을 가지고 있다. 법적 안정성을 지나치게 고려해 놓은 것으로 보인다.