31.1.

복수의 주체에 의한 실시행위를 특정인에게 귀속시킬 수 있는 경우

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하나의 실시행위를 여러 사람이 나누어 실시하는 경우, 예를 들어 결제시스템을 포함하는 특허발명에서 결제시스템과 나머지 부분이 각각 다른 사람에 의해 운용된다면, 이러한 실시행위 전체를 특정인에게 귀속시켜 하나의 침해행위로 볼 수 있는지가 문제된다.​

실시행위를 특정인에게 귀속시킨 사례들을 살펴보면 다음과 같다.​

대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결에서 다루어진 특허발명은 CD를 제작하기 위해 반드시 실시해야 하는 필수적인 공정에 관한 것이었는데, CD 제작을 위한 스탬퍼를 제작함에 있어서 특허발명을 실시하지 않을 수 없는 점을 고려할 때, 피고가 특정 CD 제작을 위해 제3자에게 스탬퍼를 제작하게 하고, 그에 따라 제3자가 스탬퍼를 제작하기 위해 특허발명을 실시한 것은 결국 피고가 실시하는 것으로 평가하여야 한다고 판단하였다. 이 사건의 경우 피고가 제3자에게 특허발명을 실시하게 한 것이어서 복수의 주체에 의한 실시라고 보기는 어려우나 제3자의 실시행위를 피고의 행위로 평가하였다는 점에서 참조할만하다.​

서울고등법원 2006. 7. 10. 선고 2005라726 결정은 BM특허에 관한 특허권침해금지가처분 사건에 대한 것으로, 확인대상발명의 모든 구성요소를 피신청인이 실시하고 있지는 않더라도, 피신청인이 일부 구성요소를 실시하는 자들에게 수수료 등 명목으로 수익을 배분하는 것을 제외한 대부분의 서비스 이용료를 수령하는 점 등에 비추어 볼 때, 피신청인은 확인대상발명을 주도적으로 기획, 구성하여 이를 제공하면서 그에 따른 경제적 이익을 향유하고, 사업의 성패에 관한 위험부담을 지고 있으므로 결국 확인대상발명을 실시하고 있는 주체는 피신청인이라고 판단하였다.

서울고등법원 2015. 10. 8. 선고 2015나2014387 판결은 BM특허에 관한 특허권침해금지청구에 대한 것으로, 원고의 특허발명의 단계 중 일부 또는 전부를 실시하는 것은 피고가 아닌 사용자들이라고 하더라도, 피고는 복수로 이루어진 특허발명의 단계 중 일부 또는 전부를 의도적으로 생략한 채 피고의 그와 같은 의도를 모르는 스마트폰 사용자들로 하여금 그 단계 중 일부 또는 전부를 실시하게 하였고, 따라서 피고는 형식적으로는 발명의 구성요소 일부 또는 전부를 스스로 실시하지 아니하였으나 스마트폰 사용자들을 도구처럼 이용함으로써 실질적으로는 발명의 구성요소 전부를 실시한 것으로 봄이 타당하다고 판단하였다.​

대법원 2014. 9. 4. 선고 2012다113414 판결은 피고가 제3자에게 특정 기계를 제작하게 하는 방법으로 이를 생산함으로써 원고의 특허권을 침해하였다고 판단하여 제3자로부터 기계를 양수하였을 뿐 이를 생산한 바 없다는 피고의 주장을 배척하였다.​

위 사례들에서는 개별적인 판단기준이 제시되었을 뿐 일반적인 판단기준이 제시되지는 않았는데, 서울고등법원 2017. 1. 24. 선고 2016라20312 결정은 '복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배‧관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배‧관리하면서 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 특허침해를 한 것으로 보아야 한다'라고 하여 실시행위의 귀속에 관한 일반적인 판단기준을 제시하였다.​

이후 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결에서는 위와 동일한 법리를 물건 발명에 적용하여 피고D에 대하여 특허발명의 일부 구성에 해당하는 각 제품의 제작을 지배‧관리하고 이를 납품받아 수출함으로써 영업상 이익을 얻었으므로 각 제품을 단독으로 생산한 것으로 볼 수 있다고 판단하였다.​

실시행위의 귀속에 대하여 명확한 법리가 확립되었다고 볼 수는 없으나, 위 사례들을 종합하면, ①실시행위를 지배·관리하고, ②영업상 이익을 취득하는 자에게는 실시행위를 귀속시켜 단일의 주체에 의한 특허권 침해와 동일하게 판단할 수 있다고 보는 것이 타당하다.​

이를 구체적으로 보면, BM특허의 경우 일부 실시행위를 통신 서비스 제공자, 데이터베이스 서비스 제공자, 결제 서비스 제공자 등에게 분담시키면서 수수료만을 지급하는 경우 또는 실시행위의 일부를 의도적으로 사용자에게 분담시키는 경우, 물건발명의 경우 특허의 일부 구성요소에 해당하는 제품의 제작을 다른 업체에 요청하여 납품받는 경우에도 단일 주체에 의한 침해행위가 인정될 수 있을 것으로 보인다.​

위 기준에 따라 복수 주체의 실시행위를 특정한 단일 주체의 실시행위로 귀속할 수 있는 경우, 단일 주체의 실시에 의한 실시행위와 결국 동일하게 되는바, 특허법 제126조에 따른 침해의 금지 또는 예방청구의 대상이 될 수 있으며, 특허법 제128조에 따른 손해배상책임을 진다고 보아야 할 것이다.