30.

상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위 : 자기의 성명, 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표

• 새 탭 열기
• 작성 이력 보기

1. 제90조 제1항의 취지 

상표권은 재산적 권리인바, 여러 가지 이유로 제한을 받을 수 있다. 대표적으로 계약상의 제한(상표법 제95조, 제97조)가 있지만, 그 밖에 상표권의 효력이 제한되는 경우는, 진정상품의 병행수입, 상표권의 권리남용 등을 들 수 있다. 

한편 상표법 제90조의 효력제한사유는, 상표의 공익적 이유 또는 상표보호 목적에 비추어 특정인에게 독점권을 부여하기에 적합하지 아니한 경우 상표권의 금지적 효력을 제한하기 위해서 만들어진 조문이다. 

상표법 제90조 제1항 각호를 보건대, 상표부등록사유를 규정하고 있는 상표법 제33조, 제34조와 같은 내용인바 본질적으로 상표무효 사유에 해당한다. 

상표법 제90조 제1항은 2016년 개정이 있었는바, 그 경과규정에 대하여 특허법원은 아래와 같이 밝히고 있다. 

2. 제90조 제1항 제1호의 의의

자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 않는다(상표법 제90조 제1항 제1호). 다만 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다(같은 조 제3항). 

이 규정은 자기의 상호 등은 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문에 상호 등이 상품에 관하여 사용되는 방법이 거래사회의 통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위하여 필요한 범위 내에 있는 한 그 상호 등과 동일·유사한 타인의 등록상표권의 효력이 위와 같이 사용된 상호 등에 미치지 않고, 이와 달리 상호 등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 그 표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다는 취지이다(대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결). 

3. 제90조 제1항 제1호의 요건

가. 자기의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 서명, 인장, 저명한 아호, 예명, 필명과 이들의 저명한 약칭

1) 자기의 성명 등이어야 하므로, 타인의 성명 등에 대해서는 이 규정은 적용되지 않는다. 

2) 자기의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 서명, 인장은 저명성을 요구하지 않지만, 그와 달리 아호, 예명, 필명, 약칭은 저명성이 요구된다. 

나. 상거래 관행에 따라 사용하는 상표

구 상표법에서는 '보통으로 사용하는 방법으로 표시되는 상표'라고 규정되어 있었다. 

현 상표법은 '상거래 관행에 따라 사용하는 상표'라고 규정하고 있다. 무엇이 상거래 관행인지는 불확정개념이지만, 2016년 개정 취지에 비추어 보건대 구법의 '보통으로 사용하는 방법'보다는 그 기준이 완화되어 있다. 

특허법원(2021. 5. 7. 선고 2021허1011 판결, 2022. 2. 11. 선고 2021허4799 판결)은 "상표법 제90조 제1항 1호에서 '상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시한다'는 것은 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 표장을 보고 상호를 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 하므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지를 판단해야 한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 취지 참조)."고 판시하거나 또는 

특허법원(2022. 9. 22. 선고 2022나1098 판결)은 "상호를 상거래 관행에 따라 사용한다는 것은 상거래 관행에 비추어 일반 수요자가 해당 표장을 단순히 상호를 표시한 것으로 인식할 수 있음을 전제로 하므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 구성되었는지, 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결 관계, 도형과 결합되어 사용되었는지, 표장이 사용된 대상 및 사용방법 등 표장의 실제 사용태양을 종합하여 상거래 관행상 일반 수요자가 해당 표장을 단순히 상호를 표시한 것으로 인식할 수 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다."라고 판시하였다. 

예컨대 사용표장이 상호와 동일한 글자로 구성되어 있거나, 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 가지지 않은 경우, 일반 수요자 입장에서 상호로 인식할 수 있다면 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당될 가능성이 크다. 

다. 부정경쟁의 목적이 없을 것 (상표법 제90조 제3항) 

상표권의 등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 상표권의 효력이 미친다. 그리고 상표권 등록 이전부터 부정경쟁의 목적이 있었고 상표등록 이후에도 이를 계속 사용한 경우에도 상표권의 효력이 미친다. 

‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 아닌지 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실 사용상태 등 객관적 사정을 고려하여 판단해야 한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결, 특허법원 2022. 2. 11. 선고 2021허4799 판결). 

여기서의 "등록된 상표권자의 신용”은 반드시 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표의 미사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록에 의한 상표권은 여전히 보장되어야 하므로 등록상표의 구성부분 중 일부의 사용이 등록상표의 부정사용(같은 법 제45조 제1항 제2호)에 해당하는 등 특단의 사유가 없는 한 일부의 사용으로써도 부정경쟁자와의 관계에 있어서는 등록상표 자체의 주지성이 획득되어 부정경쟁방지의 보호대상이 되는 것으로 보아야 하며, 그와 같이 부정경쟁방지의 보호대상이 된 등록상표상 권리자의 신용을 이용하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 자기의 상호 등에서 유래한 상표나 서비스표를 사용한 경우에는 위 제90조 제3항에서 규정한 부정경쟁의 목적으로 사용하는 것으로 인정하여야 한다(대법원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결).