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[사례분석] 소형 전자기기 디자인을 베껴 부정경쟁행위에 해당한 사례(서울중앙지방법원 2017가합502502 판결)

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제품의 디자인은 통상 디자인권으로 보호받는다. 때문에 소형 전자기기 디자인에 대한 보호 방안에서 가장 중요한 것은 적시에 디자인권을 등록하여 권리를 확보해 두는 것이다.

하지만 디자인 등록을 미처 하지 못했더라도 부정경쟁방지법으로 보호받을 수 있는 경우가 있다. 본 사안은 이러한 경우에 해당하는 사례이다.

1. 사실관계

원고는 주식회사 A가 보유한 전자담배용 카트리지에 관한 등록디자인(이하 “이 사건 등록디자인”)의 전용실시권자였다. 이에 따라 원고는 이 사건 등록디자인이 적용된 전자담배 제품(이하 “원고 전자담배 제품”)을 2014. 3. 7.부터 국내에 판매해 왔다.

피고는 2015. 3. 16.경부터 아래 도표와 같은 전자담배 제품(이하 “피고 전자담배 제품)을 제조·판매했다.

원고 전자담배 제품		피고 전자담배 제품

그런데 피고는 이 사건 등록디자인이 디자인권 출원 전에 이미 주식회사 A의 홈페이지에 소개되었다는 이유로 무효심판 청구를 했고, 결국 디자인권은 무효가 되고 말았다.

피고는 원고 전자담배 제품을 모방했는데, 원고는 디자인권으로는 보호받을 수 없는 상황이 된 것이다.

2. 원고의 부정경쟁방지법상 손해배상 청구

그러자 원고는 피고 전자담배 제품은 원고 전자담배 제품의 형태를 모방한 것이므로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 “부정경쟁방지법”) 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며 법원에 피고에 대한 손해배상청구의 소를 제기했다.

3. 피고의 항변

이에 대해 피고는 

① 전용실시권자는 부정경쟁방지법에 따른 손해배상을 구할 수 있는 주체가 아니라는 점, 

② 원고와 피고의 각 전자담배 제품은 흡입부 형태에 차이가 있어 형태가 동일하지 않다는 점 

등을 주장했다.

4. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 관련 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 “Dead Copy(베끼기)”를 금지하는 규정이다. 이 규정은, 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 부정경쟁행위로 정의하고 있는데, 이때 상품의 형태란 형상, 모양, 색채, 광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다.

다만 (1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위나 (2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위에 해당할 경우에는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

5. 법원의 판단

1심 법원(서울중앙지방법원)과 2심 법원(특허법원)은 아래와 같은 이유를 들어 원고의 손해배상 청구를 받아들여, 피고는 원고에게 1900만원을 지급하라는 판결을 내렸다(특허법원 2019. 1. 10. 선고 2018나1565).

-      부정경쟁방지법에 따른 손해배상 청구는 상품의 제작자와 독점공급계약을 체결한 전용실시권자도 포함된다.

-      두 제품은 ① 전자 담배를 피기 위해서 입에 닿는 맨 윗 부분의 형상이 납작한 원통형으로 구성되어 있는 점, ② 흡입부와 니코틴 수용부의 결합부 및 제품의 밑 부분에 세로 방향의 요철이 형성되어 있는 점, ③ 위 각 요철이 형성된 부분과 니코틴 수용부 사이에 민무늬 모양의 원통형 금속이 배치되어 있는 점 등이 공통되는데, 이 부분은 수요자의 주의를 끄는 부분이면서도, 전자담배용 카트리지가 그 기능이나 구조상 반드시 취해야 하는 형상이 아니므로, 두 제품의 형태는 지배적인 특징이 서로 다르지 않다. 두 제품은 눈에 잘 띄는 주요 부분들의 구성 형태가 공통되어 전체적인 형상, 모양, 색채가 흡사하고, 전자담배용 카트리지의 정면, 측면 및 세로방향으로 형성된 요철의 모습 및 그에 인접하여 형성된 민무늬의 금속 재질의 원통 형상 등 세부적인 형태마저 흡사함을 알 수 있으므로, 이 사건 제품과 피고 제품은 그 상품 형태 부분이 실질적으로 동일하다.

다만, 법원은 원고 전자담배 제품이 출시된 2013년 2월부터 3년이 경과한 때부터는 부정경쟁방지법에 따라 부정경쟁행위에 해당하지 않다는 전제 하에 손해배상액을 결정했다.

이처럼 제품의 디자인을 보호하는 방법으로는 여러 전략을 구사할 수 있다. 따라서 디자인 등록을 미처 하지 못했거나 디자인권이 무효가 되더라도 부정경쟁행위 해당 여부를 검토해 볼 필요가 있다.

참고로 부정경쟁방지법은 위 (자)목의 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다는 형사처벌 규정도 두고 있다.