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28.[사례분석] 자유실시디자인 항변: 포장 상자 디자인권 침해 분쟁을 뒤집은 특허법원 판례 (특허법원 2022허4000 판결)
[사례분석] 자유실시디자인 항변: 포장 상자 디자인권 침해 분쟁을 뒤집은 특허법원 판례 (특허법원 2022허4000 판결)
사각형 포장 상자는 물류 및 유통 분야에서 가장 보편적으로 사용되는 형태이다. 그러나 그 형태의 보편성 때문에 디자인의 유사성을 둘러싼 법적 분쟁이 발생하기도 한다. 이하에서는 사각형 포장 상자를 둘러싼 디자인권 분쟁 사례를 통해, 등록디자인과 유사한 디자인일지라도 권리 침해에 해당하지 않는 경우를 분석한다.
#사건의 개요
분쟁의 시작은 A가 2019년 4월 4일 출원하여 2020년 1월 6일 ‘물품 운송용 포장용 상자’에 대한 디자인권을 등록하면서부터이다. 이후 B가 A의 등록디자인과 유사한 형태의 포장 상자(이하 ‘확인대상디자인’)를 사업에 사용하자, A는 2021년 6월 1일 특허심판원에 B의 디자인이 자신의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구했다.
#양측의 입장
1. A의 주장
A는 확인대상디자인이 자신의 등록디자인과 전체적인 형상 및 모양에서 비롯되는 심미감이 동일하거나 유사하므로 권리 침해라고 주장했다.
2. B의 주장
반면 B는 자신의 디자인이 기존에 공개된 디자인들(선행디자인)로부터 쉽게 창작 가능한 ‘자유실시디자인’에 해당하거나, 설령 그렇지 않더라도 A의 등록디자인과는 전체적 심미감이 달라 권리범위에 속하지 않는다고 맞섰다.
#특허심판원의 심결(특허심판원 2022. 6. 13. 2021당1672 심결)
이에 대해 특허심판원은 B의 확인대상디자인은, i) 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행디자인들에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하지 않고, ii) 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인은 전체적인 심미감이 유사하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 하면서, A의 주장과 같이 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 심결을 하였다.
그러자 이 심결에 불복한 B는 특허법원에 심결취소소송을 제기했다.
#특허법원의 판결(특허법원 2023. 4. 27. 선고 2022허4000 판결)
그러나 특허법원은 특허심판원과 다른 결론을 내놓았다. 즉, 특허법원은 확인대상디자인이 2018. 9. 5. 인터넷 사이트에 게재된 선행디자인 3과 서로 대조하였을 때 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 3으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다고 보았다. 즉, A의 이 사건 등록디자인과 B가 실시한 확인대상디자인은 서로 대비할 것도 없이, B의 확인대상디자인은 A의 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 하며, 특허심판원의 심결을 취소한 것이다.
특허법원의 구체적인 판단 근거는 다음과 같다.
| [확인대상디자인과 선행디자인 3의 대조] | |
| 확인대상디자인 (이미지) | 선행디자인 3 (이미지) |
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1. 관련 법리: 자유실시디자인의 판단 기준
특허법원은 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지에 관하여 다음과 같은 대법원의 판단 기준을 제시하였다.
| 특허법원 2023. 4. 27. 선고 2022허4000 판결 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조). 여기서 ‘쉽게 실시할 수 있는 디자인’이란 공지디자인 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 그것이 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인을 의미한다. 또한 공지디자인을 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품의 알려진 분야, 그 공지디자인의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조) |
2. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는 이유
특허법원은 다음 세 가지 이유를 들어 확인대상디자인이 선행디자인 3에 기초한 자유실시디자인이라고 판단했다.
가. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는 이유 ① : 구조적·형태적 공통점
우선 첫 번째로 특허법원은 B의 확인대상디자인은 선행디자인 3과 다음과 같이 ①~③의 공통점이 존재한다는 점을 들었다.
- 공통점 ① : 전체적으로 직사각형의 전개도 형상이고, 접었을 때에는 직육면체 형상인 점,
- 공통점 ② : 접었을 때 직육면체의 윗면이 되는 상판에는 상판에 덧대어져 접히는 상판 보강부재 2개와 측면벽에 덧대어져 접히는 측면커버 1개가, 접었을 때 직육면체의 옆면이 되는 각 측면벽에는 측면벽에 덧대어져 접히는 측면 보강부재 2개가, 접었을 때 직육면체의 아랫면이 되는 하판에는 그 일부만이 하판과 덧대어지는 날개 형성부분 2개가 각 형성되어 있는 점
| 확인대상디자인 | 선행디자인 3 |
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- 공통점 ③ : 접었을 때 날개 형성부분이 안으로 접혀 들어가 ‘ㄷ’자 형상의 공간부를 형성하고, 직육면체의 윗면에 연장 형성되어 있던 측면커버가 접히면서 옆면인 측면벽을 덮는 형상이 되어 최종적으로 포장이 완성되는 점
| 확인대상디자인 | 선행디자인 3 |
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나. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는 이유 ② : 기존에 공개된 기술 자료
또한 특허법원은 i) B는 2017. 8. 27.경부터 제3자에게 이탈리아에 본사를 둔 업체로부터 포장기계인 ‘G CartonWrap 1000’를 공급받아 왔고, 해당 기계에 대한 설명서에는 아래와 같은 도면(하단 도표 좌측)이 개시되어 있다는 점과 ii) 2015. 5. 13. 이탈리아 등록특허의 도면(하단 도표 우측)이 개시되어 있다는 점을 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는 이유 중 하나로 제시하였다.
| ‘G CartonWrap 1000’ 설명서 도면 | 2015. 5. 13. 이탈리아 특허 도면 |
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다. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는 이유 ③ : 차이점의 창작성 불인정
물론 확인대상디자인과 선행디자인 3에도 i) 가로, 세로, 높이의 비율이나, ii) 각 보강부재들이 접었을 때 서로 접하는지 여부, iii) 측면커버가 측면벽의 어느 정도를 덮었는지 여부와 같은 차이점 또한 존재하였다.
그러나 특허법원은 위와 같은 차이점들은 포장 상자의 용도, 기능에 비추어 볼 때 물품의 크기에 따라 얼마든지 변경할 수 있는 상업적·기능적 변형이거나, 그 변경이 통상의 디자이너에게 극히 용이한 것으로 보인다고 판단하였다.
따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 3으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다는 것이다.
| 특허법원 2023. 4. 27. 선고 2022허4000 판결 판시 요지 양 디자인은 ① 전체적으로 직사각형의 전개도 형상이고, 접었을 때에는 직육면체 형상인 점, ② 접었을 때 직육면체의 윗면이 되는 상판에는 상판에 덧대어져 접히는 상판 보강부재 2개와 측면벽에 덧대어져 접히는 측면커버 1개가, 접었을 때 직육면체의 옆면이 되는 각 측면벽에는 측면벽에 덧대어져 접히는 측면 보강부재 2개가, 접었을 때 직육면체의 아랫면이 되는 하판에는 그 일부만이 하판과 덧대어지는 날개 형성부분 2개가 각 형성되어 있는 점, ③ 접었을 때 날개 형성부분이 안으로 접혀 들어가 ‘ㄷ’자 형상의 공간부를 형성하고, 직육면체의 윗면에 연장 형성되어 있던 측면커버가 접히면서 옆면인 측면벽을 덮는 형상이 되어 최종적으로 포장이 완성되는 점 등에서 공통된다. ㉮ 확인대상디자인은 접었을 때 직육면체의 가로, 세로에 비하여 높이가 상대적으로 짧아 전체적으로 납작한 직육면체의 형상인데 반하여, 선행디자인 3은 직육면체의 가로, 세로, 높이의 비율이 상대적으로 균형을 이루고 있는 점, ㉯ 확인대상디자인은 접었을 때 각 보강부재들이 서로 접하지 않는 반면, 선행디자인 3은 서로 접하는 점, ㉰ 확인대상디자인은 측면커버가 측면벽을 전부 덮는 형상인데 반하여, 선행디자인 3은 그 일부만 덮는 형상인 점 등에서 차이가 있다. 차이점 ㉮의 직육면체의 가로, 세로, 높이의 비율은, 디자인의 대상 물품인 ‘물품 운송용 포장 상자’의 용도, 기능에 비추어 봤을 때 통상의 디자이너가 포장의 대상이 되는 책 등 물품의 크기에 따라 얼마든지 변경할 수 있는 상업적·기능적 변형이라고 보인다. 차이점 ㉯의 각 보강부재들이 접었을 때 서로 접하는지 여부는, 상판 및 측면벽의 가로와 세로의 비율 차이에 따른 것으로 보이는데, 이들 비율의 조정은 앞서 본 바와 같이 물품의 기능, 용도에 비추어 그 변경이 통상의 디자이너에게 극히 용이한 것으로 보인다. 차이점 ㉰의 측면커버가 측면벽의 전부를 덮는지 혹은 일부를 덮는지 여부는, 측면커버와 측면벽의 각 가로 길이의 비율 차이에 따른 것으로 보이는데, 이들 비율의 조정은 앞서 본 바와 같이 물품의 기능, 용도에 비추어 그 변경이 통상의 디자이너에게 극히 용이한 것으로 보인다. |
#결론 및 시사점
이 판결은 디자인권의 권리범위를 판단할 때 등록디자인과 대상 디자인의 직접적인 유사성 비교에 앞서, 대상 디자인이 공지된 선행디자인으로부터 쉽게 도출될 수 있는 ‘자유실시디자인’에 해당하는지를 먼저 검토해야 한다는 중요한 법리를 재확인시켜 준 사례이다. 두 디자인이 외형상 유사해 보이더라도, 그 디자인이 속한 기술 분야에서 이미 알려진 기술이나 흔한 창작 수법에 기반한 것이라면 디자인권의 효력이 미치지 않을 수 있음을 명확히 보여준다.
