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[사례분석] 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인을 근거로 자유실시디자인 항변을 할 수 있을까? - 출원 전에 가구디자인을 공개했다가 보호받지 못할 뻔한 사례(대법원 2021후10473)

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디자인보호법 제36조 제1항의 신규성 상실 예외 규정에 해당하는 디자인은 해당 등록디자인의 신규성을 판단함에 있어 선행 디자인에서 제외된다. 즉 그 디자인들을 근거로는 등록디자인의 신규성이 없어 무효라고 판단할 수 없다는 것이다. 

그렇다면 같은 디자인을 근거로 침해자 측에서 자유실시디자인 항변을 할 수 있는지가 또 별개로 논의될 수 있다. 즉 권리자 측에서는 신규성 상실의 예외를 인정받아 자기 디자인의 신규성 문제는 넘어갔지만, 침해자가 자유실시디자인 항변을 하여 비슷한 디자인을 사용하는 것도 막을 수 있는지는 별개 문제인 것이다.

실제로 이 문제가 정면으로 다루어진 사례가 있는데, 그 사안의 경위는 아래와 같다. (* 이해를 돕기 위해 본건 사실관계를 일부 간단하게 수정함)

- 원고와 피고는 각자의 상호를 가지고 가구제조·판매업이라는 동종업계에 종사하며 호형호제를 하는 막역한 사이였다. 

- 그러던 어느 날 원고는 2018. 8. 28.경 자신이 디자인한 침대용 헤드 디자인(선행디자인 1)을 피고에게 보여주었고, 원고와 피고는 의기투합하여 함께 위와 같은 가구 디자인 제품을 온라인을 통해 판매하는 사업을 하기로 하였다. 

- 그리고 피고는 원고로부터 구입한 침대 부품을 이용한 침대 제품(선행디자인 2)을 제작하였고, 이 침대 사진을 촬영하여 2018. 10. 23. 어느 온라인판매회사의 이메일로 송부하기까지 하였다. 

선행디자인 1	선행디자인 2

- 원고는 2018. 10. 24. 침대용 헤드를 물품의 명칭명으로 하는 이 사건 등록디자인을 출원하고 2019. 5. 21. 디자인권을 등록받았다. 즉 원고는 디자인을 창작한 이후 등록디자인 출원 이전에 이를 먼저 공개하고, 이후 디자인보호법 제36조 제1항의 기간(사안의 경우 6개월, 현행 법률에서는 12개월) 내에 등록디자인출원을 하여 등록에 이른 것이다.

- 그런데 피고는 2019. 10. 30.경 인터넷 쇼핑몰에서 아래와 같은 침대 헤드 디자인(확인대상디자인)을 갖는 침대 제품을 판매하였다.

- 원고는  자신의 디자인과 동일·유사한 디자인을 무단으로 실시하는 피고에게 침해금지를 요청하였고, 그러자 피고는 특허심판원에 위 등록디자인에 대한 무효심판을 청구하였다.

- 원고는 위 등록무효심판에서 답변서를 제출하며, 원고의 위 등록디자인은 디자인보호법 제36조 제1항의 신규성 상실의 예외에 해당한다고 주장하고 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하였다.

- 그리고 원고의 위 주장이 받아들여짐으로써 위 등록무효 심판청구가 기각되어 그대로 확정되었다. 즉 원고의 이 사건 등록디자인은 신규성 문제가 해소된 것이다.

- 한편 원고는 2019. 10. 31. 피고를 상대로 ‘피고의 확인대상디자인은 원고의 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 권리범위에 속한다’고 주장하며 특허심판원에 적극적 권리범위확인 심판을 청구하였다.

- 그러자 피고는 다름 아닌 바로 원고의 공지된(하지만 신규성 상실 문제는 해소된) 선행디자인들을 근거로 삼아 자신의 디자인은 자유실시디자인이라고 항변하였다.

원고의 이 사건 등록디자인 도면	피고의 침대용 헤드 제품(확인대상디자인) 사진

특허심판원은 피고의 항변을 받아들여, 원고의 청구를 모두 기각했다(특허심판원 2020. 7. 14.자 2019당3417). 

“피고의 ‘확인대상디자인’은 ‘이 사건 등록디자인’의 출원일 전에 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지된 ‘선행디자인 2’와 동일·유사한 소위 자유실시디자인에 해당하여, 이 사건 등록디자인과 대비할 필요가 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.”는 것이었다. 

원고는 신규성 문제는 해소되었지만, 자유실시디자인 항변을 넘지 못한 것이다.

이에 원고는 특허법원에 특허심판원의 심결을 취소해 달라는 소를 제기했다. 

원고의 주장은 아래와 같았다.

• 선행디자인 1, 2는 원고 측이 피고 측에게 제공한 자료들로 피고 측은 묵시적 약정 내지 신의칙상 비밀유지 의무를 부담하고 있었으므로 공지된 디자인이 아니다.
• 선행디자인 1, 2가 만약 공지된 디자인이라고 판단되는 경우라 하더라도, 이들은 모두 원고로부터 유래한 것으로서, ‘신규성 상실의 예외’에 해당하는 디자인이므로, 피고는 이를 기초로 자유실시디자인이라는 주장(항변)을 할 수 없다.

하지만 특허법원도 “피고의 ‘확인대상디자인’은 가구업계 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 ‘선행디자인 2’로부터 쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인이라 할 것이어서, 원고의 이 사건 등록디자인과 대비할 필요 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 포함되지 않는다”면서, 원고의 청구를 기각했다(특허법원 2021. 5. 7. 선고 2020허5412 판결).  '신규성 상실의 예외'에 해당하는 디자인을 기초로 자유실시디자인 항변을 할 수 있다는 전제에서였다.

특허법원 판결의 구체적인 이유는 아래와 같았다.

• 선행디자인 2는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 온라인판매회사에 파일 형태로 전송되었으므로 공지된 디자인이다. 디자인의 내용이 디자인등록출원 전에 비밀유지의무를 부담하는 사람에게만 알려지거나 인식된 경우에는 공지되었다고 볼 수 없으나, 이 사건의 경우 비밀유지약정이 있었다고 인정하기 부족하다.
• 신규성 상실 예외 대상이 되는 공지디자인에 기해서도 자유실시디자인 항변을 할 수 있으므로, 피고의 선행디자인 2에 기한 자유실시디자인 항변은 허용된다.
• 확인대상디자인은 이 사건 선행디자인 2와 ① 침대 헤드 상단부 양 측면에 가로방향의 여러 개의 창살이 창틀에 결합된 갤러리형 창살문을 구비한 형상인 점, ② 헤드 상단부 내측에 비교적 가로로 긴 직사각형의 공간과 그 상단부 위에 선반이 형성된 형상이고, 선반을 측면에서 볼 때 정면 방향으로 곡선의 형상인 점 등에서 공통점이 있고, 그 이외에 확인대상디자인의 창살문이 이 사건 등록디자인과 달리 움직일 수 있는 특징이 있다는 점 이외에 특별한 차이점이 없다.

양 제도의 취지가 다르므로 같은 디자인을 근거로 자유실시 디자인의 항변이 가능하다는 게 특허법원의 판단이었다.

그러나, 대법원은 위와 같은 특허법원의 판결을 파기하고 특허법원에 환송했다(대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473 판결). "신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다."는 것이 대법원의 결론이었다.

이 사안을 분석해 보면 아래와 같다. 

디자인보호법으로 보호받을 수 있는 디자인은 과거에 없던 새로운 것(신규성)이어야 함은 물론, 다른 디자인들의 조합을 통해 쉽게 창작할 수 없는 것이어야 한다(창작비용이성). 이미 공개되어 있는 디자인(이하 ‘선행디자인’)임에도 단지 누군가 먼저 출원하였다는 이유로 그에게 독점권을 주어서는 안 될 것이므로, 당연한 내용이라 하겠다.

그런데 그 선행디자인이 다름 아닌 출원인의 디자인이라면 문제가 또 다르다. 특히 디자인의 경우 유행도 급변하여 순환도 빠르고 수명도 짧기 때문에, 디자인권의 보장을 위해 매번 디자인을 출원한 이후에야 이를 공개하라고 강요할 수도 없는 노릇이다. 

즉 디자인의 본래적 성격에 비추어 창작자 스스로가 이를 공개한 이후 일정기간 내에 등록디자인을 출원하였다면 이를 신규성 내지 창작비용이성 위반의 디자인으로 보지 않고 보호해 주어야 할 필요성이 있는 것이다. '신규성 상실의 예외'라는 표제의 디자인보호법 제36조 제1항은 그러한 취지의 규정이다. 

디자인권자 스스로 일정기간 내 공개한 디자인이라면 추후 무효심판에서 그 선행디자인을 신규성과 창작비용이성의 판단 근거가 되는 선행디자인에 해당하지 않는 것으로 본다. 위 사안에서 원고가 처음에 주장한 내용이 바로 이것이다.

한편 위 사안에서 피고는 ‘자유실시디자인 항변’을 하였다. 자유실시디자인 항변이란 자신이 실시한 디자인이 이미 공개된 선행디자인과 동일하거나 그로부터 쉽게 창작될 수 있는 디자인인 경우, 이는 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 영역(Public domain)에 속한 디자인으로서 등록디자인과의 비교에 나아갈 필요 없이 그 자체로 침해를 구성하지 않는다고 보는 법리이다. 즉 위 사안에서 설령 원고의 이 사건 등록디자인과 피고가 실시한 디자인이 동일하다고 하더라도, 선행디자인과 피고의 디자인이 동일하다면 이는 자유로운 디자인으로서 침해를 구성하지 않게 된다는 것이다.

이와 같이 서로 다른 목적과 취지의 양 제도가 공통된 하나의 선행디자인을 근거로 주장되는 경우, 즉 원고를 보호하기 위한 신규성 상실의 예외 규정에 해당하는 디자인이 원고의 공지디자인이면서, 동시에 피고를 보호하기 위한 자유실시디자인 항변에서의 선행디자인이 원고의 공지디자인인 경우, 과연 누구를 보호해 주어야 하는지가 사건의 쟁점이 되었던 것이다.

원심인 특허법원의 경우 피고의 손을 들어주었다. 원고의 공지디자인으로도 자유실시디자인 항변이 가능하다고 인정한 것이다. 특허법원은 여러 합리적 근거를 설시하였는데, 선행디자인은 이미 공공의 영역(Public domain)에 편입된 디자인이므로 이를 믿은 제3자의 실시행위를 보호해 주어야 하고, 이러한 제3자의 보호는 선행디자인이 원고 스스로 공개한 것인지 여부와는 무관하다는 제3자 보호의 관점이 핵심 기준으로 작용한 것으로 보인다.

다만 이어진 상고심에서 대법원은 다르게 판단하였다. 피고의 자유실시 디자인 항변의 근거가 될 수 있는 선행디자인에는 원고의 공지디자인은 포함될 수 없다고 판시하여, 이를 근거로 한 피고의 자유실시디자인 항변을 배척한 것이다. 즉 디자인보호법 제36조 제1항의 ‘신규성 상실의 예외’에 해당하는 디자인으로는 자유실시항변이 불가능하다는 법리를 처음으로 확인한 것이다.

대법원 역시 여러 합리적 근거를 설시하였는데, 디자인보호법의 제도 아래 적법하게 등록디자인권을 취득한 디자인권자의 권리를 보호하려는 관점이 더욱 큰 해석 기준으로 작용한 결과로 보인다. 

자유실시디자인 항변의 법리는 선행디자인이 공공의 영역에 있음을 전제로 하는 법리인데, 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받은 디자인이라면 애초 공공의 영역에 있다고 보기 어렵다고 판단한 것이다. 

특히 디자인보호법 제36조가 일정한 시기적·절차적 요건 아래에서 그 적용 기준을 분명히 하고 있으므로, 제3자에 대한 보호에 문제도 없다고 보았다.

원심과 대법원의 판시 차이는 결국 권리자를 더 보호할 것인지 제3자의 신뢰를 보호할 것인지의 가치판단에 대한 차이라고 볼 수 있다. 

그런데 본래 자유실시디자인 항변은 국가마다 그 인정여부나 범위를 달리 하고 있으나 우리나라에서는 사실상 경우에 따른 구별 없이 포괄적으로 허용되어 왔던 점, 자유실시디자인 항변은 공공의 영역에 들어간 디자인을 보호하려는 취지도 있으나 다른 한편으로는 해당 선행디자인으로 등록디자인의 무효여부를 판단할 것도 없이 선행디자인과 확인대상디자인만을 비교함으로써 신속하고 합리적으로 분쟁을 종결하기 위한 절차적 목적도 아울러 가지고 있는 점(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결) 등을 고려하면, 적어도 신규성 상실의 예외에 해당하는 디자인이라면 이를 근거로 하는 자유실시디자인 항변을 배척하여 등록디자인권자의 권리를 보호해 주는 것이 타당하다고 볼 수 있고, 이러한 측면에서 대법원의 위 판결을 이해할 수 있다.