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[사례분석] 디자인권 보호범위, 도면이 전부가 아니다?: 기념주화 케이스 사례로 본 등록디자인권의 보호범위

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등록된 디자인권이 갖는 보호의 효력은 어디까지 미치는가?
디자인보호법 제93조는 등록디자인의 보호 범위를 규정하는 핵심 조항이다. 이 조항에 따르면, 보호 범위는 디자인등록출원서의 기재 내용과 첨부된 도면, 사진, 견본 및 도면에 기술된 디자인의 설명에 나타난 디자인에 의해 결정된다. 즉, 디자인권의 효력 범위는 도면과 같은 시각적 요소를 넘어, 출원 서류에 명시된 문자적 설명까지 포괄하여 판단해야 하는 것이다.

이러한 법리가 실제 분쟁에서 어떻게 적용되는지, 특정 '기념주화 케이스' 디자인권 분쟁 사례를 통해 심도 있게 분석해 본다.

#사건의 개요
2015년 2월 3일, "갑"은 기념주화를 보관하는 용도의 '기념품용 케이스'에 대한 디자인을 출원하여 등록받았다.

“갑”의 이 사건 등록디자인의 도면

이 등록디자인의 핵심적 특징은 '디자인의 설명' 부분에 상세히 기술되어 있었다.

본 디자인은 내부에 각종기념품, 장식품등을 수납하여 보관하는 것이며, 결합턱이 두개로 이루어져 있어 쉽게 분리되지 않고, 모서리 부분에 단턱을 형성하여 스크래치 방지를 하였으며, 중앙부위에 투명부를 두어 안에 있는 내용물을 확인할 수 있는 기념품용 케이스임. 참고도면 1.1에서 알 수 있듯이 본 디자인은 전체적으로는 (B) 반투명(스모그) 재질로 이루어져 있으며 중앙부 위(A)에만 투명(클리어) 재질로 이루어져 있음. 참고도면 1.2에서 알 수 있듯이 본 디자인은 기념품용 케이스 덥개(C)로 케이스 본체 (D)에 결합하여 사용할 수 있음.
참고도면 1.1	참고도면 1.2

이후 "을"은 갑의 등록디자인과 유사한 형태의 주화 케이스(이하 '확인대상디자인')를 제작하여 판매하기 시작했다.

“을”의 확인대상디자인 도면	“을”의 실시디자인

이에 권리자인 "갑"은 2019년 12월 24일, 을의 확인대상디자인이 자신의 등록디자인 권리범위에 속한다고 주장하며 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판을 청구했다.

특허심판원은 2021년 4월 19일, 두 디자인의 전체적 심미감이 유사하다고 판단하여 "갑"의 청구를 인용하는 심결을 내렸다(특허심판원 2021. 4. 19.자 2019당4115 심결).

"을"은 이 심결에 불복하여 특허법원에 소송을 제기했다. "을"은 자신의 확인대상디자인이 선행디자인 1부터 8까지의 공지된 디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인이므로, 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 심결의 취소를 구했다.

선행디자인들

#특허법원의 판단
특허법원은 2021년 10월 29일, 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 판결하며 다시 한번 "갑"의 권리를 인정했다(특허법원 2021. 10. 29. 선고 2021허3253 판결 - 확정). 법원의 판단 근거는 다음과 같다.

첫 번째 이유 : 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 유사하다.
이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 다음과 같은 점에서 유사한 점이 있었다. 
① 직사각형 형태의 케이스라는 점
② 사각형의 각 모서리가 둥글게 처리된 점
③ 전체적으로 반투명한 재질로 이루어지되, 정면과 배면의 주화가 배치될 부분에 크기가 다른 여섯 개의 원모양을 둥글게 배치하여 그 부분만 투명하게 처리한 점

특허법원은 특히 위 ③ 항의 구성, 즉 주화가 배치되는 부분만 투명하게 처리된 부분으로 인해 케이스에 주화를 배치 시 다른 부분에 비하여 주화 부분이 돋보이게 된다고 보았고, 위와 같은 핵심적인 디자인 구성을 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인 모두가 가지고 있다는 점에서, 양 디자인이 유사하다고 보았다.

물론, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인에도 케이스 중앙 부분에 투명한 원모양이 배치되어 있느냐 그렇지 않느냐라는 차이점은 있었다. 그러나 특허법원은 위와 같은 차이점은 케이스 내에 배치될 주화의 위치에 따라 중앙 부분의 원모양 하나가 배치되어 있지 않은 것에 불과하므로, 이와 같은 차이에도 불구하고 양 디자인의 전체적인 심미감은 동일·유사하다고 판단하였다.

[관련 법리]
여기서 잠시, 저희 법원의 디자인의 유사 여부를 판단하는 법리를 살펴보겠다. 즉, 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결, 대법원 2010. 9. 30. 선고 2010다23739 판결 등 참조).

이와 같은 법리에 따라 위 사안에서도 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인에 일부 차이가 있었지만 이러한 차이점은 세부적인 부분에 불과하기 때문에, 결국 양 디자인의 전체적인 심미감은 동일·유사하다고 판단된 것이다.

두 번째 이유 : “을”의 확인대상디자인은 선행디자인들로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인이 아니다.
만약 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등).

그런데 이 사건에서 “을”이 제시한 여러 선행디자인들은 “케이스” 자체가 존재하지 않거나, ‘케이스’는 전체가 하나의 투명 재질의 판으로 되어 있을 뿐, 케이스의 정면과 배면이 전체적으로 반투명 재질로 구성되고 주화가 위치할 부분의 원형부분만이 투명하게 되어 있는 것들은 없었다.

따라서 선행디자인들로부터 확인대상디자인을 쉽게 실시할 수 있다고 볼 수 없으므로, “을”의 자유실시디자인 주장은 배척되었다. 

#결론 및 시사점
이 사례는 디자인권의 보호 범위가 단순히 도면에 그려진 형태에만 국한되지 않음을 명확히 보여준다. 출원서의 '디자인의 설명'에 구체적으로 기재된 '주화 부분이 투명하게 처리된' 재질의 대비와 같은 특징이 디자인의 핵심 요소로 인정되어 보호 범위 판단에 결정적인 역할을 했다. 따라서 특정 디자인권의 정확한 권리 범위를 파악하고자 할 때는, 디자인 공보의 도면뿐만 아니라 출원서의 모든 기재사항과 특히 '디자인의 설명' 부분을 면밀하게 검토하는 것이 필수적이다.