13.

[사례분석] 디자인 등록 무효 판단: 선행 디자인과의 유사성을 중심으로 본 광고대 디자인 사례 (특허법원 2022허1889판결)

• 새 탭 열기
• 작성 이력 보기

거리에서 흔히 접하는 광고대를 둘러싼 디자인권 분쟁은 디자인의 독창성과 등록 요건에 대한 중요한 시사점을 던진다. 한 등록디자인이 기존에 공개된 디자인과 얼마나 달라야 유효한 권리로 인정받을 수 있는지, 실제 사례를 통해 그 기준을 탐색한다.

#사건 전개
분쟁은 A가 2020년 3월 9일 '광고대' 디자인을 출원하여 같은 해 5월 11일에 등록을 마치면서 시작되었다. A는 B의 제품이 자신의 디자인권을 침해했다고 보고 경고장을 보냈고, 나아가 B의 광고대가 자신의 등록디자인 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판(2021당291)을 청구했다. 이에 B는 A의 디자인 등록 자체가 무효라며 등록무효심판을 청구하였다.

#당사자들의 주장

1. B의 주장
B는 이 사건 등록디자인은 i) 선행디자인 1, 3, 4와 동일·유사한 디자인에 해당하므로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호를 위반하여 신규성이 부정되고, ii) 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 3, 4에 따라 쉽게 창작할 수 있으므로 디자인보호법 제33조 제2항을 위반하였으므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다.

특히 선행디자인 3의 경우, B가 2020년 1월경 제3자와 광역전철역에 투척용 소화기를 이용한 광고매체를 설치한 후 이를 이용하여 2020년 2월 1일부터 2025년 1월 31일까지 광고대행을 하는 내용의 계약을 체결하였는데, 선행디자인 3은 B가 위 계약에 따라 2020년 2월 29일부터 화정역 등에 설치한 광고대에 관한 디자인이라고 주장하였다.

2. A의 주장
이에 대해 A는, “B가 제시한 선행디자인들에 관하여, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 4와는 프레임의 가로·세로 비율, 육면체 부재의 위치, 프레임 모서리의 육면체 기둥을 감싸는 길이 등의 차이로 인해 전체적인 형상과 세부의 구성이 상이하여 양 디자인들은 비유사하다. 또한 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 4의 각 부분의 형상들로부터 이 사건 등록디자인을 도출하기 위해 프레임을 가로·세로 비율을 달리하고 육면체 부재에 수직으로 일렬로 돌출되도록 배열하거나 단위 프레임의 형상과 구조를 변경하여야 하는데, 이러한 창작적 구상을 하거나 그러한 구상을 실제 디자인으로 구현하는 것은 통상의 디자이너에게 용이하다고 볼 수 없으므로 이 사건 등록디자인은 용이한 창작에 해당하지 아니하므로, 심판청구는 기각되어야 한다”고 주장하였다.

또한 A는 “선행디자인 3의 공지의 증거인 계약서는 계약금액, 계약일 등이 기재되어 있지 않은 사문서로서 진정성립을 인정할 수 없고 계약서 자체에 디자인의 표시가 되어 있지 않으며, 비밀유지 의무가 없는 불특정 다수가 알 수 있는 상태에 놓여 있었다고 볼 수 없어 공지일을 확인할 수 없으므로, 이 선행디자인들은 공지된 디자인에 해당하지 않는다”고도 주장하였다.

# 특허심판원의 심결(특허심판원 2022. 1. 28. 2021당949 심결)
이에 대해 특허심판원은, 먼저 선행디자인 1 내지 4는 A의 주장과 달리 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내에서 공지된 디자인이 맞다고 판단하였다. 특히 선행디자인 3은 B와 제3자 간에 체결된 계약서로, 계약서 자체에 계약일자가 나타나 있지는 않지만 첨부된 계약서 일반사항의 작성일, 함께 제출된 작업계획서, 직원들 간의 문자, 메일에 나타난 설치 사진 등의 자료를 통해 볼 때, B가 선행디자인 3을 적어도 2020. 3. 8. 이전에 공사시행을 완성하였고, 이러한 선행디자인 3은 이로써 설치되어 일반 공중에 공지된 실물제품이라고 보았다.

다만, 선행디자인 2, 3은 경험칙에 의하여 보충하더라도 디자인의 요지 파악이 가능하지 않아 이 사건 등록디자인과 대비판단의 대상이 될 수 없고, 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1, 4와 유사한 디자인에 해당하지 않으며, 통상의 디자이너가 선행디자인에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인에도 해당하지 않는다고 판단하며, B의 심판청구를 기각하였다.

그러자 B는 이 결정에 불복하여 특허법원에 특허심판원의 심결을 취소해 달라는 소를 제기한다.

# 특허법원의 판결(특허법원 2022. 12. 1. 선고 2022허1889 판결)
특허법원은 특허심판원의 결정을 뒤집고 B의 손을 들어주었다. A의 등록디자인이 선행디자인 3과 유사하여 등록이 무효라고 본 것이다.

이 사건 등록디자인	선행디자인 3

1. 판단의 법리적 근거
특허법원은 디자인의 유사 여부를 판단하는 대법원 판례(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결)를 기준으로 삼았다.

“디자인의 등록요건 판단에 있어 그 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 그 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는 데 필요한 형상 또는 공지의 형상 부분이 있다고 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느껴지는 장식적 심미감에 따라 판단해야할 것이다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후2787 판결 참조)”

2. 등록디자인과 선행디자인 3의 유사성 판단 및 무효 사유의 존재
특허법원은 두 디자인이 아래와 같은 공통점들로 인해 전체적인 미감과 인상을 결정하는 지배적 특징이 매우 유사하다고 판단했다.

- 공통점 ① : 전체적으로 가로가 길고 세로가 좁으면서 높이가 긴 직육면체 형상인 점
- 공통점 ② : 전면에는 광고판을 위치시킬 수 있도록 액자 형상으로 직사각형 모양의 테두리가 상하 방향으로 3단으로 형성되어 있는데, 위에 배치된 세로 테두리는 길게, 가운데에 배치된 세로 테두리는 짧게 형성되어 각 직사각형의 가로와 세로의 비율이 다르고, 아래에 배치된 테두리는 아래 도표와 같이 바닥으로부터 일정한 공간 위에 형성되어 있는 점,

이 사건 등록디자인	선행디자인 3

- 공통점 ③ : 테두리의 각 모서리에는 직육면체 형상의 기둥이 형성되어 있고, 테두리의 상하좌우측 변에는 내측이 좁은 사다리꼴 모양의 테두리 부재가 형성되어 있는데, 위와 같이 구성된 테두리는 측면에서 관찰할 때 돌출된 형상인 점

이 사건 등록디자인		선행디자인 3

- 공통점 ④ : 각 테두리 부재는 긴 부분 측단이 고정되어 있는데, 광고판을 위치시키기 위하여 짧은 부분을 개방하여 관찰할 경우 각 테두리 부재는 내측으로 접힌 형상인 점

이 사건 등록디자인	선행디자인 3

- 공통점 ⑤ : 측면 상단에는 열 배출구가 형성되어 있는 점

이 사건 등록디자인	선행디자인 3

물론 두 디자인은 3개 액자의 세부 비율이나 측면의 가로세로 비율 등에서 미세한 차이를 보인다. 그러나 특허법원은 i) 위와 같은 차이점으로 인하여 양 디자인이 서로 다른 심미감을 느끼게 할 정도에 이르렀다고 볼 수는 없고, ii) 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 디자인이 표현된 물품을 사용하는 경우 외관에 의한 심미감을 고려하여야 하는데, 광고대는 설치된 후 전면에 광고판을 위치시키고 위와 같이 광고대를 사용하는 상태에서는 전면 부분에 비하여 측면 부분은 인식하기 어려워 측면 부분의 가로·세로 차이는 세부적 구성의 미세한 차이에 불과한 점, iii) 이러한 차이점은 흔히 취할 수 있는 변형 정도에 불과하다는 이유를 들어, 결과적으로 양 디자인은 전체적으로 관찰하였을때 미적 느낌과 인상을 좌우하는 지배적인 특징이 유사하다고 보았다.
 

특허법원 2022. 12. 1. 선고 2022허1889 판결 판시 요지 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 디자인의 유사 여부를 살펴보건대 을 대비하여 보면, 이 사건 등록디자인의 테두리는 ㉠ 이 사건 등록디자인의 테두리는 ‘’와 같이 형성된 반면 선행디자인 3의 테두리는 ‘’와 같이 형성되어 위 배치된 직사각형 모양의 가로와 세로의 비율이 다른 점, ㉡ 이 사건 등록디자인은 세로(측면에서 관찰할 경우 가로)가 상대적으로 좁은 형상인 반면 선행디자인 3은 세로가 상대적으로 넓은 형상인 점 등에서 차이가 있다. 즉, 양 디자인은 정면에서 관찰할 경우 3개의 액자의 비율, 측면에서 관찰할 경우 가로와 세로의 비율 등에서 차이가 나기는 하나, 양 디자인은 지배적인 특징 부분이 유사한 공통점으로 인하여 전체적 관점에서 미적 느낌과 인상이 유사하다. 달리 말하면, 차이점 ㉠으로 인하여 이 사건 등록디자인이 선행디자인 3과는 다른 심미감을 느끼게 할 정도에 이르렀다고 볼 수는 없는 점, 양 디자인에서 세로 부분(측면에서 관찰할 경우 가로 부분)은 상대적으로 좁게 형성되어 있어 차이점 ㉡이 광고대에서 느껴지는 지배적인 특징에 영향을 미치는 부분이라고 보기 어렵고, 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서 디자인이 표현된 물품을 사용하는 경우 외관에 의한 심미감을 고려하여야 하는데, 위와 같은 전면에 광고판을 위치시켜 광고대를 사용하는 상태에서는 전면 부분에 비하여 측면 부분은 인식하기 어려워 차이점 ㉡은 당해 물품에 근접하여 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하며, 차이점 ㉠, ㉡은 흔히 취할 수 있는 변형 정도에 불과한 점 등을 종합하여 보면, 위의 차이점들이 양 디자인의 지배적 특징의 유사성을 상쇄하여 서로 상이한 심미감을 가지게 할 정도라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 위와 같은 차이에도 불구하고 지배적 특징이 유사하고, 그에 따라 양 디자인으로부터 전체적으로 느껴지는 심미감 역시 별다른 차이가 없어 이 사건 등록디자인은 선행디자인 3과 유사한 디자인에 해당한다. 결과적으로 이 사건 등록디자인은 출원 전에 공연히 실시된 선행디자인 3과 동일하거나 유사한 디자인에 해당하므로 이 사건 등록디자인은 원고의 나머지 주장에 관하여 살필 필요 없이 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다.

#시사점
이처럼 특허법원 판결을 통해 광고대 디자인 등록이 무효가 되는 기준을 확인할 수 있다. 디자인의 유사성은 전체적 외관이 관찰자에게 주는 심미적 인상이 다른지에 따라 결정된다. 또한, 디자인의 지배적인 특징이 같다면, 사소한 세부 사항에 차이가 있더라도 두 디자인은 유사한 것으로 판단된다.