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선발명주의의 장단점

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선발명주의는 발명자주의 또는 “first-to-invent system”이라고도 지칭하며, 특허 출원일과는 관계없이 진정한 선발명가에게 특허를 받을 수 있는 우선권을 부여하는 제도이다. 따라서 선발명주의는 동일한 발명을 착상한 다수의 발명가들 중 최초의 발명 착상 시점을 입증하는 발명가에게 특허 받을 수 있는 우선권을 부여한다.

1. 선발명주의의 장점

선발명주의의 가장 큰 장점은 선발명가에게 특허 받을 수 있는 우선권을 부여하기 때문에 특허제도의 취지에 가장 잘 부합한다는 점이다. 현재와 같이 internet이나 email이 없던 19세기 미국의 경우, 선발명주의는 선출원주의에 비하여 매우 합리적인 제도였다. 일례로 서부에서 거주하는 선발명가가 특허출원서를 작성하여 Washington D.C.에 소재한 미국특허청으로 발송하였을 경우, 이를 운반하던 역마차가 인디언의 습격을 받아 불에 타기라도 하면, 또는 역마차가 불에 소실되지는 않았지만 역마차가 운반하던 서류 뭉치를 인디언이 탈취하기라도 하면, 선발명가의 특허출원서는 영원히 특허청에 도달하지 못하게 될 것이다. 설령 역마차가 인디언의 습격을 피하더라도, 역마차가 미국 서부를 출발하여 동부에 위치한 미국특허청에 도착하려면 최소한 한 달 이상의 기간이 소요될 것이다. 이와는 달리 미국특허청에서 멀지 않은 Maryland주에 거주하는 후발명가는 서부의 선발명가와 동일한 발명을 나중에 착상했더라도, 특허출원서를 준비하자마자 말을 타고 달리면 당일 오후에는 특허청에 도착하여 상기 특허를 출원할 수 있었을 것이다. 이러한 부당함을 시정하기 위하여 미국은 선발명주의를 선택하였고, 2013년 3월 16일까지 이를 고수하였다.

선발명주의의 또 다른 장점은 대기업에 비하여 재원이 부족한 개인 발명가에게 유리하다는 점이다. 대기업은 재원이 충분하므로 종업원이 착상한 발명의 대부분을 특허로 출원할 수 있는 여력이 있는 반면 재원이 부족한 발명가는 자신의 발명을 모두 특허로 출원할만한 재원이 없다. 하지만 선발명주의 하의 발명가는 발명의 착상을 입증하면 그 후 부족한 재원을 선별적으로 투자하여 발명을 심화하고 구체화하여 발명이 실제로 작동하는지, 발명이 상업성을 지녔는지 등을 확인한 후 가능성이 있는 발명만 선택하여 집중적으로 출원할 수 있다는 장점이 있다.

이와 관련된 선발명주의의 또 다른 장점은 발명가가 자신의 발명을 충분히 완성한 후 특허를 출원하므로 등록특허의 품질이 향상된다는 점이다. 즉 출원 시점에 의하여 특허를 받을 수 있는 우선권을 부여받는 선출원주의에 비하여 선발명주의 하의 발명가들은 일단 발명 착상 시점을 입증한 후에는 자신의 발명을 심화하거나 구체화함으로써 양질의 발명만을 선별하여 특허로 출원 ․ 등록할 수 있는 것이다.

2. 선발명주의의 단점

하지만 선발명주의에도 여러 가지 단점이 있으며, 그 중 가장 큰 단점은 선발명주의가 발명의 조기 공개라는 특허법의 취지와 어긋난다는 점이다. 즉 발명가가 자신의 발명 착상 시점에 대한 증거를 확보하면 상기 발명가는 특허 출원을 서두를 필요가 없어지며, 이에 따라 공중은 물론 발명가의 경쟁자도 발명가가 특허를 출원하고 18개월이 경과하기 전까지는 발명가가 착상한 발명을 인지할 수 없다는 점이다.

따라서 발명가는 발명 착상 이후 즉시 특허를 출원하지 않고 기다리다가 시장에 자신의 발명을 구현한 제품이 출현하면 그 때 선발명 시점을 입증하며 특허를 출원하며 선발명가로서의 지위를 누릴 수 있다. 이를 후발명가의 입장에서 보면 자신이 발명을 가장 먼저 착상하고 가장 먼저 특허를 출원ㆍ등록한 것으로 알고 있었기에 상기 특허기술을 구현하는 제품을 제조ㆍ판매하였는데, 어느 날 갑자기 선발명가가 나타나 자신의 출원일보다 이른 선발명 시점을 들이댈 경우, 자신은 선발명가, 특허권자라는 지위를 박탈당하는 동시에 특허침해자로 전락할지 알 수 없다는 위험에 항상 직면하는 것이다. 따라서 선발명주의에서는 발명과 특허에 대한 예측성이 감소되어 특허의 금지권 자체가 불안정해질 수 있다는 단점이 있다.

이뿐만이 아니다. 선발명가와 동일한 발명을 나중에 착상한 후발명가가 선행 발명이 없는 것으로 오판하게 되면 자신의 발명을 구체화하기 위하여 시간과 재원을 투자하게 된다. 따라서 사회적으로는 중복 투자가 일어나고 그 결과 재원의 효율적 분배에도 실패하게 된다.

이러한 단점을 보완하기 위하여 미국 의회는 선발명가가 발명을 착상한 후 시제품을 제작하거나 특허를 출원하기 전 후발명가가 발명을 착상하게 되면 특허를 받을 수 있는 우선권을 후발명가에게 부여하는 등의 조항을 입법하였다. 하지만 이러한 조항에 의해서는 선발명주의의 단점을 완전히 보완할 수는 없었다.

선발명주의의 또 다른 단점은 발명의 착상 시점의 입증과 관련된 문제이다. 우선 발명가마다 발명을 입증하는 방법이 상이하므로 이를 입증하고 판단하기 곤란한 경우가 자주 발생한다. 또한 발명 착상 시점에 대한 증거도 개인이 작성한 문서를 타인이 서명하여 작성하므로 사후 조작의 문제점도 상존한다. 따라서 경제성이 높은 발명에 대한 발명가가 다수일 경우 발명 시점 입증에 대한 법정 소송이 발생하는 문제도 있다.