27.3.

일부 실시가 간접침해에 해당하는 경우​

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특허법 127조는 물건의 발명인 경우 "그 물건의 생산에만", 방법의 발명의 경우 "그 방법의 실시에만" 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위도 간접침해로서 특허침해에 해당한다고 규정하고 있다. 따라서 특허발명의 일부만을 실시하더라도 위와 같이 간접침해의 요건을 충족한다면, 실시자에게 침해행위의 금지 및 손해배상을 청구할 수 있다.​

물건발명에 대한 간접침해가 인정되기 위해서는 간접침해제품이 그 물건의 생산에 사용되어야 한다. 이때 생산의 의미가 무엇인지 그 판단기준이 요구된다.​

대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결은 특허법 제2조 제3호의 가목에서 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 개별 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 전체 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공·조립 등의 행위도 포함한다고 하였다.

특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결은 여기에서 나아가, 복수의 개별 물건을 구성요소로 하는 물건 발명의 경우 그 구성요소인 개별 물건을 모두 만들어낸 것만으로 바로 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 할 수는 없지만, 그 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하고, 또한 이들 개별 물건이 단일 주체의 지배‧관리 아래에서 일체로 처분될 수 있기 때문에 사회적‧경제적 측면에서 보았을 때 추가적인 생산과정 없이도 그 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단되는 경우에는 그 물건 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 봄이 타당하다고 하여 개별 물건을 모두 납품받아 취합하기만 한 경우에도, 개별 물건을 생산한 것이 간접침해에 해당한다고 판단하였다.

한편, 특허발명의 실시가 직접침해에 해당하여야 하는지 여부에 대하여 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이라는 점을 전제로, 특허발명의 실시에 전용되는 반제품을 외국에 수출하여 물건의 생산은 국외에서 이루어진 사안에서 속지주의의 원칙상 간접침해를 인정하기 어렵다고 판단하였고(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결), 방법 발명의 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법 발명에만 사용되는 물건의 제작을 의뢰한 사안에서 제3자의 물건 생산은 간접침해에 해당하지 않는다고 보았다(대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결). 이와 반대되는 사례도 존재하여 판례의 입장이 명확하다고 볼 수는 없으므로 이에 대해서는 특허권의 부당 확장에 해당하는지 여부를 기준으로 사안에 따라 개별적으로 판단하여야 할 것으로 보인다.

간접침해의 경우 해당 특허발명에만 사용되어야 한다는 전용성도 요구되는데, 전용성의 입증책임은 특허권자에게 있으며(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결), 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결에서 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당되기 위해서는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다'라고 전용성의 존부에 관한 판단기준을 제시하였다.​