27.2.

공동의 특허침해로 볼 수 있는 경우

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복수의 주체에 의한 실시에 있어서, 위 경우와 같이 전체 실시행위를 지배·관리하는 자가 존재하지 않는 경우 실시행위를 개인에게 귀속시킬 수 없다. 이와 같은 경우 결국 특허발명의 구성요소 일부를 실시하는 자들에 대하여 특허침해의 책임을 물어야 한다.​

민법의 공동불법행위와 같이 특허침해에 있어서도 공동의 특허침해를 인정할 수 있는가에 대하여 실시자들의 행위가 객관적으로 관련되어 있고, 이러한 행위들로 인하여 손해가 발생하였다면 인정된다는 견해(객관적 공동설), 실시자들 사이에 특허침해에 관한 공모나 공동의 인식이 있어야 한다는 견해(주관적 공동설), 주관적인 공모나 공동의 인식까지 요구되는 것은 아니나 긴밀한 객관적 관련성이 요구된다는 견해(절충설) 등이 있다.​

서울고등법원 2017. 1. 24. 선고 2016라20312 결정은 특허권의 공동침해의 성립요건에 대하여 '복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 서로 나누어서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에는 이들 복수주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 보아야 한다'라고 하여 주관적 공동설의 입장을 취하였다.​

특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결은 '복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것'이라고 하여 단순히 실시자들이 구성요소를 나누어 실시하는 것을 넘어 유기적인 관계에 있을 것 까지 요구하였는데, 이는 특허권 공동침해를 인정하기 위해서는 공모 등 주관적 공동뿐만 아니라 객관적 행위공동에 있어서도 일반 공동불법행위에서 요구되는 수준을 넘어 긴밀한 관계가 인정되어야 한다는 입장을 취한 것으로 볼 수 있다.​

특허법원은 위 판결에서 피고C는 특허발명의 일부 구성에 해당하는 각 제품의 제작을 피고H에게 의뢰하였고, 피고H로부터 각 제품을 납품받아 자신의 지배하에 있는 회사에서 이를 수출하였으며, 피고H는 위 각 제품을 생산하여 납품하였는바, 피고C,H는 공동의 의사아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였으므로 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 볼 수 있다고 판단하였다.

일반적인 공동불법행위의 경우 주관적인 공모나 공동의 인식을 요하지는 않는 것이 대법원의 입장이지만, 이 경우에도 개별 행위자의 행위가 불법행위의 요건을 충족하여야 한다는 점에 비추어 볼 때, 특허권 공동침해의 경우에는 구성요소완비의 원칙에 따라 일부 구성요소만 실시하는 것은 원칙적으로 불법행위에 해당하지 않으므로 실시자들의 주관적인 공모 또는 특허권을 침해한다는 공동의 인식이 있을 경우에만 공동침해를 인정하는 것이 타당하다.​

즉, 위 기준에 따라 특허권 공동침해가 인정될 경우 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 판단하므로 단일 주체의 실시에 의한 실시행위와 결국 동일하게 되는바, 특허법 제126조에 따른 침해의 금지 또는 예방청구의 대상이 될 수 있으며, 특허법 제128조에 따른 손해배상책임을 진다. 여기서 금지 또는 예방청구는 복수 주체 모두에게 할 수 있고, 손해배상책임은 공동불법행위와 같이 복수의 주체가 부진정연대책임으로 부담한다고 보아야 할 것이다.​

특허권의 공동침해를 인정할 수 있는 명문의 규정이 마련되어 있지 않다는 점, 대법원에서 명백한 판단기준을 제시하고 있지 않은 점, 특허법원의 경우에도 엄격한 기준을 적용하여 공동 침해의 성립여부를 판단하였다는 점 등을 고려할 때, 특허권의 공동침해는 극히 예외적으로 인정될 수 있을 것인바, 특허권자의 보호를 위해서는 궁극적으로 특허권의 공동침해를 인정하기 위한 규정을 마련하는 입법적 해결이 요구된다고 할 것이다.