부등록사유 : 상품의 보통명칭인 상표
상표법 제33조(상표등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 |
1. 서설
상표법 제33조 제1항 제1호는 상표 부등록사유로서 '그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'을 명시하고 있는데, 상품의 보통명칭은 식별력이 없으며, 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 일반 명칭이기에, 특정인의 독점적 사용을 금지하고 있다.
2. 요건
가. 그 상품의 보통명칭일 것
지정상품과의 관계에서 보통명칭이어야 한다. 보통명칭을 영어나 한자 등으로 표시하더라도 본호에 해당할 수 있다.
'상품의 보통명칭'이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 뜻하고, 상품의 보통명칭에 해당하는지 여부는 상표의 등록사정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후2283 판결).
나아가 상표나 서비스표의 명칭이 가지는 관념으로부터 유추하여 일반 소비자들이 지정상품의 보통명칭으로 인식할 우려가 있는 것만으로는 부족하고 실제거래에 있어서 일반 소비자들이 지정상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통으로 사용하고 있는 사실이 인정되어야 한다(대법원 1987. 2. 24. 선고 86후42 판결).
그 예는 아래와 같다(특허청 발간 상표심사기준).
종자산업법 등에 의하여 등록되지 않은 종자나 품종이라도 거래업계에서 널리 알려진 경우, 그 종자나 품종으로 출원하는 경우 본호 또는 제12호가 적용될 수 있다.
대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후2283 판결 등록상표 "Red Sandra"의 등록사정일인 1997. 1. 29.경에는 등록상표의 지정상품을 취급하는 거래계 즉, 그 상품의 생산자, 도매상, 소매상, 품종을 구별하여 장미를 구입하는 수요자 사이에서 등록상표가 특정인의 상품의 출처를 표시하는 식별력이 있는 상표로서가 아니라 장미의 한 품종의 일반적 명칭으로 사용되고 인식되어져 있어 결국 등록상표는 그 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다 |
나. 상품의 보통명칭을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시'될 것
보통으로 사용하는 방법으로 표시된다는 의미는, 상표의 외관, 관념, 호칭을 통해서 상품의 보통명칭으로 직감할 수 있도록 표시된 경우를 말한다. 따라서 독특한 서체나 도안, 구성으로 표시되어 문자의 의미를 직감할 수 없을 정도로 도안화된 경우는 여기에 해당하지 않는다.
대법원 2002. 6. 11. 선고 2000후2569 판결 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원상표의 구성 중 ' |
다. 상품의 보통명칭'만'으로 된 상표일 것
식별력 있는 문자등과 결합되어 있는 경우에는 이에 해당하지 않는바, 오로지 보통명칭'만'으로 구성되어 있어야 한다. 다만 다른 식별력 있는 문자 등이 결합되어 있더라도 상표 전체의 구성상 보통명칭의 보조적, 부수적인 것에 불과한 경우는 본호가 적용된다.
특허법원 2008. 9. 25. 선고 2008허7539 판결 이 사건 출원상표는 ‘무선의, 무선 전신(전화)’이라는 의미를 가지는 영문 단어인 ‘wireless’와 영문자의 대문자를 도형과 결합하여 도안화한 ‘HD’ 부분이 결합된 상표인바, 그 중 ‘wireless’ 부분은 원고도 인정하는 바와 같이 ‘무선의, 무선 전신(전화)’이라는 의미를 가지고 그 외관 또한 특별히 시각적으로 주의를 끌만한 글씨체로 도안되어 있지 아니하므로 ‘무선용 컴퓨터 주변기기 등’의 지정상품과 관련하여 볼 때 그 지정상품의 용도와 기능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라 할 것이나, ‘HD’ 부분은 ① 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 형성된 검은색의 타원 안에 영문자 ‘HD’를 왼쪽에 배치되어 있는 ‘wireless’ 보다 다소 큰 흰색의 굵은 대문자로 처리하고, ② ‘H’자의 아래 부분에 파도치는 형상 또는 비상하는 새의 한쪽 날개와 같은 형상을 배치하여 그 끝단이 ‘D’자의 왼쪽 가운데 부분에 이르도록 구성하고, ③ ‘D’자의 오른쪽 어깨 부분을 타원형 바깥과 연결되게 하여 타원형의 흑백 경계선이 없도록 구성함으로써 시각적으로 두드러져 보이므로, 위 ‘HD’ 부분은 거래상 자타상품의 식별력을 가지는 표장이라 할 것이다. |
3. 효과
본호에 해당하는 경우 상표등록을 받을 수 없다(제33조 제1항). 따라서 심사관은 상표출원 심사기 상표등록거절결정을 해야 한다(제54조 제3호). 가사 등록이 되더라도 무효사유에 해당한다(제117조 제1항 제1호).