특허법원 2004. 3. 25. 선고 2003허5958 판결

주식회사 캠브리지(소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 최공웅외 3인)

더 챈슬러(소송대리인 변리사 정태련외 2인)

2004.2.26.

1.  특허심판원이 2003. 9. 25. 2003당71호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2.  소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 이 사건 심결의 경위

가.  원고는 2003. 1. 16. 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 주지·저명한 비교상표들과 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 및 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2003당71호로 심리하여, 2003. 9. 25. 비교상표들 중 ‘CAMBRIDGE’ 부분은 현저한 지리적 명칭에 해당하는바, 이 사건 등록상표의 출원 당시에는 현저한 지리적 명칭에 대하여 사용에 의한 식별력이 인정되지 아니하였고, 이 사건 등록상표는 ‘University’와 ‘Cambridge’가 결합하여 ‘캠브리지 대학’이라는 새로운 관념을 낳으므로 이를 분리관찰하기 보다는 전체적으로 관찰하는 것이 자연스럽다는 이유로 양 상표의 호칭 및 관념이 서로 다르다는 취지에서 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나.  이 사건 등록상표와 비교상표들의 내용

(1) 이 사건 등록상표

① 구성 : ② 등록번호 : 제519840호

③ 출원일/등록일 : 2000. 5. 25./2002. 5. 8.

④ 등록권리자 : 피고

⑤ 지정상품 : 상표법 시행규칙 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제25류 “모자(caps), T-셔츠(T-shirts), 남방셔츠(shirts), 반바지(shorts), 스웨트바지(sweatpants), 양말(socks), 재킷(jackets), 진스웨터(jeans sweaters), 스웨트셔츠(sweatshirts), 편상화(laced shoes)”

(2) 비교상표 1

① 구성 : ② 등록번호 : 제316493호

③ 출원일/등록일 : 1994. 1. 25./1995. 6. 30.

④ 등록권리자 : 원고

⑤ 지정상품 : 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제45류 “예복, 신사복, 양복바지, 슈우트, 오우버코우트, 반코트, 잠바, 바지, 저고리, 두루마기, 스웨터, 카아디건, 조끼, 와이셔어츠, 스포츠셔어츠, 포올로셔어츠, 수영복, 잠옷, 양말, 장갑, 목도리, 넥타이, 모자, 혁대, 서스펜더, 멜빵, 넥타이핀, 버클, 단추, 손수건”

(3) 비교상표 2

① 구성 : 캠브리지(CAMBRIDGE) ② 등록번호 : 미등록

③ 출원일/등록일 : 미등록

④ 사용자 : 원고

⑤ 사용상품 : “신사복”

[증거] 갑 1 내지 3호증의 기재, 변론 전체의 취지

2.  이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자들의 주장 

가.  원고 주장의 요지

(1) 원고는 1977. 3. 21.부터 현재까지 ‘캠브리지(CAMBRIDGE)’를 핵심모티브로 한 비교상표들을 신사복 브랜드로 꾸준히 사용하여 왔고, 각종 언론에서도 비교상표들을 ‘캠브리지(CAMBRIDGE)’만으로 호칭하고 있으며, 일반 수요자들 역시 비교상표들을 원고의 의류 브랜드로 인지하고 있는 점에 비추어 볼 때, 비교상표들은 국내 일반 수요자들에게 이미 널리 알려진 주지·저명한 상표이다.

(2) ‘CAMBRIDGE' 부분은 현저한 지리적 명칭에 해당하므로 상표법 제6조 제1항 제4호에 의하여 상표로서 등록될 수는 없으나, 그와 같은 이유만으로 당연히 식별력이 없다고 단정할 수 없고, 오히려 위 ‘CAMBRIDGE' 부분은 신사복과 관련하여 국내 일반 수요자들에게 비교상표들 또는 그것이 표시된 신사복을 표시하는 것으로 널리 알려짐으로써 사용에 의한 식별력을 취득하였다.

(3) 이 사건 등록상표와 비교상표 1은 모두 ‘CAMBRIDGE' 부분을 공통으로 포함하고 있고 그 부분이 전체 구성에 일련 불가분적으로 결합되어 있지 아니한 이상, 양 상표는 ’CAMBRIDGE'만으로 분리되어 호칭ㆍ인식될 것이므로 그 표장이 서로 유사하고 지정상품도 유사하므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

(4) 이 사건 등록상표와 비교상표 2는 모두 ‘CAMBRIDGE' 부분을 공통으로 포함하고 있어 그 표장이 서로 유사하고 지정상품도 유사하므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당한다.

(5) 비교상표들은 신사복과 관련하여 적어도 특정인의 출처로 인식될 것이므로 그와 유사한 표장을 유사한 지정상품에 사용한 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

나.  피고 주장

(1) ‘케임브리지’ 또는 ‘CAMBRIDGE'는 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없고, 이 사건 등록상표의 출원일 당시 시행되고 있던 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제2항에 의하면 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 대하여는 사용에 의한 식별력이 인정되고 있지 아니하였으며, 위 'CAMBRIDGE' 부분을 포함하는 ’UNIVERSITY OF CAMBRIDGE'라는 상표가 선등록상표인 비교상표 1에도 불구하고 상표로 등록된 점에 비추어 보더라도 그 식별력을 인정할 수 없다.

(2) 이 사건 등록상표와 비교상표들은 그 전체적인 외관이 상이하고, 호칭 및 관념에서도 식별력이 없는 위 ‘CAMBRIDGE' 부분을 제외한 나머지 부분을 대비하면 그 요부가 서로 다르므로, 양 상표들은 전체적으로 유사하지 않은 상표이다.

(3) 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호는 양 상표가 서로 동일 또는 유사하여 수요자가 오인ㆍ혼동을 할 가능성이 있음을 전제로 하는 것이나, 이 사건 등록상표와 비교상표들이 서로 유사하지 아니한 이상 이 사건 등록상표는 그 주지ㆍ저명성에 관하여 살펴볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호에 해당하지 않는다.

(4) 원고가 제출한 증거들만으로는 비교상표들이 주지ㆍ저명하다는 점을 인정하기 부족하다.

3.  이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단 

가.  이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

(1) 이 사건 등록상표와 비교상표 1의 유사 여부

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관·호칭·관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭·관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다( 대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후815 판결).

이 사건 등록상표와 비교상표 1의 외관을 살펴보면, 이 사건 등록상표는 ‘UNIVERSITY OF CAMBRIDGE'라는 영문자가 결합하여 구성된 상표이고, 비교상표 1은 ’CAMBRIDGE MEMBERS'라는 영문자와 원형에 유사한 형상의 도형 및 ‘캠브리지 멤버스’라는 한글이 상하로 순차 결합하여 구성된 상표로서, 양 상표의 전체적인 외관은 상이하다.

양 상표의 호칭 및 관념에 대하여 보건대, 비교상표 1의 도형 부분은 특별한 호칭이나 관념을 가진다고 볼 수 없으므로 비교상표 1은 도형 부분을 제외한 나머지 문자 부분만으로 분리되어 호칭·관념될 것이고, 한편 이 사건 등록상표는 ‘UNIVERSITY'와 ’OF‘ 및 'CAMBRIDGE'의 결합으로, 비교상표 1의 문자 부분은 ’CAMBRIDGE'와 'MEMBERS' 및 그 한글음인 ‘캠브리지’와 ‘멤버스’의 결합으로 각 구성되어 있는바, 위 문자 부분의 구성부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 만한 사정이 없고 또한 그러한 결합으로 인하여 특별한 관념을 형성하는 것도 아니므로 양 상표는 위 문자 부분의 구성부분만으로 분리되어 호칭·관념될 수 있다고 할 것이고, 다른 특별한 사정이 없는 한 만일 양 상표가 ‘CAMBRIDGE' 부분만으로 분리되어 호칭·관념될 경우 양 상표는 그 호칭 및 관념이 동일하다.

피고는 양 상표에 공통으로 포함된 'CAMBRIDGE' 부분이 현저한 지리적 명칭이므로 식별력이 없어 요부가 될 수 없다고 주장하므로 살피건대, 영문자 'CAMBRIDGE'는 “영국 남동부의 도시, (그 도시의) CAMBRIDGE 대학”을 뜻하는 단어인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있기는 하나, 한편 갑 4호증의 1, 2, 갑 5 내지 8호증, 갑 9호증의 1, 2, 갑 10, 11호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1977. 3. 21.부터 자신이 제조, 판매하는 신사복에 ‘캠브리지(CAMBRIDGE)’라는 상표를 사용하기 시작하였고, 1987. 9. 11.부터는 신사복, 양복바지 등 남성의류에 ‘캠브리지 멤버스(CAMBRIDGE MEMBERS)'라는 상표를 사용하기 시작하였으며, 1994. 1. 25. 위 ‘캠브리지 멤버스(CAMBRIDGE MEMBERS)'라는 문자를 포함하여 구성한 비교상표 1에 대하여 상표등록출원을 하여 1995. 6. 30. 원고 명의로 상표등록을 마친 후 이를 신사복, 캐주얼의류 등에 현재까지 사용하여 온 사실, 원고는 1977. 3. 21. 위 ‘캠브리지(CAMBRIDGE)’라는 상표를 사용하기 시작하면서부터 그 상표를 사용한 제품에 대하여 지속적으로 광고를 하여 왔고, 비교상표 1의 홍보를 위하여 1998년경에는 약 6억원을, 1999년 및 2000년경에는 각각 약 13억원을 광고비로 지출한 사실, 컨슈머뉴스가 1999. 10. 18부터 11. 17.까지 실시한 ‘99 글로벌 소비자 선호대상’ 설문조사 결과 남성정장 부문에서 비교상표 1을 부착한 제품이 대상으로 선정되었고, 한국섬유경제신문이 1999. 11. 20.부터 같은 달 25.까지 실시한 ‘26-37세 남성소비자의 구매행동 조사’에서 현재 보유하고 있는 남성복 브랜드, 자주 입는 남성복 브랜드, 구매희망 남성복 브랜드 부문에서 모두 비교상표 1이 1위로 선정되었으며, 한국리서치가 1999. 12. 17. 실시한 ‘99 소비자 주권 대상’ 조사 결과 비교상표 1을 부착한 제품이 갤럭시, 맨스타 등 다른 상표들보다 고객만족도가 높고 이미지가 좋은 것으로 나타나는 등 비교상표 1 및 그 약칭인 ‘캠브리지(CAMBRIDGE)'는 국내 남성 의류 시장에서의 인지도, 시장점유율 등에서 선두권을 유지하고 있는 사실을 각 인정할 수 있고 달리 반증이 없고, 상표법 제6조 제2항에 의하면 원칙적으로 식별력이 없는 표장에 대하여도 사용에 의한 식별력을 인정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 비교상표 1 및 그 약칭인 ‘캠브리지(CAMBRIDGE)'는 원고에 의하여 오랫동안 꾸준히 사용되어 옴으로써 거래자나 일반 수요자들 사이에 원고가 제조ㆍ판매하는 신사복 등 남성 의류 상품을 표시하는 상표로 널리 인식된 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표 및 비교상표 1에 공통으로 포함된 'CAMBRIDGE' 부분이 그 지정상품에 대한 관계에서 현저한 지리적 명칭이라는 이유만으로 식별력이 없다고 볼 수 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

피고는 다시 이 사건 등록상표의 출원 당시 시행되고 있던 구 상표법상 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 대하여는 사용에 의한 식별력이 인정되고 있지 아니하였으므로 이 사건 등록상표 및 비교상표 1의 일부 구성인 'CAMBRIDGE'의 식별력이 인정될 수 없다고 주장하나, 피고의 주장과 같이 식별력의 취득과 등록요건은 동일한 개념으로서 상표법 제6조 제2항의 개정에 의하여 그 이후에 출원되는 상표에 한하여 현저한 지리적 명칭에 해당하는 상표도 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있게 된 것이라고 해석하게 되면, 비교상표 1처럼 출원당시 적법하게 등록된 상표가 등록무효로 되지 아니함에도 불구하고 유사상표에 의한 권리침해를 막을 수 없게 되고, 구 상표법 시대부터 수십년간 사용되어 온 상표는 상표법의 개정 전에는 식별력조차 취득할 수 없는 반면 상표법의 개정 이후에 비로소 사용하기 시작한 상표는 식별력을 취득할 수 있게 되는 불합리가 발생하는 점, 상표법 제6조 제2항에는 제6조 제1항 제1호, 제2호의 상표에 대하여는 사용에 의한 식별력 취득 규정을 두고 있지 않으나 이들 상표에 대하여도 사용에 의한 식별력 취득이 인정되고 있는 점, 구 상표법 하에서는 현저한 지리적 명칭에 해당하는 상표가 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에도 등록을 받을 수 없는 불합리가 있었기 때문에 이러한 입법적 불비를 해소하기 위하여 상표법 제6조 제2항을 개정하게 된 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 구 상표법상 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 대하여는 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 이유로 한 상표등록이 허용되고 있지 아니하였다고 하더라도, 이는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표가 비록 사용에 의하여 수요자들 사이에 현저하게 인식되더라도 구 상표법상 상표로 등록될 수 없는 것에 불과할 뿐 사용에 의한 식별력의 취득 자체를 부정하는 것은 아니므로, 위 주장도 이유 없다.

(2) 이 사건 등록상표와 비교상표 1의 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표 및 비교상표 1의 지정상품은 모두 의류, 신발, 모자 등 의복류 및 그에 직접 관련된 장식 용품들로서 그 용도, 품질, 생산자, 판매경로 및 소비자의 범위를 같이 하고 있으므로 양 상표의 지정상품은 서로 동일 또는 유사하다.

(3) 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표인 비교상표 1과 호칭 및 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 지정상품의 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로 양 상표는 서로 유사한 상표에 해당하고, 그 지정상품 역시 서로 동일 또는 유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

다.  소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 이상 나머지 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호에 해당하는지 여부에 관하여는 나아가 살필 것도 없이 상표로서 등록될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

4.  결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.