대법원 1999. 8. 20. 선고 99후567 판결

[1] 상표 "Gerolamo＋Uomo"와 "L'UOMO" 또는"UOMO"의 유사 여부(적극)

[2] 'UOMO'라는 표장이 상표출원 당시 의류 제품의 용도 표시 또는 관용표장 등에 해당되어 식별력이 없거나 부족하게 되었다고 볼 수 없다고 본 사례

[1] 등록상표 "Gerolamo＋Uomo"는 'Gerolamo'와 'Uomo'의 두 개의 영문자가 일련불가분적으로 구성되지 아니하여 이를 분리 관찰할 수 있어 위 두 개의 영문자는 등록상표의 각 요부가 되고, 간이신속함을 요구하는 거래사회의 경향에 따라 그 요부의 하나인 'Uomo'만으로 약칭되고 인식될 경우, 인용상표 "L'UOMO" 또는"UOMO"와 외관 및 호칭에 있어 거의 동일하거나 극히 유사하여 양 상표들은 유사한 상표라 할 것이다.

[2] 'UOMO'라는 표장이 상표출원 당시 의류 제품의 용도 표시 또는 관용표장 등에 해당되어 식별력이 없거나 부족하게 되었다고 볼 수 없다고 본 사례.

[1]

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호

,

제71조 제1항 제1호

[2]

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제2호

, 제3호

[1]

대법원 1997. 3. 11. 선고 96후795 판결(공1997상, 1108),

대법원 1998. 5. 29. 선고 97후1450 판결(공1998하, 1770),

대법원 1999. 7. 9. 선고 99후529 판결(공1999하, 1631)

주식회사 제롤라모 (소송대리인 변리사 정문영)

주식회사 크레송 (소송대리인 변리사 김종윤 외 1인)

특허법원 1999. 1. 28. 선고 98허5619 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.

상고이유를 판단한다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록상표(등록번호 생략)와 그 출원 전에 등록된 인용상표들을 대비 판단하여, 이 사건 등록상표는 'Gerolamo'와 'Uomo'의 두 개의 영문자가 일련불가분적으로 구성되지 아니하여 이를 분리 관찰될 수 있어 위 두 개의 영문자는 이 사건 등록상표의 각 요부가 되고, 간이신속함을 요구하는 거래사회의 경향에 따라 그 요부의 하나인 'Uomo'만으로 약칭되고 인식될 경우, 인용상표들과 외관 및 호칭에 있어 거의 동일하거나 극히 유사하여 양 상표들은 유사한 상표이고, 또 양 상표들의 각 지정상품도 서로 유사하므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호의 규정에 위반되어 등록된 상표로서 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효라고 판단하고, 이어서 그 증거를 종합하여, 위 'Uomo'는 '사람, 남성' 등의 뜻을 가진 이탈리아어인 사실, 1992.과 1993.에 이탈리아에서 'L'UOMO VOGUE', 'BAZZAR UOMO', 'MONDO UOMO'라는 이름의 의류 등 패션제품에 관한 잡지가 발행되었으며, 위 각 잡지에 "UOMO"나 "L'UOMO" 표장이 포함된 상표들이 광고된 사실, 국내에서는 월간 잡지 '섬유저널' 1990. 1.호에 "KRIZIA UOMO"라는 상표가 부착된 수입의류를 판매하는 매장이 청담동, 역삼동, 부산에 1989. 개장되었다는 기사가 게재되었고, 그 후 1995. 3.호까지 모두 5회에 걸쳐 위 월간잡지 '섬유저널'에 위 "UOMO" 표장이 소개되거나 광고기사 등이 게재된 사실 및 상품류구분 제45류에 속하는 상품에 관하여 1989. "GENTILUOMO, 젠틸우모" 상표, "Victt-oriouomo" 상표, 1993. "MONDOUOMO" 상표가 각 등록된 사실을 인정한 다음, 위 'UOMO'가 이탈리아에서는 '남성' 등의 의미를 가지는 단어로서 의류 제품과 관련하여서는 용도 표시를 나타내는 식별력이 없는 단어라 할 수 있으나, 우리 나라에서는 이탈리아어의 보급수준을 감안할 때 의류 제품의 일반 수요자나 거래자들이 위와 같은 'UOMO'의 관념을 직감할 수 있다고 보여지지 아니하고, 또 '섬유저널' 잡지에 수차례에 걸쳐 위 "UOMO" 표장이 사용된 기사가 게재된 사실과 상품류구분 제45류에 속하는 상품에 관하여 위 "UOMO" 표장이 포함된 상표가 3건 등록된 사실만으로는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 우리 나라의 일반 수요자나 거래자들이 위 "UOMO" 표장을 '남성복'을 의미하는 부기적 표장으로 이해하고 있었다고 인정하기에 부족하며, 오히려 피고는 "L'UOMO(워모)" 상표에 대하여 월간중앙, 신동아, 직장인, 시사저널 등 잡지 및 언론매체에 전면광고를 하면서 1988.부터 이 사건 등록상표의 출원일인 1994. 1. 25.경까지 합계 금 585,502,000원 상당의 광고비를 지출하였고 그 후 현재에 이르기까지 매년 평균 약 200,000,000원 정도의 광고비를 지출하고 있는 사실, 피고는 위 "L'UOMO(워모)" 상표가 사용되는 상품의 카탈로그를 1990.부터 발행하여 왔고, 또 인용상표들이 부착된 상품의 매출액이 1991.에는 금 5,076,000,000원, 1992.에는 금 5,910,000,000원, 1993.에는 금 7,262,000,000원, 1994.에는 금 8,434,000,000원에 이르러 피고의 주력 상품이 된 사실, 피고는 인용상표들과 유사한 상표에 대하여 상표출원공고에 대한 이의신청, 침해중지의 경고장 발송, 상표등록무효심판의 청구를 통하여 상표 희석화 방지를 위한 노력을 해 온 사실, 특허청은 1988.부터 1998.에 이르기까지 상품류구분 제45류에 있어서 피고가 아닌 자에 의하여 출원된 "UOMO"가 포함된 상표 출원 18건에 대하여 상표등록을 거절한 사실이 인정된다 하여, 그 인정 사실에 비추어 위 "L'UOMO" 또는 "UOMO" 표장은 일반 수요자에게 피고의 상품을 표창하는 상표로 어느 정도 인식되어져 있다고 볼 수 있을 지언정, 위 "UOMO" 표장이 이 사건 등록상표의 출원 당시 의류 제품의 용도 표시 또는 관용표장 등에 해당되어 식별력이 없거나 부족하게 되었다고 볼 수 없다는 취지로 판시하였다.

기록에 의하여 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 지적하는 바와 같은 상표 유사 여부 판단에 관한 법리오해의 위법이 없다.

상고이유는 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.