대법원 2000. 7. 4. 선고 97후2194 판결

대웅제약 주식회사 (소송대리인 변리사 윤동열 외 1인)

바이엘 아크티엔 게젤샤프트 (소송대리인 변호사 이재후 외 3인)

특허청 1997. 5. 31.자 95항당229 심결

원심심결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다. 

{이는, 일반식(II)에서 A가 CR3이고, R3이 할로겐 특히 불소(F)이며, B가 C-H이고, X가 할로겐 특히 Cl이며, R이 수소인 경우의 출발물질인 1-사이클로프로필-7-클로로-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산을, 일반식(III)에서 R1 및 R2가 이들이 부착되어 있는 NR4와 함께 6원환을 형성하며, R4가 수소인 경우의 반응물질인 피페라진과 반응시켜 목적물질인 일반식(I)의 1-사이클로프로필-7-(1-피페라지닐)-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산(즉, 사이프로플루옥사신)을 제조하는 것임}

나아가 이 사건 특허발명과 (가)호 발명을 대비하여 보면, 양 발명은 다 같이 동일한 출발물질("1-사이클로프로필-7-클로로-6플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카복실산")을 사용하고 동일한 반응물질(피페라진)을 위 출발물질의 C-7 위치에 반응시켜 동일한 목적물질(사이프로플루옥사신)을 얻는 기술적 구성으로 이루어져 있고, 다만 이 사건 특허발명은 출발물질에 직접 피페라진을 반응시켜 목적물질을 얻는 것임에 비하여, (가)호 발명은 출발물질에 알루미늄클로라이드{AlCl3, (가)호 발명의 설명서에는 '염화알루미늄'이라고 기재되어 있다}를 반응시켜 중간체를 얻고 이 중간체에 피페라진을 반응시켜 목적물질을 얻는다는 점에서 구성의 차이가 있음을 알 수 있다고 하겠다.

이와 같이 양 발명의 출발물질과 목적물질이 동일하고 그 기술적 구성도 중간체의 구성을 부가하였다는 점 외에는 차이가 없다면, 양 발명이 상이하다고 하기 위해서는 위 중간체 형성의 부가공정에 의한 작용효과상의 우월성이 입증되어야 하는바, 심판청구인은 (가)호 발명에서 중간체를 형성하는데 사용되는 알루미늄클로라이드는 출발물질의 C-3 위치의 보호기로 사용된 것이 아니라 산 촉매(acid catalyst)로 작용하여, 이에 의하여 전자당김 공명효과가 생겨 C-7 위치에서의 화학반응을 활성화시켜 줌으로써 목적물질의 수율을 향상시키며 반응조건을 보다 온화한 조건으로 만드는 등의 작용효과가 있다고 주장하므로 이를 차례로 검토해 보기로 한다.

먼저 (가)호 발명에서 위 알루미늄클로라이드가 산 촉매로 작용한다고 인정할 만한 자료를 기록상 찾아볼 수 없을 뿐더러, 전자당김 공명효과에 대하여 보면, 갑 제11, 12호증은 그 기재에 의하여 전자당김 공명효과가 인정되는 화합물이 (가)호 발명의 화합물과 상이할 뿐만 아니라, 보호기로부터 영향을 받는 치환기의 위치가 (가)호 발명의 경우가 더 멀다는 점 등에 비추어 볼 때 위 증거들만으로는 (가)호 발명에 전자당김 공명효과가 있다고 단정할 수 없고 달리 기록상 이를 인정할 만한 자료가 없으며, 한편 하나의 화합물 내에 여러 개의 관능기가 있는 경우, 어느 특정한 관능기만을 선택적으로 반응시키고자 할 때에는 다른 관능기를 보호기에 의해 일시 반응으로부터 차단시킨 다음 그 특정한 관능기에서의 반응이 완료되었을 때 위 보호기에 의해 보호된 관능기를 원상회복시키는 공정은 이 사건과 같은 유기합성 분야에서 널리 알려진 관용기술이라 할 것인데, 피심판청구인이 주장하는 전자당김 공명효과라는 것은 위 관용기술을 사용할 때 통상 얻을 수 있는 정도의 효과, 즉 위 알루미늄클로라이드가 중간체를 형성하여 원치 않는 반응부위(C-3 위치)에서의 반응을 줄이고, 원하는 반응부위(C-7 위치)에서의 주반응이 보다 선택적이고 용이하게 일어나게 하여 화학반응을 활성화시켜 주는 보호기의 효과와 다를 바가 없는 것으로 보일 뿐만 아니라, 양 발명의 수율도, 피심판청구인이 주장하는 바와 같이 이 사건 특허발명은 71.9%이고 (가)호 발명은 82.7%라는 근거를 기록상 찾아볼 수 없으며, 나아가 양 발명의 용매, 온도, 시간 등의 반응조건 역시, 이 사건 특허발명의 청구범위에 그에 대한 아무런 한정사항이 기재되어 있지 아니한 이상, 이 사건 특허발명은 이에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 반응조건을 임의로 적절하게 선택하여 실시할 수 있는 것으로 보아야 할 것이므로, (가)호 발명이 반응조건을 보다 온화하게 한다는 점을 들어 양 발명의 작용효과상의 차이로 비교하는 것은 적절하지 못하다고 할 것이다.

결국 (가)호 발명은 그 출발물질, 반응물질(피페라진) 및 목적물질이 이 사건 특허발명과 동일하고 그 제조방법도 반응물질인 피페라진을 출발물질의 C-7 위치에 결합시켜 목적물질을 만드는 이 사건 특허발명의 주반응의 반응기전(Reaction Mechanism)을 그대로 이용한다는 점에서 그 기술적 사상과 핵심적인 구성이 동일하며, 다만 (가)호 발명이 출발물질에 알루미늄클로라이드를 반응시켜 중간체를 거치는 구성을 부가한 차이가 있기는 하지만, 이 부가공정은 이 사건 양 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 주지된 관용기술(보호기의 사용)에 의하여 용이하게 부가시킬 수 있는 공정에 불과하다고 보여지고, 그 작용효과 역시 주지된 관용기술을 부가함으로 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어려우므로, (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없어 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다.

그리고 기록에 의하면, 출발물질에 알루미늄클로라이드 등을 반응시켜 중간체를 제조하는 방법과, 중간체를 출발물질로 하여 피페라진을 반응시켜 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법이 각각 특허[(특허등록번호 2 생략) 및 (특허등록번호 3 생략)]를 받은 사실이 인정되나, 이러한 제조방법들이 특허를 받았다 하여 이와 동일하지 아니한 (가)호 발명이 이 사건 특허발명과 상이하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 볼 수는 없다.

그럼에도 불구하고 원심이 별다른 근거 없이 양 발명은 중간체를 거치는지 여부의 제조공정상의 차이로 인하여 그 작용효과가 상이하다는 이유로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 상이하여 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였으니, 원심심결에는 특허의 권리범위 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 따라서 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.